무권리자 발명과 그와 관련된 핵심 쟁점

가. 서언

무권리자 발명은 특허법의 핵심인 발명자의 보호를 위하여 진정한 발명자를 보호하기 위한 것으로서, 타인이 발명한 기술을 악의(惡意) 및 선의(善意)로 탈취하여 출원 및 등록된 것을 말한다. 특허법 제33조제1항 본문에서 “발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.”라고 규정하고, 발명자가 아닌 자로서 승계인이 아닌 자, 즉 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자(이하 ‘무권리자’라 합니다)가 출원한 경우에는 특허를 받지 못하도록 하고 있다. 또한, 무권리자가 출원하여 등록받은 권리는 특허법 제133조 제1항 제2호로 별도로 규정하여 무효심판에 의하여 그 특허권을 무효시킬 수 있는 보호장치를 두고 있다.

무권리자와 함께 대두되는 것인 공동발명 규정이다. 공동발명은 2명 이상의 공동으로 발명한 경우에는 특허법제44조에서 ‘특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.’라는 강행규정을 두고 있으며, 동법 제33조제2항에서도 ‘2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.’라고 규정하고 있다.

양 규정 모두가 진정한 발명자(들)을 보호하는 강행규정이고, 권리획득 전후에 형성되는 재산권(특허를 받을 수 있는 권리, 특허권)의 부당한 침해를 방지하기 위한 것이고, 이를 무효사유로 나열하여 침해발생시 그 구제를 법제화하고 있다.

이에, 무권리자 발명에 대한 출원 및 심판단계에서의 이슈와 법적해석, 판례에 근거한 요건 등에 대하여 검토해 보기로 한다.

나. 무권리자 발명에 대하여

1) 발명을 한 사람 또는 정당한 승계인은 특허법에서 근거한 특허를 받을 수 있는 권릴 가지며, 이를 통칭하여 ‘정당권리자’라고 한다. 이와 반대로, 진정한 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌자를 무권리자(혹은 모인자)라고 하고, 무권리자가 출원한 권리를 ‘무권리자 출원’ 또는 ‘모인출원’이라고 한다. 이러한 무권리자 출원에 대해서는 특허법제62조제2호에 의거하여 특허거절결정 사유가 되며, 이를 간과하여 등록된 경우에는 특허법 제133조 제1항 제2호에 의거하여 특허무효사유가 된다.

2) 유형

➀ 惡意의 무권리자(모인자) : 진정한 발명자(정당권리자)의 의사에 반하여, 사기, 강박, 산업스파이 등의 부정한 방법으로 해당 발명을 모인한 자(冒認者)로서, 정당 권리자 모르게 제3자가 무단으로 출원하는 경우 및 정당한 권리자의 출원 후에 제3자가 서류를 위조하여 무단으로 출원인 명의변경을 하는 경우에 해당됩니다. 이러한 경우에는 향후, 손해배상, 절도죄, 문서위조, 거짓행위의 죄 등의 법적 책임을 지게 된다.

➁ 善意의 무권리자 : 위 악의의 무권리자를 정당권리자로 신뢰하고, 그로부터 해당발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 양도받은 승계인으로서, 정당한 권리자와 승계인 사이의 출원인 명의변경 약정에 하자가 있어 특허 받을 수 있는 권리를 승계한 자의 출원이 결과적으로 무권리자 출원으로 되는 것입니다. 선의의 무권리자는 특허권이 설정된 후 정당권리자에게 특허법 제99조의2에 근거한 ‘특허권 이전청구’에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권(특허법 제103의2), 중용권(특허법 제104조)으로 선의의 무권리자를 구제하고 있다.

3) 무권리자 특허의 무효심판시 청구인 적격으로서 이해관계인 검토

무권리자 출원으로 거절되어야 함에도 불구하고 등록된 경우에는 특허법 제133조 제1항 제2호에 의하여 무효심판 대상이 된다.

이때, 무효심판 청구인 적격으로서 이해관계인은 2016. 02. 29자 설정등록 기준으로 달리 적용된다.

위의 특허법 제133조 제1항 제2호 관련하여 신구법은 아래와 같다.

➀ 구특허법(2016.02.29. 법률 제14035호 개정 전) 제133조 제1항 제2호

구 특허법 제133조 제1항에서 정한 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 특허권의 존부에 말미암아 직접 또는 간접적으로 불이익을 받을 염려가 있는 사람으로 통칭된다. 대법원 판례(2007후1022판결)에서도 ‘특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 자도 포함된다.’라고 판시하고 있다.

즉, 구 특허법제33조제1항 제2호의 무권리자 특허에 대한 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 상기 판례와 같이 다른 무효사유가 있어 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인과 동일한 것으로서, 정당권리자만 무효심판을 청구할 수 있는 것은 아니다.

➁ 현행특허법(2016.02.29. 법률 제14035호 개정 전) 제133조 제1항 제2호

2016. 2. 29 법률 제14035호로서 개정된 특허법 제133조 제1항 제2호에서는, 구특허법과 달리, 무권리자의 특허출원이 등록되어 무효심판을 청구할 경우에 이해관계인을 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’로 명시하여, 정당권리자만 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인으로 제한하였다. 이는 신설된 특허권 제99조의2 특허권 이전청구 제도의 취지인 정당권리자의 편의를 도모하기 위해서는 정당권리자만 무효심판 청구 실익이 있고, 정당권리자가 아닌 다른 이해관계인에 의한 무효심판 실익이 없기 때문이다.

4) 무권리자 출원이 개량되어 등록받은 경우에 대한 문제

무권리자가 모인하여 출원하면서, 정당한 발명자의 발명내용을 일부 변경·개량한 경우에도 무권리자 발명에 해당되는지 여부가 문제가 된다.

종래 대법원 판례에서는 정당권리자가 작성한 발명을 넘겨받은 사실은 인정하지만, 무권리자가 개량 및 변경하여 정당권리자 발명과 동일하지 않은 사안에서, 구성과 효과의 차이가 있다고 인정하여 모인출원에 해당되지 않는다고 판시하였다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218)

그러나, 최근 대법원 판례(2009후2463)에서는, ‘발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가ㆍ삭제ㆍ변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다.’라고 판시하고 있다. 즉, 무권리자 판단기준을 ➀ 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였는지 여부, ➁ 변경이 그 기술분야에서 통상의 기술지가 보통으로 채용하는 정도의 부가·삭제·변경 범주에 해당되어, 이러한 변경 등에 의하여 작용효과의 특별한 차이가 발생되는지 여부에 따라 판단하여, 무권리자 특허의 해당여부를 판단하도록 하고 있다.

5) 모인발명이 진정한 발명자의 발명에 비하여 개량되거나 변경된 경우

모인대상발명이 다른 구성요소 등을 채택하는 등의 발명자의 발명과 기술적으로 상이하게 된 경우에 모인발명으로 인정되는 지 여부가 문제된다.

대법원(2009후2463)에서는 ‘무권리자가 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가ㆍ삭제ㆍ변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다.’라고 판시하면서, 변경된 부분이 통상적인 창작범위로서, 특별한 효과적 차이가 없어 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않는 경우에는 모인발명으로 인정하고 있다.

특허법원(2014허2900)도 ‘모인대상발명이 최초 아이디어와 다른 구성요소를 채택하였다 하더라도, 최초 아이디어가 목표로 삼았던 기술사상의 범주를 크게 벗어나지 않는다면 모인출원에 해당된다.’라고 판시하여 최초 아이디어의 기술사상의 범주를 그 판단기준으로 제시하고 있으며, 모인출원으로 인정되기 위해서는 모인대상이 되는 발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적 동일성이 인정되어야 한다(특허법원 2011. 6. 22. 선고 2010허5574판결)를 재확인하였다.

6) 모인출원에 대한 입증 책임

특허법원은 모인출원에 대한 다툼에서 입증책임에 관하여 ‘무권리자의 특허출원이 문제된 경우, 특히 이 사건과 같이 이 사건 특허발명이 모인대상발명의 기술을 그대로 도용한 것인지 여부가 쟁점으로 되는 경우에는, 무효심 판 청구인은 적어도 모인대상발명의 주요 기술 또는 주요 기술사상이 이 사건 특허발명 의 필수 구성이나 그에 대응되는 구성과 실질적으로 동일하다는 점에 대해 입증할 책임을 부담하고, 이에 대해 특허권자는 자신이 정당한 발명자인지 여부 또는 정당한 승계인인지 여부에 대해 입증책임을 부담한다고 할 것이다.’라고 판시하여, 청구인은 모인대상발명의 주요 기술이 특허발명의 필수구성과 동일하다는 점에 대해 입증 책임을 부담하고, 특허권자는 자신이 정당한 발명자인지 여부에 대한 입증책임을 부담하도록 하고 있다.

다. 결어

본 논단에서는 무권리자 출원에 대한 일반적인 내용과, 이에 따른 무효심판 청구시 이해관계 존부여부를 2016. 02. 29자 설정등록 전후에 따라 달라진 기준을 살펴본 후, 실질적으로 모인출원에 대한 일반적인 판단기준의 판례 변경내용과 입증책임의 부담에 대해 간단히 살펴보았다.