전 문

원고 주식회사 

소송대리인 변리사 정창수 

피고 주식회사 

소송대리인 법무법인(유한) 화우 

담당변호사 이창우 

변론 종결 2015. 3. 12. 

판결 선고 2015. 3. 26 

주 문 

1. 특허심판원이 2014. 9. 29. 2013당1058호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 

2. 소송비용은 피고가 부담한다. 

청구 취지 

주문과 같다. 

이 유 

1. 기초사실 

가. 이 사건 등록상표 

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2010. 9. 3./ 2012. 8. 16./ 제930908호 

2) 구성 

3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 비의료용 X-선사진, 내려받기 가능한 전자음악,레코드판, 메트로놈(Metronomes), 수동축음기, 음반, 음악이 녹음된 컴팩트디스크, 음악이 녹음된 테이프, 음악이 수록된 전자매체, 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 음악이아닌 것이 수록된 전자매체(컴퓨터 소프트웨어는 제외), 자기식 ID카드, 자기식 열쇠카드, 자기식 전철표, 자기식 전화카드, 자기식 카드, 자기식 크레디트카드, 자기식(磁氣式) 신분카드, 노광(露光)된 X-선필름, 노광(露光)된 슬라이드필름, 노광(露光)된 영화필름, 노광(露光)된 필름, 만화영화, 슬라이드필름, 내려받기 가능한 전자 출판물, 내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 전자신문, 내려받기 가능한 전자학습지 

4) 상표권자 : 피고 

나. 선출원상표, 선출원서비스표 

1) 선출원상표 

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2009. 6. 30./ 2010. 10. 7. / 제838697호 

나) 구성 

다) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 서적, 서적커버용지, 학교용 습자 서적 

라) 상표권자 : 원고 

2) 선출원서비스표 

가) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2008. 10. 22./ 2009. 10. 22./ 제191034호 

나) 구성 

다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제41류의 서적출판업, 영어학원경영업, 통신강좌업, 개인교수업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 교육지도업, 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직업, 유치원경영업, 유학알선업 

라) 서비스표권자 : 원고 

다. 이 사건 심결의 경위 

1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 “이 사건 등록상표는 지정상품 중 ‘내려받기가능한 전자 출판물, 내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 전자신문, 내려받기가능한 전자학습지’(이하 ‘이 사건 각 지정상품’이라 한다)에 대하여, 선출원상표ㆍ선출원서비스표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2013당1058호로 심리한 다음 2014. 9. 29.“이 사건 등록상표는 선출원상표 및 선출원서비스표와 표장이 유사하지 아니하므로, 상표법 제8조 제1항 의 규정에 해당하지 않는다.”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 

2. 당사자들의 주장 

가. 원고 주장의 요지 

1) 선출원상표ㆍ선출원서비스표의 구성 중 ‘스쿨’ 부분은 식별력이 없어, 선출원상표ㆍ선출원서비스표의 요부는 ‘시원’이라고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 선출원상표 또는 선출원서비스표와 호칭ㆍ관념이 유사하다. 

2) 이 사건 각 지정상품은 선출원상표의 지정상품 중 서적 또는 선출원서비스표의 지정서비스업 중 서적출판업과 각 유사하다. 

3) 따라서, 이 사건 등록상표는 이 사건 각 지정상품에 대하여 선출원상표 또는 선출원서비스표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다. 

나. 피고 주장의 요지 

1) 선출원상표 ‘시원스쿨’과 선출원서비스표 ‘시원스쿨’은 비교적 짧은 4음절의 한글로 구성되어 있고, 띄어쓰기 없이 일련의 불가분적으로 결합된 표장이며, 구성 중 ‘스쿨’ 부분은 학습 서적이 아닌 서적에 대하여는 식별력이 있고, 거래사회에서 전체로서사용되고 있으므로, ‘시원’만으로 호칭되거나 관념되는 것이 아니라 ‘시원스쿨’ 전체로호칭ㆍ관념된다. 따라서, 전체관찰에 따라 선출원상표와 선출원서비스표를 이 사건 등록상표와 대비하면 외관ㆍ호칭ㆍ관념이 서로 달라 유사하지 않다. 

2) 설령, 선출원상표ㆍ선출원서비스표와 이 사건 등록상표 사이에 일반적ㆍ추상적출처 혼동의 염려가 있다고 하더라도, 이 사건 등록상표는 수요자들에게 가수의 이름으로 널리 알려져 있으므로, 구체적 출처 혼동의 염려가 있다고 보기 어렵다. 

3) 따라서, 이 사건 등록상표는 이 사건 각 지정상품에 대하여 선출원상표ㆍ선출원서비스표와의 관계에서 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제8조 제1항 에 해당하지 않는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다. 

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제1항 에 해당하는지 여부 

먼저, 이 사건 등록상표가 선출원상표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항 에 해당하는지에 관하여 보기로 한다. 

가. 표장의 대비 

1) 판단에 필요한 법리 

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의하여 생기는 외관ㆍ호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다. 하지만, 문자들의 결합상태 등에 따라 ‘독립하여 자타 상품의 식별력을 가진구성의 일부’ 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의하여 생기는 외관ㆍ호칭 또는 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 결합상표가 식별력 있는 문자 부분과 식별력이 없거나 미약한 문자 부분으로 이루어진 경우에는 식별력 있는 문자 부분을 분리내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되었다는 사정 등이 없는 한 그 중 식별력 있는 문자 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 해야 할 것이다. 나아가 어느 문자 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 ‘식별력있는 요부’에 해당한다고 볼 수 없다( 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 , 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후2964 판결 등 참조). 

2) 판단 

선출원상표의 지정상품 중 ’서적‘과 관련하여 수요자들은 ’시원‘과 ’스쿨‘이 결합되어 구성된 것임을 쉽게 직감할 수 있을 것으로 보인다. 그런데, 선출원상표의 구성 중‘시원’ 부분은 ‘사물, 현상 따위가 시작되는 처음’, ‘시원하다의 어근’ 등 다양한 의미가있는 단어로서, 이 사건 등록상표의 등록결정 시 선출원상표의 지정상품 중 ‘서적’과관련한 거래계에서 일반적으로 사용되고 있거나 상품의 품질ㆍ용도 등을 연상시키지도아니할 뿐 아니라 표장의 앞부분에 위치하여 지배적인 인상을 준다고 할 것이고, 또한 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정도 보이지 않으므로, 충분히 식별력이 있다. 반면, 선출원상표의 구성 중 ‘스쿨’ 부분은 수요자들에게 선출원상표의 지정상품 중 ‘서적’과 관련하여 지정상품의 용도 등을 표시하는 것으로 쉽게 인식될 수 있으므로, 식별력이 없거나 미약하다. 

이와 같이 표장의 앞부분에 위치하여 지배적인 인상을 주는 ‘시원’ 부분이 뒷부분에 위치한 ‘스쿨’ 부분에 비하여 식별력이 강한 선출원상표의 경우, 을 제1 내지 3, 5호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상만으로는 선출원상표에서 ‘시원’을 요부로분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 선출원상표의 문자들이 불가분적으로 결합되어 있다거나 거래실정상 선출원상표가 항상 전체문자로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다(원ㆍ피고가 변론종결 이후 제출한 참고자료를 감안하더라도 마찬가지이다). 

선출원상표는 ‘시원’과 ‘스쿨’의 결합으로 두 단어가 가지는 각각의 의미를 단순히합친 것 이상의 독자적인 의미를 갖거나 새로운 관념을 형성하는 것이 아니다. 

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 선출원상표가 띄어쓰기 없이 결합되어 있는 점,4음절의 비교적 짧은 음절로 이루어져 있어 전체적으로 호칭함에 있어 큰 불편이 없을 것으로 보이는 점을 감안하더라도, 선출원상표는 ‘시원스쿨’ 전체로도 거래에 놓일 수있을 뿐만 아니라 요부인 ‘시원’만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다. 

그렇다면, 선출원상표는 요부인 ‘시원’만으로 호칭ㆍ관념될 수 있는바, 이 경우 이사건 등록상표와 선출원상표는 외관ㆍ호칭ㆍ관념이 동일하여, 이 사건 등록상표와 선출원상표를 동일ㆍ유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여오인ㆍ혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 이들 표장은 서로 유사하다고 할 것이다. 

3) 구체적 출처 혼동 염려의 유무 

비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관ㆍ호칭ㆍ관념에서 서로 유사하여 일반적ㆍ추상적ㆍ정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령,성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적ㆍ전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적ㆍ개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인ㆍ혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다( 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 , 대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결 등 참조). 그러나, 구체적인거래실정을 고려하더라도 그때 고려되는 거래실정은 당해 지정상품을 둘러싼 거래실정이라고 할 것인데( 대법원 2008. 2. 28. 선고 2007후4601 판결 참조), 을 제4호증의 1,2의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, ‘시원’이 원고 소속 가수로 널리알려진 사실은 인정되나, 그러한 사정만으로는 구체적ㆍ개별적으로는 출처에 관하여오인ㆍ혼동할 염려가 없게 된다고 볼 수 없다. 

나. 지정상품의 대비 

이 사건 각 지정상품과 선출원상표의 지정상품 중 서적은 서로 유사하다(피고는 지정상품의 유사 여부에 대하여 특별히 다투고 있지 않다). 

다. 소결론 

따라서, 이 사건 등록상표는 선출원상표와 대비하여 볼 때 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제8조 제1항 에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다. 

4. 결론 

그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 하고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 나머지 주장에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

재판장 판사 한규현 판사 손천우 판사 윤주탁