특허법원 2019. 8. 23 선고 2018허9411 판결 [등록무효(상)] [각공2020상, 70]

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작성일: 2020.02.18

판시사항

참치 조리업을 하고 있는 甲과 乙 주식회사의 대표이사인 丙이 업무협약(동업)계약을 체결한 후 甲의 명칭을 사용한 “참치왕 양○○”라는 상호로 참치요리전문점을 개업하고 함께 운영하다가 동업계약 종료 후 丙이 단독으로 위참치요리전문점을 운영하면서 등록서비스표 “

”를 출원ㆍ등록받아 지점을 개설ㆍ운영하자, 甲이 丙을 상대로 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록서비스표가 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용서비스표인 위 상호와 표장 및 서비스업이 동일ㆍ유사하여, 지정서비스업에 사용될 경우 수요자로 하여금 서비스업의 출처를 오인ㆍ혼동하게 함으로써 수요자를 기만할 염려가 있으므로 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례

판결요지

참치 조리업을 하고 있는 甲과 乙 주식회사의 대표이사인 丙이 업무협약(동업)계약을 체결한 후 甲의 명칭을 사용한 “참치왕 양○○”라는 상호(이하 '선사용서비스표'라고 한다)로 참치요리전문점을 개업하고 함께 운영하다가 동업계약 종료 후 丙이 단독으로 위 참치요리전문점을 운영하면서 등록서비스표 “

”를 출원ㆍ등록받아 지점을 개설ㆍ운영하자, 甲이 丙을 상대로 등록서비스표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구한 사안이다.

비록 선사용서비스표가 참치요리전문점에서 사용된 기간은 1년 정도로 짧으나, 甲이 동업계약 이전부터 일반 공중에 대한 전파력이 높은 대중매체인 방송, 신문기사, 인터넷 블로그 등에서 생참치 해체쇼와 관련하여 '참치왕 양○○'라는 명칭을 사용해왔고, 선사용서비스표는 참치요리 분야에서 이미 상당한 정도로 알려진 甲의 명칭을 그대로 사용한 것으로, 丙이 그러한 명성을 이용하여 경제적 이익을 얻고자 동업계약을 체결한 것으로 보이는 사정 등을 종합하면, 선사용서비스표가 등록서비스표의 출원 또는 등록 당시 甲이 제공하는 참치요리 관련 서비스표로 상

당 정도 알려져 있었다고 인정되고, 등록서비스표는 선사용서비스표의 '양' 뒤에 괄호 표시로 '洋'을 부가하여 표기한 것에 불과하여 선사용서비스표와 외관이 상당히 유사하고, 양 서비스표의 호칭 및 관념이 동일하여 양 표장은 동일 또는 유사하며, 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용서비스표의 사용서비스업은 참치전문식당업 등으로 동일하거나 유사한 서비스업에 해당하므로, 등록서비스표는 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선 사용서비스표와 표장 및 서비스업이 동일ㆍ유사하여, 지정서비스업에 사용될 경우 수요자로 하여금 서비스업의 출처를 오인ㆍ혼동하게 함으로써 수요자를 기만할 염려가 있으므로 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례이다.

참조법령

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제2조 제3항(현행 제2조 제1항 제1호 참조), 제7조 제1항 제11호(현행 제34조 제1항 제12호 참조)

전 문

【원 고】 원고

(소송대리인 법무법인 청파 담당변호사 이재만 외 1인)

【피 고】 피고

(소송대리인 특허법인 남앤남 담당변호사 남상선 외 3인)

【변론종결】 2019. 7. 3.

【주 문】

특허심판원이 2018. 11. 23.자로 2017당1442호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】

주문과 같다.

【이 유】

1. 기초 사실

가. 당사자들의 관계

1) 원고는 1994년부터 현재까지 참치 조리업을 하고 있는 자이고, 피고는 주식회사 ○[2012. 2. 17. 프랜차이즈업(외식, 의류), 식품 유통업 등을 목적 사업으로 하여 주식회사 푸▼이라는 명칭으로 설립되었다가 2013. 2. 28. 회사의 명칭을 주식회사 ○으로 변경하면서 일반음식업을 목적 사업에 추가하였다]의 대표이사이다.

2) 피고는 2012. 12.경 원고에게, 피고가 자금을 부담하고 원고는 자신의 명칭과 참치조리 기술을 제공하는 방식으로 '참치왕 양○○'라는 상호의 프랜차이즈 및 유통 사업을 함께 할 것을 제안하였다. 이에 원고는 피고가 대표이사로 있는 주식회사 푸▼과 사이에 2012. 12. 1. 아래 표 기재와 같은 내용의 업무협약(동업)계약(이하 '이 사건 동업계약'이라 한다)을 체결하였다.

업무협약(동업)계약서

동업자(갑) 주식회사 푸▼

동업자(을) 원고, 소외 1

위 주식회사 푸▼을 '갑'으로 하고, 원고를 '을'로 하여 '갑'과 '을' 사이에 '참치왕 양○○'라는 상호 아래 프랜차이즈 및 유통업에 대하여 다음과 같이 업무협약(동업)계약을 체결한다.

제1조 (상호) 상호는 '참치왕 양○○'라 칭한다.

제2조 (갑의 출자의무) '갑'은 참치왕 양○○를 경영하는 데 필요한 금 3,000만 원+α원을 제공하여 출자의무가 완료되었다.

제3조 (자본금) 자본금의 총액은 금 3,000만 원+α원으로 하고, '갑'이 금액의 전액을 출자하여 동업하기로 하되, '을'은 동업 중 발생하는 이익금을 제외하고는 전부 투자(보증금+시설비) 비율의 절반을 증자하기로 한다.

제4조 (대표 등) 본 회사의 대표는 '갑'이 되고, '을'은 '갑'을 보필하여 회사를 운영하되, 항시 공동대표의 정신을 바탕으로 모든 업무를 '갑'과 '을'이 상호협의하여 처리한다.

제9조 (이익배당 등) 이익의 배당은 제세공과금과 운영경비 및 기타 영업장 본점에서 발생하는 비용 등을 공제한 나머지 이익금을 가지고 '갑'과 '을'이 공히 위 자본비율(1/2)에 의하여 분배하고 동업 중 손해발생 시 또한 같은비율로 이를 부담하여 정산하기로 한다.

제11조(결산) 결산은 1년에 1회씩 연도 말에 하고 4/4분기마다 가결산할 수 있다.

제15조(협약) '갑'과 '을'은 사업을 평생 형제처럼 함께 하기로 약속하고, 일체의 배신행위를 해서는 안 된다.

3) 원고와 피고는 이 사건 동업계약의 체결 후인 2013. 3. 무렵 군포시 (주소 생략) △△△호에서 “참치왕 양○○”라는 상호(이하 '선사용서비스표'라고 한다)로 참치요리전문점(이하 '이 사건 참치요리전문점'이라 한다)을 개업하였고, 주식회사 ○은 2013. 3. 12. 영업소 명칭을 '참치왕 양○○(본점)'로 하여 영업을 신고하였다.

4) 원고와 피고는 위 개업일부터 선사용서비스표를 사용하여 이 사건 참치요리전문점을 함께 운영하다가 2014. 4. 무렵 이 사건 동업계약을 종료하였고, 그 후 피고가 단독으로 이 사건 참치요리전문점을 운영하면서 아래 나.항 기재 등록서비스표(이하 '이 사건 등록서비스표'라고 한다)를 출원하여 등록받았으며, 이후 화성시 동탄, 서울 강서구에서 이 사건 참치요리전문점의 지점을 개설하여 운영하고 있다.

나. 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 서비스표등록번호 생략/ 2014. 5. 16./ 2015. 5. 19.

2) 구성:

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 참치전문간이식당업, 참치전문식당체인업, 참치전문레스토랑업

다. 선등록서비스표(갑 제50호증)1)

1) 구성:

2) 사용서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 레스토랑업,무도유흥주점업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 중국음식점업, 패스트푸드식당업, 한국식 유흥주점 경영업, 한식점업

3) 사용권자: 소외 2

라. 이 사건 소송의 경위

1) 원고는 2017. 5. 11. 피고를 상대로 특허심판원 2017당1442호로 “이 사건 등록서비스표는 참치식당업계에서 원고가 직접 운영하는 식당으로 오인ㆍ혼동하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 표장이므로, 구 상표법(2016. 2.29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제11호에 해당한다.”2) 라고 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 관한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 11. 23. “청구인이 제출한 증거자료들만으로는 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 등록결정 시에 국내의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 서비스표라고 인식되어 있었다거나 특정인의 서비스 출처를 나타내는 것으로 알려졌다고 단정하기 어려운 이상, 나아가 표장 및 그 지정서비스업과 사용서비스업의 동일ㆍ유사 여부에 대하여 살필 필요 없이, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

3) 이에 원고는 이 사건 심결이 위법함을 이유로 피고를 상대로 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소송을 제기하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 5, 22, 50호증, 을 제1, 5, 6호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하같다)의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

가. 구 상표법 제7조 제1항 제11호

선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록 당시 국내 참치요리 수요자들 사이에서 원고의 서비스표로 인식될수 있을 정도로 알려져 있었고, 선사용서비스표와 이 사건 등록서비스표가 동일ㆍ유사한 이상 이 사건 등록서비스표는 참치요리 수요자들 사이에서 원고가 직접 운영하는 서비스를 제공하는 것으로 오인ㆍ혼동하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표로서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제18호

피고는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 이 사건 동업계약을 통해 원고가 선사용서비스표를 사용하고 있음을 알면서도, '참치왕 양○○'라는 선사용서비스표에서 '양'자만 바다양(洋)으로 바꾸어 이 사건 등록서비스표를 출원하고 등록받았으므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다.

다. 구 상표법 제7조 제1항 제12호

선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 국내 참치요리 수요자들 사이에서 원고의 서비스표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 선사용서비스표와 이 사건 등록서비스표는 동일ㆍ유사하며, 피고가 원고와 동업계약을 체결하고 상호를 '참치왕 양○○'로 하여 영업을 하였고, 원고의 대중매체 출연 및 홍보 활동 등으로 국내 참치요리 수요자들 사이에 선사용서비스표가 원고의 서비스를 표시하는 것이라고 인식되어 있음을 잘 알고 있음에도, 선사용서비스표에 화체된 원고의 신용과 고객흡인력을 이용하고 동업계약 종료 이후 원고가 선사용서비스표로서 시장에 진입하려는 것을 방해하는 등 부정한 목적을 가지고 선사용서비스표와 실질적으로 동일한 이 사건 등록서비스표를 출원하였으므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

라. 구 상표법 제7조 제1항 제6호

구 상표법 제7조 제1항 제6호의 “저명한 타인의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장ㆍ아호ㆍ예명ㆍ필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표”에 있어서, 성명이나 명칭 그 자체를 타인이 서비스표로 등록한 경우에는 인격권의 침해에 해당하므로, 본 규정의 입법 취지를 고려하였을 때 저명성의 요건을 완화하여 해석함이 타당하다. 그렇다면 이 사건 등록 서비스표는 “저명한 타인의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장ㆍ아호ㆍ예명ㆍ필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표”로서 구 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당한다.

마. 구 상표법 제7조 제1항 제7호

이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표인 “

”과 동일ㆍ유사한 상표이고, 선등록서비스표와 이사건 등록서비스표의 지정상품이 동일ㆍ유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

3. 원고의 주장에 관한 판단

가. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인ㆍ혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하기 위함에 그 목적이 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 “수요자를 기만할 염려가 있는 상표”에는 지정상품과의 관계에서 타인의 상표를 모방하여 자기상표로 등록출원 또는 등록함으로써 수요자를 기만하는 것까지 포함한다(대법원 1987. 3. 10. 선고 86후156 판결, 대법원 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결 등 참조).

한편 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 주지ㆍ저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).

여기서 선사용상표나 그 사용상품이 일반 수요자 사이에 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있는지는 그 상표또는 상품의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래 실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 따라서 일반적으로 선사용상표를 사용한 기간이 길고, 선사용상표를 사용한 상품의 매출 규모, 시장점유율, 광고비 지출 규모 등이 상당하다면 위와 같은 요건을 갖춘 것으로 일응추인할 수 있을 것이나, 그러한 요건을 충족하지 못하는 경우라 하더라도 거래실정 또는 사회통념상 일반 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있다고 볼 수 있는 특별한 사정, 예컨대 방송, 신문기사, 인터넷 블로그 등을 통해 해당 분야의 수요자나 거래자에게 선사용상표가 널리 알려졌다거나 전문적인 지식 또는 기술에 의하여 양질의 특정 제품을 제조하는 것으로 일반 대중에게 상당한 정도 알려진 사람의 명칭만으로 구성된 선사용상표를 그 특정 제품에 사용하는 경우 등과 같이 선사용상표에 특정인의 인지도 내지 명성이 내포되어 있어 선사용상표가 특정상품에 사용된 자체만으로 곧바로 특정인이 제조ㆍ판매하는 상품이라고 출처가 강하게 연상되는 경우 등에는 비록 선사용상표에 관한 사용기간이 짧거나 충분한 매출실적 등이 없더라도 일반 수요자나 거래자로서는 해당 상표가 사용된 상품에 대하여 특정인의 상표 또는 상품이라고 품질이나 출처를 오인ㆍ혼동할 가능성이 높다고 할 것이므로, 이 경우에는 선사용상표나 그 사용상품이 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 경우에 해당하는 것으로 보아야 할 것이다. 이에 대한 판단은 등록상표에 대한 등록결정시점을 기준으로 하는 것이고, 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표에 대하여도 적용된다.

2) 인정 사실

갑 제10, 13, 14, 23, 28, 29, 32~35, 37, 38, 41, 42, 45~47호증의 각 기재 또는 영상 및 변론 전체의 취지에 의하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 원고는 2010. 4.경 '□□□□□'라는 참치요리 식당에서 참치 해체쇼를 하였고, 2010. 4. 25. 성북역 광장에서 생참치 해체를 시연하는 행사를 하였으며, 2012. 7. 무렵에는 부산지역의 '◇◇◇◇'에서 일하면서 부산 광안리 해수욕장에서 참치쇼를 시연하였는데, 위 장면은 SBS “(프로그램 명칭 1 생략)”를 통하여 전국에 방송되었다.

나) 네이버 및 다음에서 2010. 1. 1.부터 이 사건 동업계약이 체결된 2012. 12. 1.까지의 기간을 정하여 '참치왕 양○○'를 검색하면, 2012. 2. 15.자 “참치왕 양○○ 실장님..”, 2012. 4. 8.자 “참치왕 양○○의 참치 이야기”, 2012. 6. 24.자 “참치왕 양○○님과 함께 ☆☆☆☆이야기”, 2012. 8. 22.자 “참치왕.양○○님 ▽▽▽▽에..”, 2012. 8. 25.자 “부산수영맛집 ◇◇◇◇-참치왕 양○○ 실장님과 함께”라는 각 제목의 블로그 글이 상단에 검색된다.3)

다) 원고는 2010. 6. 18. SBS에서 방영된 '(프로그램 명칭 2 생략)', 2011. 2. 26., 2011. 12. 10. MBC에서 방영된 '(프로그램 명칭 3 생략)', 2013. 10. 22. 올리브TV에서 방영된 '(프로그램 명칭 4 생략) 28회', 2014. 2. 24. KBS2에서 방영된 '(프로그램 명칭 5 생략)' 등에 출연하였고, 위 '(프로그램 명칭 5 생략)' 방송은 이 사건 참치요리전문점에서 촬영되었다.

라) 원고는 2013. 7. 25. ◎마트 ◁◁점에서 개최된 한-일 참치 전문가 초청 참치 해체쇼대결에 초청되었다. 당시 원고는 “참치왕 양○○”라는 황금색 글자가 표시된 옷을 입고 참치 해체쇼를 하였는데, 그러한 사실은 뉴시스, 연합뉴스, 세계일보, 서울신문, 국민일보, 뉴스1 등에서 기사화되었으며, SBS, KBS 등에서는 위 장면을 촬영하고 원고를 인터뷰하였다.

마) 이 사건 참치요리전문점의 개업 당시 위 매장 내부에는 “참치왕!! 양○○!! 그의 한칼을 볼 수 있는 기회가 왔습니다.”라는 문구와 함께 국내 검색사이트에 '참치왕'을 검색해보라는 취지의 검색창 그림을 인쇄한 아래와 같은 사진이 있다.

바) 네이버 및 다음에서 이 사건 동업계약이 체결된 이후부터 2014. 12. 1.까지의 기간을 정하여 '참치왕 양○○'를 검색하면, 2013. 3. 27.자 “산본역 참치왕 양○○”, 2013. 5. 23.자 “산본 생참치 맛집 '참치왕 양○○'”, 2013. 6. 9.자“(산본 맛집) 참치왕 양○○”, 2013. 6. 10.자 “<참치왕 양○○> 생참치이야기”, 2013. 8. 20.자 “생참치 전문 참치 맛집_참치왕 양○○”, 2013. 9. 29.자 “산본 맛집 참치왕양○○ 생참치 맛보고왔어요.”라는 각 제목의 블로그 글이 상단에 검색된다.

사) “♤♤♤♤ ♤♤♤♤”라는 이름의 네이버 카페의 2014. 2. 21.자 “참치 좋아하세요?”라는 카페 게시글에는 원고의 해체쇼 장면을 촬영한 사진을 게시하고 있고, 위 글의 2014. 2. 21.자 댓글에는 “여기 산본 참치왕 양○○인가요?! 비싼만큼 맛나더라구요ㅜㅜ”라는 내용이 있으며, 위 댓글에 대한 2014. 2. 21.자 답글로 “네 산본의 참치왕 양○○맞습니다. 어제 퇴근하구 여기 (프로그램 명칭 5 생략) 촬영 때문에 못 갔어요. 양○○ 쉐프님이 가게 옮기신다고 하니 이제 이 곳은 더 이상 안 가셔도 될 것 같아요.”라는 내용이 게시되어 있다.

아) 2010년, 2011년 네이버 파워블로그로 선정된 “♡♡♡♡ ♡♡♡♡ ♡♡♡♡”라는 블로그에는 2013. 6. 10.자 “<참치왕 양○○> 생참치이야기”라는 제목의 글이 게시되어 있고, 위 글에는 원고의 모습과 함께 생참치 해체쇼를 하는 장면을 촬영한 사진이 있고, “참치왕 양○○, 네이버 검색하시면 생참치하면 가장 먼저 떠오르시죠.”라는 내용이 있다.

자) 실제 이 사건 동업계약이 종료된 후 이 사건 참치요리전문점을 방문한 일부 수요자들은 이 사건 참치전문요리점을 원고가 운영하는 식당 내지 프랜차이즈점으로 오인하였다는 내용의 글들을 원고의 블로그나 인터넷 블로그에 게시하기도 하였다.

3) 구체적 판단

가) 선사용서비스표의 알려진 정도

위 인정 사실에다가 앞서 든 증거와 증인 소외 3의 증언, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래의 사정등을 종합해 보면, 비록 선사용서비스표가 이 사건 참치요리전문점에서 사용된 기간은 1년 정도로 짧으나, 이 사건 등록서비스표의 출원 또는 등록 당시 원고가 제공하는 참치요리 관련 서비스표로 상당 정도 알려져 있었다고 인정된다.

(1) 원고는 2010년 무렵부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시까지 일반 공중에 대한 전파력이 높은 대중매체인 방송(KBS, MBC, SBS, 올리브TV 등 방송사)에 출연하였고, 원고의 '생참치 해체쇼'와 관련된 인터넷 기사를 수개의 신문사에서 보도하였으며, 인터넷에서 '생참치 해체쇼' 내지 '참치왕' 등의 검색어로 검색하면 원고가 검색되었다.

(2) 위 대중매체 등은 원고를 소개할 때 원고가 참치 해체와 관련한 뛰어난 전문 기술을 가지고 있다는 의미에서 대체로 '참치왕 양○○'라는 명칭을 사용하였고, 일반 수요자들도 원고가 근무하는 매장을 맛집이라고 소개하고 있다.

(3) 이 사건 참치요리전문점에서 사용된 선사용서비스표는 위와 같이 참치요리 분야에서 이미 상당한 정도로 알려진 원고의 명칭을 그대로 사용한 것이고, 선사용서비스표에 따라 제공한 서비스도 '참치 요리'이다.

(4) 원피고가 이 사건 참치요리전문점의 상호를 “참치왕 양○○”로 하기로 하였던 점, 이 사건 동업계약 당시 피고측이 자본금 전부를 출자하기로 하였던 점, 앞서 본 이 사건 참치요리전문점 개업 당시의 광고 내용 등에 비추어 보면, 피고 역시 이 사건 동업계약 당시 '참치왕 양○○'라는 명칭이 일반 수요자들에게 이미 상당한 정도 알려져 있어 그러한 명성을 이용하여 경제적 이익을 얻고자 위와 같은 조건으로 동업계약을 체결하였다고 보인다.

(5) 이 사건 참치요리전문점에서 원고와 함께 근무하였던 증인 소외 3은 이 사건 참치요리전문점을 찾아오는 고객 중 대다수가 원고를 알고 찾아왔었다는 취지로 진술하고 있어, 선사용서비스표가 원고가 제공하는 참치요리를 제공하는 서비스업의 표지로서 일반 수요자들에게도 상당 정도 알려져 있었다고 보인다.

(6) 동업재산은 동업자의 합유에 속하는 것이고(민법 제271조 제1항 참조), 원고와 피고 측이 동업계약을 체결하고 이 사건 참치요리전문점에서 영업한 이상 이 사건 동업계약이 종료된2014. 4. 무렵까지는 선사용서비스표에 대한 권리 역시 원고와 피고에게 합유적으로 귀속된다고 보아야 할 것이고, 원피고 사이에 위와 같이 이 사건 동업계약을 종료하면서 피고가 선사용서비스표에 관한 권리를 독점적으로 가지기로 약정한 바 없으므로, 선사용서비스표는 피고와의 관계에서 타인의 서비스표에 해당한다[피고도 같은 이유로 이 사건 등록서비스표를 출원하면서 '참치왕양○○'라는 종전 상호를 그대로 출원한 것이 아니라 “참치왕 양○○”의 '양'자 뒤에 괄호 표시로 '洋'을 부가한 “

”를 이 사건 등록서비스표로 출원하였고, 그 의미도 선사용서비스표와 달리 '태평양(洋)에 올라[昇] 참치를 잡는 배[號]'라고 주장하고 있다].

나) 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표의 동일 또는 유사 여부

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거들 및 갑 제15, 19, 44호증, 을 제2~6호증의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지에의하여 인정되는 다음의 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표와 외관이 상당히 유사하고, 호칭 및 관념이 동일하여 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표가 동일, 유사한 서비스에 공존하는 경우에는 서비스 출처의 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 있을 것으로 보이므로, 양 표장은 동일 또는 유사하다.

(1) 피고는 이 사건 동업계약에 따라 개업한 이 사건 참치요리전문점에서 사용하던 간판인 '

'를 이 사건 등록서비스표의 출원ㆍ등록 후에도 계속하여 사용하였다. 그리고 2014. 2. 24. KBS의 “(프로그램 명칭 6생략)”, 2014. 9. 2. SBS의 “(프로그램 명칭 1 생략)”, 2016. 5. 16. MBC의 “(프로그램 명칭 7 생략)”, 2017. 5. 11. “(프로그램 명칭 8 생략)”에서의 방송 내용과 관련하여 피고의 업체정보를 “참치왕 양○○”로 표시하고 있고, '(잡지 명칭 생략)' 2016. 8.자 잡지에 실린 피고의 소개 부분에도 “참치왕 양○○ 피고 대표”라고 되어 있다. 위와 같은 사실을 고려하면, 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업인 '참치전문간이식당업'과 관련하여 “

”의 형태로 사용되었던 것으로 보이지는 않고 주로 '참치왕 양○○'의 형태로 표기, 호칭된 것으로 보인다.

(2) 이 사건 등록서비스표 “

”는 선사용서비스표 “참치왕 양○○”의 '양' 뒤에 괄호 표시로 '洋'을 부가하여 표기한 것에 불과하고, 부가된 글자 외에 나머지 글자는 동일하여 전체적인 구성과 지배적인 인상이 매우 유사하며, 이 사건 등록서비스표가 도안화되어있지 아니한 점 등을 고려하면, 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표의 외관은 매우 유사하다.

(3) 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표는 모두 '참치왕 양○○'로 호칭되므로, 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표는 그 호칭이 동일하다.

(4) 앞서 살펴본 바와 같이 원고의 명칭인 '참치왕 양○○'가 생참치 해체쇼 등과 관련하여 상당한 정도로 알려져 있었던 것으로 보이고, 우리나라의 언어습관을 고려하였을 때 '참치왕 양○○'라는 명칭은 지정서비스업인 '참치전문간이식당업' 등과 관련하여 참치요리와 관련된 뛰어난 능력을 가지고 있거나 유명한 '양○○'라는 사람을 가리키는 표현으로 인식될 여지가 높은 점, 이 사건 등록서비스표가 '참치왕 양○○'로 표기, 호칭된 것으로 보이는 거래 실정 등을 고려하면, 비록 이 사건 등록서비스표의 '양' 부분에 바다를 의미하는 '洋'이 부가되었다고 하더라도, 그것만으로 피고 주장과 같이 '태평양(洋)에 올라[昇] 참치를 잡는 배[號]'라고 인식된다고 보기는 어렵고, 양 표장의 관념은 동일한 것으로 보인다.

다) 지정서비스업의 동일ㆍ유사 여부

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 참치전문간이식당업, 참치전문식당체인업, 참치전문레스토랑업과 선사용서비스표의 사용서비스업인 참치전문식당업은 동일하거나 유사한 서비스업에 해당한다.

나. 소결

이상의 검토 결과를 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용서비스표와 그 표장 및 서비스업이 동일ㆍ유사하므로, 그 지정서비스업에 사용될 경우 수요자로 하여금 서비스업의 출처를 오인ㆍ혼동하게 함으로써 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

4. 결론

그러므로 이 사건 등록서비스표에 원고가 주장하는 다른 무효사유가 존재하는지 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 그 등록이 무효가 되어야 하므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 서승렬(재판장) 정윤형 김동규

1)원고는 선등록서비스표를 특정하지는 아니하였으나, 갑 제50호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 고려하면 원고는 위 서비스표를 선등록서비스표라고 주장한 것으로 선해한다.

2)원고는 이 사건 심결 당시 이 사건 등록서비스표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다고 주장하였으나, 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제2조 제1항은 “이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다.”라고 규정하고 있고, 이 사건 등록서비스표의 출원일이 2014. 5. 16.이기에, 특허심판원은 이 사건 심결에 구 상표법을 적용하여 심판하였다.

3)한편 네이버 및 다음에서 2010. 1. 1.부터 2012. 12. 1.까지 '생참치해체쇼' 또는 '생참치 해체쇼'를 검색하면, 원고가 일하였던 '□□□□□', '☆☆☆☆', '▷▷▷ ▷▷▷'에 관한 내용이 있는 블로그 글이 검색된다.

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특허법원 2019. 8. 23 선고 2018허9411 판결 [등록무효(상)] [각공2020상, 70]