1. 들어가며

미국의 상표법 제도는 사용주의를 채택하여 운영하고 있다는 점에서 우리나라와 크게 차이가 있다. 그러나 미국 상표제도는 완전한 사용주의 원칙을 고수하고 있는 것이 아니고 미국 연방상표법에 따라 상표를 등록하는 경우 보호범위의 확대 등 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 하기 위해 등록주의 요소도 가미하고 있다. 또한 미국 상표법 제도는 상표를 등록하지 않더라도 사용하는 것만으로 상표권이 발생하는 이른바 보통법(common law)상의 상표권과 상표를 특허청에 적극적으로 출원하여 등록받는 연방상표법상의 상표권으로도 구분된다. 연방상표법으로 등록된 상표는 그 보호범위가 미국 전역으로 확대되는 등 상표권의 확장과 권리가 강화되어 미국에 상표를 등록받고자 하는 경우 연방상표법에 근거하여 등록받는 루트로 진행하는 것이 미국 사업진출에 더 유리하다고 볼 수 있다. 우리나라 또한 순수한 등록주의 원칙으로 상표법 제도가 운영되고 있지 않고 사용주의적 요소를 가미하면서 운용되고 있다. 이러한 제도 운영은 상표법이 각 나라 마다 독자적으로 운영되고 있으나 다른 국가의 제도도 참고하고 받아들여 변화하는 시장 상황이나 정책적 요구에 대응해야 하기 때문인 것이다. 이 글을 통해 전 세계 상표제도에 막강한 영향력을 행사하는 미국의 상표제도를 간단히 소개하고 우리 제도와 비교하여 미국에 진출하려는 국내 기업 및 상표권자의 미국 상표획득 전략에 조금이나마 도움이 되고자 한다.

2. 미국 상표제도의 주요 특징

가. 보통법상의 상표권(Common Law Trademark Rights)

미국에서는 실제 상표 사용을 통해 발생하는 관습법(보통법)에 따라 지역 내에서만 효력을 가지며, 등록이 없더라도 해당 지역에서 유사 상표 사용을 금지할 수 있다. 다만, 보통법상 권리는 공개된 등록 절차를 거치지 않으므로 우선 사용 시점을 입증하기 어려우며, 효력 범위가 제한적이다.

나. 연방상표법(Federal Trademark Law)

1946년 제정된 Lanham Act는 미국의 연방법으로 전국적 배타권(exclusive nationwide rights)을 부여하며, 등록권자는 상표침해, 희석화(dilution), 사이버스쿼팅(cybersquatting), 허위광고(false advertising) 등에 대해 연방 법원에서 구제를 받을 수 있다.

다. 연방상표법상의 상표의 등록요건

미국 연방상표법상 등록요건은 상표의 상품에 대한 출처표시로서의 식별력 유무와 연방상표법 제2조에서 규정하는 부등록사유에 해당하는지 여부이다.

① 식별력

상표의 고유의 식별력이란 ‘상표소유자가 상표를 상품에 처음 사용할 때부터 소비자가 상품의 출처표시로 인식할 수 있는 상표의 고유한 능력’을 말한다.

② 식별력이 없는 표장

1) 보통명칭 상표

보통명칭 상표란 ‘상품의 종류나 유형의 전체(general class or genre of the product)를 가리키는 일반적인 명칭(common name)으로 구성된 상표“를 말한다. 보통명칭 상표는 처음부터 보통명칭이었던 경우와 그 상표 권리자가 독점적으로 상표를 사용하여 그 특정 상품의 종류나 유형의 전체를 가리키는 일반적인 명칭으로 소비자에게 인식되다가 상표권의 존속기간이 만료됨에 따라 보통명칭화(genericide)된 경우로 구분된다.

그 사례로는 ’아몬드‘에 ’ALMOND’, ‘땅콩’에 ‘PEANUTS’와 같이 처음부터 보통명칭인 경우와 ‘보온병’에 ‘THERMOS’, ‘해열제’에 ‘ASPRIN’, ‘승강기’에 ‘ESCALATOR’ 등 처음에는 고유의 식별력이 있는 상표였으나 등록 이후 보통명칭화된 경우도 있다.

2) 기술적(설명적) 상표

기술적 상표란 ‘상품의 어떠한 성질이나 특성을 직접적으로 단지 ’기술(記述)하거나 설명하는 상표‘를 말한다. 이러한 상표는 상품의 출처표시로 인식되기보다 그 상표가 갖고 있는 사전적 또는 언어적 의미로 인식된다. 또한 당해 상품을 취급하는 경업자가 자기의 상품을 설명할 때 자유롭게 사용하여야 할 필요가 있다.

기술적 상표로는 ⅰ) 상품이나 서비스의 ’특성‘을 설명하는 기술적 상표, ⅱ) 상품이나 서비스의 ’산지‘를 설명하는 기술적 상표, ⅲ) 주로 사람의 ’성‘만으로 구성된 기술적 상표, ⅳ) 상품이나 서비스의 성질을 단지 설명하는 기술적 상표(merely descriptive mark), ⅴ) 상품이나 서비스의 성질을 기만적으로 잘못 표시하는 상표(deceptively misdescriptive mark) 등이 있다.

③ 식별력이 인정되는 상표

1) 암시적 상표

암시적 상표란 ’상표의 사전적 의미가 상품과 관련하여 당해 상품의 성질이나 특성을 ‘간접적’이거나 ‘암시적’ 또는 ‘상징적’인 것으로 나타내는 상표‘를 말한다. 이러한 암시적 상표는 고유의 식별력이 인정되어 상표등록이 가능하다.

암시적 상표에는 ’마이크로컴퓨터(microcomputer)의 소프트웨어‘를 암시하는 ’MICROSOFT’, ‘햄버거’에 ‘BURGER KING’ 상표, ‘바퀴벌레 덫’에 ‘ROACH MOTEL’ 상표, ‘버스운송서비스’에 ‘GREYHOUND’ 상표 등이 있다.

2) 임의선택 상표

임의선택 상표란 ‘이미 사전적인 의미를 갖고 있는 현재 존재하는 단어로서 상품의 성질이나 특성과 관련하여 아무런 관계가 없는 용어를 상표사용자가 상품의 식별표시로 사용하기 위하여 임의적으로 선택한 상표’를 말한다. 임의선택 상표는 상품과 관련하여 아무런 관계가 없기 때문에 고유의 식별력이 인정되어 상표등록이 가능하다.

그 사례로는 ‘담배’에 ‘CAMEL’, ‘컴퓨터’에 ‘APPLE’, ‘비누’에 ‘DOVE’ 등이 있다.

3) 조어상표 또는 창작상표

조어상표 또는 창작상표란 ‘상표사용자가 상표로 사용하기 위하여 사전적인 의미를 갖지 않는 ’신조어‘로 구성된 상표’를 말한다. 이러한 조어상표 또는 창작상표는 고유의 식별력이 인정되어 상표등록이 가능하다. 대표적인 사례로는 ‘KODAK’, ‘EXXON’, ‘ASICS’, ‘XEROX’, ‘VIAGRA’ 등이다.

④ 연방상표법 제2조에 의한 부등록 사유 해당 상표

(가) 부도덕하거나 기만적, 수치스러운 내용으로 구성되거나 이를 포함한 상표

1)부도덕하거나 수치스러운 상표

부도덕하거나 수치스러운 상표란 ‘상표가 성적으로 노골적·외설적인 이미지나 표현으로 구성되거나 타인의 양심이나 도덕 또는 예의에 반하는 표현으로 구성되거나 이를 포함하는 상표’를 말한다.

그 사례로는 ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘COCAINE’, ‘BULLSHIT’ 등이다.

2) 기만적인 상표

기만적인 상표는 ⅰ) 상표가 사용될 상품의 특성, 품질, 기능, 성분, 구성이나 사용과 관련하여 잘못 표시하고(misdescriptive) 있으며, ⅱ) 소비자는 상품의 성질 등에 대한 잘못된 표시를 진실하게 기술하고 있다고 믿을 가능성이 있고, ⅲ) 소비자의 상품의 구매 결정에 상품의 성질 등에 대한 잘못된 표시가 중요한 요소(material factor)로 작용한다.

그 사례로는 ‘ECODOWN(다운을 함유하지 않는 베게)’, ‘LOVEE LAMB(화학섬유로 만든 자동차 시트커버)’, ‘SILKEASE(실크로 만들어지지 않은 옷)’ 등이다.

3) 지리적 출처와 관련하여 기만적인 상표

이 상표는 ⅰ) 상표가 일반 공중에게 지리적 출처로 인식되며, ⅱ) 상표가 상품과 관련된 지리적 출처를 잘못 표시하고 있고, ⅲ) 일반 공중은 상품과 상표가 의미하는 지리적 출처를 서로 연계하며, ⅳ) 소비자는 그 지리적 출처가 상품과 관련하여 유명하기 때문에 잘못된 표시에 의존한다.

그 사례로는 ‘NAPA VALLEY MUSTARD CO.(NAPA VALLEY에서 생산되지 않는 MUSTARD 상품)’, ‘BAHIA(브라질 BAHIA 지역에서 생산되지 않는 담배) ’ 등이다.

(나) 사람, 단체, 신념 또는 국가의 상징을 비방하거나 그것과 관계가 있는 것처럼 허위로 암시하거나 또는 그것들에게 경멸, 악평을 줄 수 있는 것으로 구성되거나 이를 포함 상표

1) 사람, 단체, 신념 또는 국가의 상징을 비방

단체를 비방하는 상표는 ⅰ) 상표가 일정한 사람의 집단으로 인식될 수 있으며, ⅱ)상표를 사용할 경우 ‘일정한 사람의 집단 중 상당한 구성원을 비방하는 것으로 인식되는 경우를 말한다.

사람, 단체, 신념 또는 국가의 상징과 관계가 있는 것처럼 허위로 암시하는 상표는 ⅰ) 상표가 사람이나 단체의 명칭, 신념 또는 국가의 상징과 동일하거나 아주 유사하고, ⅱ) 사표가 유일하고 실수 없이 사람, 단체, 신념 또는 국가의 상징을 가리킨다고 소비자에게 인식될 수 있으며, ⅲ) 사람, 단체, 신념 또는 국가의 상징이 상표를 사용하는 출원인이 수행하는 활동과 관련하여 관계가 없지만, ⅳ)사람, 단체, 신념 또는 국가의 상징이 너무 유명하기 때문에 상표가 출원인의 상품에 사용될 경우 소비자가 사람, 단체, 신념 또는 국가의 상징과 출원인의 상품 간에 견련성이 있다고 추정할 수 있는 경우에 해당한다.

그 사례로는 사람과 단체 관련으로 ’ ‘, ’APACHE’,‘ ’ 등이고, 종교 관련으로 ‘MADONNA’, ‘SENUSSI’, ‘KHORAN’ 등이 있다.

(다) 미국 연방, 주, 지방자치단체 또는 외국의 국가 또는 이에 준하는 기구의 기, 문장, 기타의 기장으로 구성되거나 이를 포함 상표

미국 연방, 주, 지방자치단체의 기장은 아래와 같다.

국기 등과 다른 문자나 도형이 결합하여 상표가 구성된 경우는 아래와 같다.

(라) 생존해 있는 개인의 성명, 초상, 서명으로 구성되거나 이를 포함한 상표로서 그 개인의 서면에 의한 동의가 없는 경우

연방상표법 제2조 ©항에서는 생존해 있는 개인의 성명, 초상, 서명으로 구성되거나 이를 포함한 것으로서 그 개인의 서면에 의한 동의가 없는 경우 그 생존해 있는 사람의 프라이버시나 퍼블리시티권을 보호하기 위하여 부등록사유의 하나로 규정하고 있다.

(마) 사망한 미국 대통령의 성명, 서명, 초상으로 구성되거나 이를 포함한 상표로서 그 미망인이 생존해 있는 동안 그 미망인의 서면에 의한 동의를 받지 않는 경우

(바) 특허상표청에 선등록된 타인의 상표 또는 미국에서 선사용되고 포기되지 않은 타인의 상표나 상호와 유사한 상표로 구성되거나 이를 포함한 것으로서 출원인의 상품에 또는 출원인의 상품과 관련하여 사용될 경우 혼동이나 오인을 일으키거나 기만하게 할 가능성이 있는 경우

이 규정은 보통법상 상표나 상호를 선사용하는 자가 후사용하는 자에 대하여 우선권을 가진다는 원칙을 연방상표법에 명시적으로 반영하는 것으로 선등록 또는 선사용 상표권자의 권리를 보호할 목적으로 그와 유사한 상표의 등록을 거절하기 위하여 마련한 규정이다.

아울러 연방상표법은 공존등록제도를 두고 있는데 이는 보통법상의 ‘Tea Rose-Rectanus 원칙’에 따른 공존사용을 명문으로 반영한 것으로 ‘원칙적으로 한 사람 이상의 자가 타인의 상표출원 전에 또는 타인의 등록상표의 상표출원일 전에 정당하게 동시에 사용하는 경우로서 소비자에게 상품의 출처나 후원관계 등에 관하여 혼동이나 오인을 일으키거나 기만하게 할 가능성이 없는 경우 상표의 사용 방식, 사용 지역 또는 상품에 대한 일정한 제한을 조건으로 타인의 상표등록과 더불어 동시에 상표등록을 허용하는 것’을 말한다.

이 경우 상표와 상호는 출원인의 상표보다 먼저 사용된 미등록된 상표나 상호를 포함한다.

혼동을 일으킬 가능성에 대하여 판단할 때, 다음의 요소를 고려한다.

ⅰ) 전체적으로 볼 때 두 상표의 유사성

ⅱ) 상품 간의 관련성

ⅲ) 상품의 거래 경로 또는 확장 가능한 거래 경로의 유사성

ⅳ) 상품의 구매 조건과 소비자의 구매 성향

ⅴ) 유사한 상품과 관련한 유사한 상표의 수와 성격

ⅵ) 출원인과 선등록한 상표권자 간의 유효한 동의서의 존재 여부

선등록한 상표권자의 동의서에는 상품의 출처 또는 후원관계 등에 관한 소비자의 혼동이 발생하지 않기 위한 구체적인 조건을 설정하여야 하는데 일반적으로 상표의 사용 지역이나 상표가 사용될 상품 등을 한정하는 방법이 많이 이용되고 있다. 비록 출원인이 심사관에게 선등록한 상표권자의 동의서를 제출한다고 하더라도 상품의 출처 또는 후원관계 등에 관한 소비자의 혼동을 방지하기 위한 구체적인 조건이 설정되지 않은 포괄적인 동의서만으로는 일반적으로 심사관의 거절이유를 극복하기 어렵지만, 상품의 출처 또는 후원관계 등에 관한 소비자의 혼동을 방지하기 위한 구체적인 조건을 설정한 동의서는 거절이유를 극복할 가능성이 높다.

출원인이 선등록한 상표권자의 동의서가 제출되었다고 하더라도 양 상표가 동일하거나 극히 유사하여 심사관이 판단할 때 출원인이 제출한 선등록한 상표권자의 동의서 조건에 따른다고 하더라도 아직 상품의 출처 또는 후원관계 등에 관한 소비자의 혼동 가능성이 여전히 남아 있다고 판단되면 심사관은 상표등록을 거절할 수 있다.

그 사례로는 다음과 같다.

외관 유사

COMMCASH = COMMUNICASH

TRUCOOL = TURCOOL

NEWPORTS = NEWPORT

MILTRON = MILTRONICS

칭호 유사

XCEED = XSEED

ISHINE = ICE SHINE

CRESCO = KRESSCO

관념 유사

BEAUTY-REST = BEAUTY SLEEP

(매트리스 상품) (매트리스 상품)

GASTOWN = GAS CITY

(가솔린) (가솔린)

CITY GIRL = CITY WOMAN

(여성의류) (여성의류)

(사) 유명상표의 식별력을 약화시키거나 유명상표의 명성을 손상시켜 유명상표를 희석시킬 가능성이 있는 상표

연방상표법 제43조 ©항에서는 유명상표의 소유자와 경쟁관계나 혼동가능성이 없다고 하더라도 유명상표의 식별력을 약화시키거나 유명상표의 명성을 손상시켜 유명상표를 희석시킬 가능성이 있는 경우를 상표의 부등록 사유의 하나로 규정하고 있다. 다만 이 규정은 다른 부동록사유와 달리 상표등록의 이의신청이 있는 경우에만 적용된다.

라. 연방상표법상 상표 출원 및 등록 절차

① 상표조사

출원인은 특정상표를 사용하여 보통법상의 상표권으로 취득하거나 연방상표법에 따라 상표를 출원하여 상표를 등록함으로써 연방상표법상의 상표권을 취득하고자 하는 경우에는 어떤 상표를 선택하여 사용하여야 할 것인지를 결정하여야 한다. 즉 출원인이 특정한 표장에 대한 상표권을 취득하기 위해서는 자기가 앞으로 상표로 사용할 기호, 문자, 도형, 트레이드 드레스, 소리, 냄새 또는 이들 간의 결합으로 구성된 표장들과 동일하거나 유사한 표장이 타인에 의하여 관련된 상품과 서비스에 대하여 이미 상표나 상호로서 사용되고 있거나 특허상표청 등에 등록 또는 출원되었는지의 여부를 사전에 조사하여야 한다.

등록주의 국가는 당해 국가의 특허청 상표 DB만 조사하더라도 그 나라에서 어떠한 상표가 출원 또는 등록되어 있는지를 쉽게 파악할 수 있지만 미국과 같은 사용주의 국가에서는 연방상표 DB 등만으로 충분하지 않고 미등록 상표와 상호, 도메인 이름까지 조사하여야 하기 때문에 등록주의 국가에 비해 상표를 조사하는 데 더 많은 시간과 비용이 소요된다.

② 상표 출원

연방상표법상 상표출원의 기초

ⅰ) 상표의 실제 사용

ⅱ) 현재는 상표를 실제 사용하고 있지 않지만 장래 상표를 상업적으로 사용하고자 하는 진정한 의사

ⅲ) 외국에서의 상표등록 또는 상표출원

ⅳ) 외국에서의 상표등록 또는 상표출원에 기초하여 마드리드 의정서에 의한 출원

③ 상표 심사

미국의 특허상표청은 원칙적으로 상표출원의 순서대로 심사를 한다.

(1) 방식심사

심사관은 상표출원서상의 기재사항 또는 첨부서류가 요건에 충족하였는지 여부를 심사한다.

(2) 실체심사

실체심사는 상표의 실제 사용에 기초한 상표출원인지 아니면 상표의 사용의사에 기초한 상표출원인지의 여부에 따라 그 내용이 상이하다. 또한 실체심사중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 선등록 또는 선출원 상표와의 혼동 가능성 판단은 ⅰ) 상표의 유사성, ⅱ) 상품의 관련성, ⅲ) 기타 다양한 복합요소의 판단기준을 고려하여 판단한다.

(3) 심사관의 거절통지에 대한 답변서 제출

심사관의 실체심사 결과 출원상표의 등록을 거절할 이유를 발견한 경우 출원인에게 거절이유를 통지하면 출원인은 심사관이 지적한 모든 거절이유에 대하여 ‘거절이유 통지일로부터 6개월 이내’에 의견서나 보정서의 형식으로 답변서를 제출하여야 하며, 이 기간 내에 답변서를 제출하지 않을 경우 출원인의 상표출원은 포기된다.

(4) 제3자의 항의서 제출

출원상표의 등록에 이의를 가진 제3자는 출원상표의 심사를 담당하는 심사관과 전화나 서면을 통해 직접적으로 접촉할 수는 없지만 특허상표청의 상표심사정책 부국장에게 항의서서를 제출할 수 있다.

(5) 상표등록의 이의신청

‘주등록부’에의 상표등록으로 인하여 손해를 입을 것으로 예상되는 사람은 누구나 출원상표가 특허상표청의 상표공보에 공고된 날부터 30일 이내에 상표심판원에 출원상표의 상표등록에 대한 이의신청을 제기할 수 있다.

(6) 거절결정

출원인은 심사관의 거절이유 통지(Office Action)에 대하여 답변서를 제출하지 않거나 답변서를 제출하였다고 하더라도 거절이유를 모두 해소하지 못한 경우 당해 상표출원은 최종 거절결정된다.

④ 상표의 등록

(1) 상표권의 존속기간

상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록일로부터 10년이다.

(2) 상표등록의 효력

연방상표법에 따른 주등록부 등록시 ⅰ) 미국 전역에서 출원일(우선일)에 사용된 것으로 의제, ⅱ) 연방법원 관할로 상표 침해에 대하여 연방법원에 제소할 수 있고 손해배상 청구, 침해범에 대한 형사처벌 가능, ⅲ) 전국적인 배타적 사용권 공시 효과, ⅳ) 불가쟁력의 효력 발생, ⅴ) 해외 상표 출원의 기초 등의 효력이 있다.

⑤ 상표권 유지

미국의 상표제도는 사용주의를 근간으로 하고 있기 때문에 상표가 등록된 이후에도 상표권을 계속 유지하기 위하여 상표권의 존속기간 갱신은 물론이고 상표사용선언서의 제출 등과 같은 상표권자의 등록상표의 사용 사실과 의사를 확인하는 제도를 두고 있다.

(1) 상표사용선언서 제출

제출 대상은 주등록부와 보조등록부에 등록된 모든 상표, 서비스표, 증명표장, 단체표장은 상표사용선언서를 법령에서 정한 제출기한 내에 특허상표청에 제출하여야 한다.

제출 내용은 등록상표를 상업적으로 사용했다는 진술, 상표의 사용 견본 등이다.

제출기간은 상표등록일로부터 5년과 6년 사이, 상표등록일로부터 9년과 10년 사이, 매 상표권의 존속기간 갱신등록후 갱신된 존속기간의 9년과 10년 사이에 상표사용선언서를 제출하여야 한다.

(2) 불가쟁의선언서 제출

특허상표청의 주등록부에 상표권이 설정등록된 후 5년간 계속 사용되고 현재 상업적으로 사용되고 있는 경우, 제3자는 상표등록의 유효성을 다툴 수 있는 사유가 제한되는데 이를 등록상표의 불가쟁력(incontestability)이라 한다. 다만 불가쟁력의 효력이 발생하더라도 제3자가 상표등록의 유효성에 대하여 더 이상 다툴 수 없다는 뜻은 아니며, 등록상표가 보통명칭으로 되거나 전체적으로 기능적인 경우, 상표권자가 상표권을 포기하는 경우, 상표가 사기에 의하여 등록된 경우 등에는 언제든지 상표등록은 취소될 수 있다.

제출시기는 상표권이 설정등록된 후 5년이 경과된 후 1년 이내에 상표등록이 확고하다는 사실을 입증하는 ‘불가쟁의선언서’를 특허상표청에 제출할 수 있다.

3. 우리나라 제도와 비교

가. 상표의 보호 대상

우리나라와 미국의 상표 보호 대상은 크게 차이가 없다. 다만 보호대상 확대의 역사와 관련해 볼 때, 우리나라는 제정법 국가인 점에서 상표법의 개정을 통하여 보호대상을 확대해 온 반면, 미국은 기존의 상표법상의 규정을 확대 해석해 오면서 판례법에 따라 그 보호 대상을 확대해 온 점에서 차이가 있다.

나. 상표권의 발생

우리나라는 상표를 실제 사용하였는지의 여부에 관계없이 상표법에서 정하고 있는 등록요건만 갖추면 상표등록을 허용하고 그 등록상표의 상표권은 상표등록원부에 설정등록한 때에 발생하도록 하는 등록주의를 취하고 있다. 이에 비해 미국은 상표의 사용이라고 하는 사실에 의하여 보통법상의 상표권이 발생하고 등록은 특허상표청이 출원인의 상표의 사용 사실을 확인하는 행위에 불과한데, 우리나라가 출원상표를 심사하고 심사후 등록결정된 상표를 설정등록함으로써 발생한다는 점에서 등록이 상표권을 형성하는 행위인 점에서 차이가 있다.

미국은 비록 후사용자가 연방상표법에 따라 상표를 등록하였다고 하더라도 선사용자는 자기가 상표를 사용하고 있는 지역에서 보통법상의 상표권을 근거로 후사용자의 등록상표를 사용할 수 없도록 하는 보다 적극적인 의미의 권리를 행사할 수 있지만 우리나라에서는 선사용권이 인정되는 경우 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 해당 지역에서 계속 사용할 권리를 가질 뿐 이와 동일 또는 유사한 상표를 특허청에 등록한 상표권자가 해당 지역에서 등록상표를 사용하는 것을 금지시킬 수는 없다.

다. 상표 등록요건

우리나라와 미국은 모두 고유의 식별력이 있거나 사용에 의한 식별력을 취득하여야 만 상표로서 보호되고 상표등록이 된다는 점에서는 차이가 없다. 다만 미국의 경우 고유의 식별력이 없더라도 보조등록부에 상표등록을 할 수 있도록 하고 보조등록부에 등록한 후 5년간 실질적으로 독점적이고 계속적으로 상업상 사용되면 ‘주등록부’에 등록이 가능할 수 있도록 한 것은 우리나라 제도와 차이점이다.

식별력이 없는 상표가 착오로 등록되더라도 이후 무효사유가 되고 등록된 상표도 후발적으로 식별력을 상실한 경우 무효사유가 된다는 점은 양국이 차이가 없다. 다만 미국은 등록상표가 등록일로부터 5년이 지나 불가쟁력을 취득한 경우 등록상표가 보통명칭화 된 것을 제외하고 식별력이 없다는 이유로 상표등록을 취소할 수 없다.

우리나라는 권리불요구제도를 두고 있지 않고 상표법에 상표권이 효력을 미치지 않는 사유를 규정하여 상표권자와 경업자 간의 이익균형을 도모하고 있으나 미국에서는 권리불요구제도로 공익과 사익 간의 균형을 도모하고 있다.

라. 상표 출원 절차 및 등록

① 우선심사 제도

미국은 우리나라와 마찬가지고 출원인에게 특별한 구제조치가 필요한 경우 우선심사를 인정해 주고 있지만 미국은 우리나라와 달리 출원인이나 상표권자의 과실이 아닌 특허청의 과실로 인하여 상표출원이 포기된 것으로 간주되거나 상표등록이 취소되거나 상표권의 존속기간이 만료된 경우 그 포기된 상표출원 또는 효력이 상실된 상표권을 새로 설정등록하는 절차로서 상표를 출원하면서 특허상표청장에게 우선심사를 요청하는 방안으로 활용하고 있다는 점이 우리나라와 차이가 있다.

② 등록후 상표사용선언서 제출 제도

우리나라는 등록후 사용실적을 제출하도록 요구하는 제도는 없고 미국의 상표사용선언서 제출 제도는 상표가 등록된 이후 모든 지정상품에 대하여 계속 사용하는지 상표권자에게 구체적인 사용실적을 특허상표청에 제출하도록 함으로써 진정한 상표사용자를 보호하고자 하는 상표법의 취지에 잘 부합하는 제도로 볼 수 있다.

③ 상표등록 후 5년 경과시 불가쟁력의 효력 발생

미국에서는 상표가 등록된 후 5년간 계속 사용되고 현재도 상업적으로 사용되고 있는 경우 불가쟁력의 효력이 발생한다. 그런데 우리나라의 상표법에서는 상표의 사용 여부와 무관하게 단지 상표등록후 5년이 경과하면 일부 무효사유에 대하여 무효심판의 청구를 제한하고 있다는 점에서 차이가 있다.

④ 주등록부와 보조등록부

대부분의 국가에서는 상표등록부를 하나만 두는 단일 상표등록부제도를 채택하고 있으나 미국에서는 상표등록부로서 주등록부와 보조등록부를 두고 있으며, 보조등록부는 미국인이 본국인 미국에서의 상표등록을 기초로 외국에 상표출원을 할 수 있도록 하기 위하여 마련한 제도이다.

⑤ 상표등록후 등록상표의 보정과 상표 구성 중 일부분에 대한 권리불요구

미국에서는 상표권자가 정당한 이유가 있는 경우 등록상표를 보정하거나 등록상표의 구성 중 일부분에 대한 권리불요구를 특허상표청에 신청하면 그 보정이나 권리불요구가 등록상표의 요지를 변경하지 않은 한 인정해주고 있다.

4. 마무리

미국과 우리나라의 상표 제도는 사용주의와 등록주의 원칙 등 많은 차이가 있고 볼 수 있으나 상표의 등록요건 등은 크게 차이가 없다고도 볼 수 있다. 상표가 가지는 자타상품의 식별기능이라는 본질적인 원칙을 근거로 하여 상표의 식별력을 판단하고 상표와 상품 간의 오인 혼동 가능성을 판단하는 점에서는 양 국가는 서로 유사하게 운영하고 있다고 볼 수 있다.

미국이 사용주의 요소를 근간으로 상표 제도를 운영하고 있다는 점이 큰 차이점으로 볼 수 있으나 우리나라 역시 상표법 조문에 사용주의 요소를 가미하여 등록주의 제도에 따른 문제점을 보완하고 있다. 상표 제도는 나라마다 고유한 문화나 해당 국가 소비자들의 인식의 차이가 존재하고 각 특허청이 독립적으로 운영하고 있으나 다른 나라의 상표 제도를 적극 수용하고 서로 상호 보완함으로서 상표제도를 더 효과적으로 운영할 수 있으며, 나아가 이러한 효과적인 상표 제도의 운영을 통하여 국가 산업발전에 이바지하면서 상표사용자 및 권리자의 이익을 보호하고자 하는 상표법 본래의 목적을 실현할 수 있다고 본다.