김창균 변리사

직무발명의 권리승계

직무발명의 권리승계를 규정한 발명진흥법 제13조가 작년 2월 개정되어 8월부터 시행되고 있습니다. 개정된 발명진흥법 제13조는 직무발명의 이중 승계의 문제점을 해결하고 회사 측의 관리 부담을 줄여주는 조치이지만 아직 이를 모르고 활용하지 못하는 경우가 많아 이 규정에 대해 간략히 소개하고자 합니다.

2024. 2. 6. 개정 전의 발명진흥법에 의하면, 종업원등이 직무발명을 완성한 경우 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 서면으로 알려야 하고, 사용자등은 대통령령으로 정한 기간(현행 4개월) 내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 합니다. 기간 내에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 보았습니다.

즉, 개정 전에는 사용자가 직무발명을 한 종업원에게 승계 의사를 통지하면 그 때부터 권리 승계가 이루어진 것으로 보았습니다. 이로 인해 종업원의 이중 양도 가능성이 문제가 되었습니다. 예를 들어, 사용자의 승계 의사 통지 전에 종업원이 제3자에게 직무발명을 이중으로 양도하는 경우가 발생할 수 있고, 이 경우 아직 사용자로의 권리승계가 이루어지지 전에 제3자에게 이중으로 양도된 것이어서 사용자 입장에서는 권리 확보 여부가 문제될 수 있었습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 개정된 발명진흥법 제13조 제1항에서는 직무발명에 대한 권리가 발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다고 규정하고 있습니다.

개정 전과 비교하면 크게 두 가지 점에서 차이가 있습니다. 첫째, 권리의 승계 시점이 사용자가 승계 의사를 통지한 시점이 아니라 직무발명의 완성 시점으로 변경되었습니다. 둘째, 사용자의 승계 의사 통지가 있어야 권리가 승계된 것으로 보던 것에서 사용자의 승계 의사 통지가 없어도 자동으로 권리를 승계하는 것으로 변경되었습니다. 즉, 개정법에 의하면 사용자의 권리 승계 통지 의무가 없어지고 직무발명이 완성된 때부터 자동으로 사용자에게 권리가 승계된 것으로 간주됩니다.

개정법에 의하면 발명의 완성 시점부터 그 권리가 사용자에게 승계된 것으로 간주되므로 종업원의 이중 양도에 의해 사용자의 권리 확보가 불확실해지는 문제가 해소되는 효과가 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 개정 전에는 회사에서 권리 승계 통지를 실수로 누락하는 경우 권리를 상실할 우려가 있었는데, 개정법에 의하면 권리 승계 통지가 없어도 권리가 자동으로 승계되므로 회사의 특허 관리부서의 업무 부담이 경감되는 효과도 예상됩니다.

다만, 개정 발명진흥법 제13조 제1항에서는 ‘종업원등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우’를 조건으로 하여 직무발명에 대한 권리가 발명을 완성한 때부터 사용자에게 자동으로 승계되는 것으로 규정하고 있습니다. 따라서 직무발명의 권리 승계에 대한 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 권리의 자동 승계가 적용되지 않고 개정 전과 같이 사용자의 승계 통지를 기준으로 권리승계가 이루어지는 것으로 간주됩니다.

이와 같이, 작년 8월 시행된 발명진흥법에 의하면 사용자는 권리 승계 통지 절차를 거치지 않아도 직무발명이 완성된 때부터 그 권리를 자동으로 승계하는 것으로 간주되어, 종업원에 의한 이중 양도 문제가 해소되고 권리 승계 통지를 누락하지 않고 관리해야 하는 부담을 덜 수 있게 되었습니다. 다만, 개정 발명진흥법의 장점을 활용하기 위해서는 직무발명의 권리 승계에 대한 계약이나 근무규정을 마련할 필요가 있다는 것을 놓치지 말아야 할 것입니다.