현행(제2부제3장제2.3.2절)

개정안(제2부제3장제2.3.2절)

기준 판례

파라미터로 특정되는 발명이 쉽게 실시되기 위해서는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단, 발명의 기술적 과제 및 그 해결수단 등이 명확히 이해될 수 있도록 파라미터에 관한 구체적인 기술내용을 기재하여야 한다.[2007허 81]

파라미터로 특정되는 발명이 발명의 설명에 대한 기재요건을 충족하기 위해서는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 새로운 파라미터를 포함한 발명의 모든 구성을 특허청구범위에서 한정한 수치범위 전체에 걸쳐 정확히 이해함으로써 이를 사용할 수 있고, 위 구성으로부터 얻어지는 효과 역시 수치범위 전체에 걸쳐 명세서에서 구체적인 실험, 실시예 등으로 증명되거나 통상의 기술자가 출원시 기술 수준으로 보아 이를 능히 예측할 수 있어야 한다.[2018허9152]

개정안에서 신설된 실시가능요건 (§42③(1))의 불충족 예시

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① 파라미터의 정의 및 기술적 의미에 대한 불명확한 기재

파라미터가 출원시 해당 기술분야에서 관용되고 있지 않거나 임의로 창출된 것임에도 불구하고 그 파라미터가 어떠한 것인지에 대하여 구체적으로 기재되어 있지 않은 경우

2

② 파라미터에 의하여 한정된 물(物)의 제조방법에 대한 미기재

파라미터에 의해 규정되는 물의 특성이 종래 물에 비해 우수하거나 품질이 개선된 경우에는 그 물의 제조방법이 구체적이고 명확하게 기재되어야 하고, 제조공정 중에 발명에서 특정한 파라미터를 얻기 위해서 제어되어야 하는 구체적인 공정 조건이 있다면 그 제어조건(예를 들어, 온도, 습도, 압력, 시간 등)이 구체적으로 제공되어야 한다. 구체적인 제어조건이 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그러한 파라미터를 얻기 위해 무수히 많은 제어조건을 변경하여야 하기 때문에 쉽게 실시할 수 있도록 기재된 것이라고 볼 수 없다.

3

③ 파라미터의 효과를 확인할 수 있는 실시예 및 비교예의 부존재

파라미터를 만족하는 실시예와 파라미터를 만족하지 않은 비교예가 기재되어 있지 않는 경우 통상의 기술자가 그 효과의 개선 정도를 확인할 수 없어 출원발명을 실시하는데 과도한 시행착오가 요구되므로 쉽게 실시할 수 있도록 기재된 것이라고 볼 수 없다. 그리고 통상의 기술자가 청구범위에 한정된 파라미터의 수치범위 전체에 걸쳐 파라미터로 인해 얻어지는 효과를 쉽게 인식할 수 있도록 실시예 및 비교예가 기재되어야 한다.

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④ 파라미터와 관련된 변수들의 측정을 위한 방법, 조건, 기구에 대한 설명의 미기재

- 해당 파라미터가 출원시 공지된 파라미터이고 통상의 기술자가 실시하기 위해 명확히 확인할 수 있는 경우 구체적인 측정방법에 대한 기재를 생략할 수 있다. 또한 파라미터의 정의, 기술적 의미, 측정방법, 제조방법, 실시예 및 비교예 등 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지는 않았더라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 쉽게 실시될 수 없다고 판단하지 않는다.

- 그러나 일반적인 파라미터라도 복수의 측정방법이 있고 측정방법에 따라 적절한 오차범위를 벗어나 상이한 결과 값이 산출되는 경우라면 쉽게 실시할 수 있도록 기재된 것이라고 볼 수 없으므로 구체적인 측정방법을 기재해야 한다.

- 파라미터의 측정에 있어 특정 조건이나 장치를 사용한 경우 파라미터의 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 측정조건이나 측정 장치도 명확하게 기재해야 한다.

개정안에서 신설된 청구범위 뒷받침 요건 (§42④(1))의 불충족 예시

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④ 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우[2004후1120]

- (예 1) 내지 (예 3)은 현행과 동일

- (예 4) 파라미터 발명에서 청구항에는 파라미터의 수치범위가 한정되어 있으나, 발명의 설명에는 그 수치범위 전체에 걸쳐 구체적인 실시예가 기재되어 있지 않고, 실시예를 통해 더 나은 효과가 확인된 수치범위 이외의 범위에 대해서는 출원시 그 기술분야의 기술상식으로도 그 효과가 인정되지 않는 경우 ⇒ 즉, 파라미터의 수치범위 전체에 걸쳐 구체적인 실시예가 모두 기재될 필요는 없지만, 이 경우 출원시 기술상식에 의해 그 효과가 수치범위 전체에 걸쳐 인정되어야 함.

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⑤ 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않은 경우

- (예 1)은 현행과 동일

- (예 2) 파라미터 발명에서 발명의 설명에는 파라미터의 특성 값을 만족할 뿐만 아니라 특정 조성 및 공정을 통해 냉연강판을 구성하는 경우 우수한 강도와 연신율을 확보하는 실시예만 기재되어 있으나, 청구항에는 파라미터의 특성 값만을 만족하는 냉연강판으로 기재된 경우 ⇒ 즉, 발명의 설명과 동일하게 파라미터의 특성 값, 특정 조성 및 공정을 만족하는 냉연강판으로 기재해야 함.