원고는 2014. 6.경 피고에게 특허권 침해를 원인으로 한 금지 청구와 손해배상을 구하는 소를 제기였습니다. 그러나 피고가 특허침해 소송에 대응하여 제기한 특허 무효 청구 사건에서 원고의 이 사건 특허가 무효라고 최종적으로 판단되자, 원고는 피고와의 실시권 약정을 주장하며 피고가 미지급한 특허실시료를 달라고 청구원인을 변경하였습니다. 

이에 대해 고등법원 원심(2심)은 원고의 실시료 청구를 인정하고 피고에게 실시료를 지급하라고 판결하였습니다. 

이에 대해 대법원 다음과 같이 설시하며, 원고에게 실시료를 지급하라고 판결한 원심의 판단이 정당하다고 보았습니다. 

"특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다."

특허가 무효임이 확정되면 특허권은 특허법 133조 제3항에 따라 처음부터 없었던 것으로 보게 됩니다. 이러한 특허무효의 소급효에 따라 특허무효 판결 이전 특허권이 유효함을 전제하고 이루어진 특허실시계약의 효력은 어떻게 되는지에 대한 논의들이 있었습니다. 대상 판결은 이러한 논의들이 쟁점이 된 판결입니다. 

대상 판결의 대법원이 설시한 법리는 과거 유사한 쟁점의 사건에서의 종래 대법원 판결(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결)의 설시 내용과 크게 다르지 않습니다. 즉, 대상 판결은 종래 대법원 판결의 특허실시계약은 특허 무효의 소급효에도 불구하고 특허 무효가 최종적으로 확정된 때 이행불능에 빠지게 된다는 법리를 재확인하였습니다. 다만 종래 대법원 판결의 결론은 특허가 사후에 무효가 된 경우 과거에 이미 지급한 특허실시료는 반환을 구할 수 없다는 것인 반면, 대상 판결은 이에 더 나아가 아직 지급하지 않은 특허실시료도 특허실시계약이 유효하게 존재하는 기간만큼 계산하여 지급해야 한다고 보았습니다.

대상 판결의 결론에 대해서 아래 내용은 추가로 검토를 요한다고 보입니다. 

대상 판결과 같이 특허발명의 진보성에 의문을 품은 실시권자가 어떻게 실시료 지급 의무에서 해방될 수 있는지 의문이 있고, 이에 대해 검토가 필요하다고 보입니다. 

특히 대상 판결의 사안의 경우 판결의 전제가 되는 특허실시계약이 존재하였는지 자체에 대해서 양 당사자 사이에 다툼이 있었고, 원심은 구두 약정이 있었다는 사실인정을 하였습니다. 사안의 구두 약정의 경우 계약의 기간 등 계약의 구체적인 내용이 정해져 있지 않았으며, 더욱이 분쟁에서 특허실시계약의 존재를 부인하는 피고가 실시계약을 전제하고 "실시계약을 해지한다"는 통지를 하기는 쉽지 않았을 것입니다. 

실시권자가 해지권 행사의 의사표시를 한다고 하더라도 해지권의 발생 근거 역시 불명확합니다. 특허실시계약은 일반적으로 (특허의 무효 가능성에 대한) 착오를 이유로 취소할 수 없는 것으로 보고 있으며(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결 등), 사정변경 등 계약 해지에 관한 일반이론을 적용하기도 구체적인 사정에 따라 다를 수 있으나 쉽지 않아 보입니다. 특히 실무상 특허실시계약에 삽입되는 실시권자가 특허무효에 대해 다툴 수 없다는 부쟁조항이 존재하는 경우, 사후적으로 특허발명의 진보성에 의문을 품은 실시권자가 특허 무효 사유를 이유로 약정을 해지할 수 있는 권리를 구성하기란 쉽지 않아 보입니다.

 

그렇다면 결국 실시권자는 계약 체결 전 단계부터 특허가 무효로 될 위험이 실시계약에 내포되어 있음을 전제하고 특허발명과 특허실시계약에 대하여 면밀히 검토해야 할 것입니다. 다만 특허 무효율이 상당히 높은 현실에서, 특허권자의 특허를 일단 인정하고 비용을 지급하기로 한 실시권자가 어디까지 특허 유효성에 대한 '위험'을 감수해야 하는지는 특허권을 무시하고 침해행위를 일단 저지르고 본 침해자들의 행위에 비추어 볼 때 여러가지 생각을 갖게 합니다. 

대상 판결은 원고의 실시료 지급 청구에 대항한 피고의 특허 무효 사유로 인한 권리남용 항변을 배척하였습니다. 그러나 사견으로는 대상 판결이 특허권자의 특허실시료 청구가 어떠한 경우에도 권리남용이 아니라고 판시한 것은 아니라고 봅니다. 

대상 판결의 사건의 경우 양 당사자 사이 2014. 3. 분쟁의 시작단계(실시료 미납)에서부터 2018. 8. 특허무효가 확정될 때까지 약 4년이 소요되었습니다. 한편, 원고는 소를 제기하기 전(2014. 6.경)에 실시료 미납을 이유로 실시계약을 해지하였는데, 결론적으로 특허권자인 원고의 해지로 인해 해지한 때까지 약 3개월 간의 미납 실시료만을 피고로부터 받을 수 있게 되었습니다. 반면 특허가 무효가 되었으므로 원고는 해지권을 행사한 이후부터는 돈을 받을 수 없게 되었습니다. 

그렇다면 만약 유사한 사건에서 대상 판결을 참고하여, 특허권자가 해지권을 행사하지 않고 특허무효가 확정될 때까지의 실시료만을 청구한다면 어떻게 될까요? 계약은 지켜져야 하나 특허에 무효 사유가 있는 경우 소송에서 특허침해자에 대하여 특허권을 행사할 수 없는 특허법의 특수한 법리에 비추어 볼 때, 실시권자가 어떤 경우에도 특허 무효가 확정될 때까지 계속 실시료를 지급해야 한다고 보기에는 무리가 있을 것 같습니다. 특히 대상 판결 사건의 경우 특허실시계약은 양 당사자 사이에 구체적인 계약의 내용을 정하지 않고 실시료만을 정한 구두계약이었습니다. 이 경우 사안에 따라 어떤 시점부터는, 실시권자에게 계약해지권이 발생하거나 특허권자의 실시료 청구가 권리남용에 해당한다고 보아야 하지 않을까 합니다. 

대상 판결은 실시권자는 특허 무효가 확정될 때까지 미지급한 실시료도 지급해야 한다고 판단하였다는 점에서, 실시권자는 특허실시계약을 체결할 때 특허발명과 계약의 내용 검토에 주의를 요해야 할 것입니다. 

유사한 분쟁에 있어, 특허실시계약은 특허 무효가 최종적으로 확정된 때부터 이행불능에 빠지게 된다는 종래 대법원 판결(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결)의 법리를 전제하고, 계약서의 내용을 바탕으로 당사자 사이 계약 체결 당시의 의사를 종합적으로 고려하여 실시권자의 해지권 발생 여부 및 권리남용의 법리를 조화롭게 적용하는 방법으로 문제를 해결하는 것이 바람직하다고 보입니다.