법무법인 다래
특허취소신청과 특허무효심판에 대하여
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- 작성일
- 2020.12.21
2016. 2. 29. 개정 특허법에 의하여 2017년 3월부터 등록된 특허에 대하여 등록 취소를 구하는 특허취소신청 제도가 시행되고 있다.
제132조의2(특허취소신청)① 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.1. 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)에 위반된 경우2. 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우② 제1항에도 불구하고 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다.
특허취소신청을 특허무효심판과 비교해 보면 다음과 같은 차이점이 있다.
1. 특허취소신청은 ‘누구나’ 가능하다. 이해관계인만 가능한 특허무효심판에 비해 신청인의 제한이 없다는 점에서 차이가 있다. 따라서 특허취소신청은 신청인을 밝히지 않으면서도 신청이 가능하다는 장점이 있다.
2. 특허취소신청은 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 신청이 가능하다는 점에서 특허무효심판에 비해 시기적 제약이 있다. 따라서 특허취소신청을 활용하려는 기업에서는 경쟁사의 특허 등록 현황을 수시로 확인하는 것이 필요하다.
3. 특허취소신청은 특허법 제29조와 제36조의 규정에 위반되는 것을 사유로 만 신청할 수 있다는 점에서 특허무효심판에 비해서는 사유가 다소 제한적이다. 다만, 특허무효심판의 경우에도 대부분 특허법 제29조의 진보성을 그 무효 사유로 한다는 점에서 실질적인 활용 측면에서는 별다른 차이가 없다고 할 수 있다.
4. 신청인 입장에서 특허취소신청은 특허무효심판에 비해 상대적으로 간략한 절차로 진행될 수 있다. 특허취소신청의 경우 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시를 포함하는 특허취소신청서를 제출하면 된다. 특허무효심판의 경우 심판청구서를 제출한 후에도 여러 번의 의견서, 구술심리 또는 기술설명회 등의 절차를 거치는 것이 일반적이다. 따라서 특허취소신청의 경우 특허무효심판에 비해 대리인 비용의 부담이 상대적으로 적을 수 있다는 점에서 신청인에게는 유용할 수 있다.
이와 같이, 특허취소신청은 특허무효심판에 비해 시기적 제한과 사유의 제한이 있기는 하지만, 신청인을 드러내지 않으면서 신청이 가능하고 비용도 절감될 수 있다는 측면에서 특허무효심판에 비해 장점이 있다. 따라서 특허취소신청은 기존의 특허무효심판과 함께 비권리자가 취할 수 있는 선택지를 넓혀 준다는 측면에서 앞으로 그 활용도가 증가할 것으로 예상된다.
한편, 특허청의 발표에 따르면 2017. 3. ~ 2019. 3.까지 2년간 278건의 특허취소신청이 있었고, 2019. 3월 기준으로 처리된 103건 중에서 24%에 해당하는 25건은 특허취소되고 나머지는 특허유지 되었으며, 특허취소된 25건 중 3건만 불복하였다고 한다1) . 특허무효심판의 인용률이 2017년 44.0% (766건 중 337건 인용), 2018년 45.6%(551건 중 251건 인용)2)이었음을 감안하면 특허취소신청의 인용률은 특허무효심판의 인용률에 비해 다소 낮은 것으로 보인다.
특허취소신청과 특허무효심판의 각 사건에서 제시된 증거와 특허 기술과의 유사성 등에서 차이가 있을 수 있으므로 위 인용률의 차이에 큰 의미를 부여할 수는 없겠지만, 특허취소신청에서는 신청인이 신청서를 제출한 후에는 특허권자의 주장에 대해 반박할 기회가 부족하다는 점이 한 가지 이유가 될 가능성이 있다고 추측된다. 특허무효심판의 경우 청구인의 심판청구이유에 대해 특허권자의 반박, 청구인의 재반박 등이 반복되면서 청구인이 충분히 의견을 개진할 기회를 가질 수 있다는 점을 고려하면, 특허취소신청에서 신청인의 의견 개진 기회가 부족하다는 점은 간략한 절차를 제공하려는 특허취소신청 제도의 취지상 어쩔 수 없는 단점으로 보인다.
특허취소신청에 신청인이 유력하다고 생각하는 증거를 제시하였음에도 인용되지 않았을 경우, 추후 특허무효심판을 청구하여 동일한 증거를 다시 제시하면서 무효 사유에 대해 충분히 의견을 개진한다고 하여도 무효청구가 인용될 가능성은 높지 않을 것으로 예상된다. 특허심판원에서 동일한 증거에 대해 특허취소신청에서의 결론과 반대되는 결론을 내기는 쉽지 않을 것이기 때문이다.
이런 상황을 고려하면, 확보하고 있는 선행문헌들 중에서 가장 유력한 선행문헌을 특허취소신청을 통해 제시할지 여부에 대해서는 전략적으로 접근할 필요가 있을 것이다. 경쟁사의 특허를 반드시 취소 또는 무효 시킬 필요가 있다면 비용이나 신분노출 등의 측면에서 다소 부담이 되더라도 특허취소신청에 비해 특허무효심판이 좀 더 나은 선택지가 될 수 있다는 점도 고려될 필요가 있다.