법무법인 다래
2020년 특허법 시행령 일부 개정(2020년 7월 14일 시행)
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- 142
- 작성일
- 2020.08.20
Ⅰ. 출원인으로 인한 지연기간 규정 정비 (특령 제7조의2, 실령 제6조의2)
1. 개정 이유
1) 해외 주요국 대비 등록지연에 따른 특허권·실용신안권 존속기간 연장시 제외되는 기간 을 좁게 규정하고 있어 제도 정비 필요.
(등록지연에 따른 존속기간연장 제도는 한-미 FTA 협정 체결에 따라 미국의 제도와 유사하게 도입되었으므로, 특히 미국과의 형평성 고려 필요)
<주요국의 존속 기간 연장시 제외기간의 비교>
한국 | 미국 | 일본 |
(재심사청구) 거절결정 후 재심사청구일까지의 기간만 제외 | 후 재심사청구일까지의 기간만 제외 (계속심사청구)(RCE) 계속심사 청구일부터 등록결정까지 심사기간 전체를 제외 | (심사전치) 거절결정일부터 심사전치에 따른 등록결정까지의 전체 기간 제외 |
(심사서류 미제출) 보정명령에 따른 보정 기간만 제외 | (심사서류 미제출) 출원일부터 8개월을 초과한 날부터 최종제출까지의 기간을 제외 | (심사서류 미제출) 보정명령에 따른 보정 기간만 제외 |
2) 등록지연을 방지하려면 특허청 뿐만 아니라 출원인의 노력 도 필요 하므로, 출원인의 노력 미비로 인한 심사지연기간은 연장 제외 필요.
2. 개정 내용
1) 거절결정등본 송달일부터 재심사에 따른 특허여부결정일까지의 기간을 출원인 지연기간으로 산정하도록 개정.
※ (현행) 거절결정등본 송달일∼재심사청구일까지의 기간만 출원인 지연기간으로 산정.
2) 심사에 필요한 서류*가 심사청구일부터 8개월이 지난 후 제출되면 초과된 기간을 출원인 지연기간으로 산정**하는 규정 신설.
* 미생물 수탁증, 공지예외주장 증명서류, 조약우선권주장 증명서류 및 핵산염기·아미노산 서열목록 등 심사를 진행하기 위해서 필수적으로 제출해야 하는 서류.
** 심사착수기간(약 10개월)을 고려하여 심사청구 후 8개월부터는 심사착수에 필요한 준비가 완료되어야 하는 것으로 간주(미국의 출원인 지연기간 산정 기준과 동일).
3) 외국어출원의 오역정정시 심사청구일부터 8개월이 지난 날부터 최종 오역정정서 제출일까지의 기간을 출원인 지연기간으로 규정.
특허법 시행령 제7조의2제1항 (개정안) |
제7조의2(출원인으로 인하여 지연된 기간) ① 법 제92조의2제3항에서 “출원인으로인하여 지연된 기간”이란 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다. 1. 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 특허에 관한 절차에서 다음각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 가.∼사. (현행과 같음) 아. 법 제42조의3제6항에 따라 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정한 문서(이하 이목에서 “오역정정서”라 한다)를 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날보다 늦게 제출하는 경우그 8개월이 되는 날의 다음날부터 오역정정서를 마지막으로 제출한 날까지의 기간 자.∼파. (현행 아목부터 타목까지와 같음) 하. 법 제67조의2제1항 본문에 따른 재심사를 청구한 경우에는 재심사 청구 전에 법 제67조제2항에 따른 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 특허청장이재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간 거.∼서. (현행 하목부터 버목까지와 같음) 어. 다음의 어느 하나에 해당하는 서류 또는 서면을 출원심사청구일부터 8개월이되는 날까지 제출하지 않은 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 그 서류 등을 제출한 날까지의기간 1) 미생물에 관계되는발명에 대한 특허출원인 경우 제2조제2항에 따른 미생물의기탁 사실을 증명하는 서류 2) 법 제30조제3항제1호에 따라같은 조 제1항 제1호를 적용 받으려는 경우 그 증명서류 3) 법 제54조제3항에 따라 우선권을 주장한 경우 같은 조 제4항에 따른 서류 또는 서면 2.∼4. (현행과 같음) |
3. 개정효과
특허권 존속기간 연장기간에서 제외되는 기간을 협정 상대국인 미국과 유사하게 조정하여 국가간 특허제도의 형평성 제고.
Ⅱ. 허가 등에 따른 특허권 존속기간연장 대상 및 운영규정 정비 (특령 제7조)
1. 개정 이유
특허법원 2019. 7. 5. 선고2018허2250(2018허2267) 판결요지 |
▷ [종합 판단] 이 사건시행령 조항이 마약류 관리법 제18조 및 제21조에 따라품목허가를 받아야 하는 마약류 관리법 제2조 제3호 라목에해당하는 향정신성의약품에 관한 발명을 규정하지 않은 것은 입법의 미비.
▷ [차별의 타당성] ‘이사건 의약품에 대한 마약류 관리법에 의한 품목허가’와 ‘약사법에의한 품목허가’는 그 허가기관, 제출서류, 대상시험의 종류와 내용, 소요기간 등에서 본질적인 차이가 없고, 이 사건 의약품에 대해 특허권 존속 기간 연장제도의 적용을 배제하거나 제한해야 할 공공의 이익이 크다고보기 어려우므로, 이 사건 의약품과 같은 향정신성의약품에 대해 존속기간 연장을 일체 허용하지 않으면헌법 제11조 제1항의 평등원칙을 위반한 차별에 해당.
▷ [입법취지] 1987년 ‘특허권 존속기간 연장제도’의 도입 당시 검토된 자료에는 향정신성의약품을다른 의약품 발명과 차별하여 특허권 존속기간의 연장대상에서 원천적으로 제외시키고자 하는 내용이나 논의는 없었던 것으로 보여, 입법자의 의도가 특허권 존속기간의 연장대상 발명에서 마약류 관리법에 의한 향정신성의약품에 관한 발명을 일부러배제한 것이라 보기 어려움. |
2) 제도의 안정성을 위하여 ‘허가 등에 따른 특허권 존속기간 연장제도 운용에 관한 규정’(특허청고시) 을 운영 중이나, 법령에서 이를 위임하는 근거 규정이 없어 행정규칙의 정당성 부여 필요
2. 개정 내용
1) 허가 등에 따른 존속기간연장 대상에 「마약류 관리법」에 따라 품목허가를 받은 마약·향정신성 의약품을 포함.
특허법 시행령 제7조 (개정안) |
제7조(허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원 대상 발명등) ① 법제89조제1항에서"대통령령이 정하는 발명"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는발명을 말한다. 1. 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다] 또는 「마약류관리에 관한 법률」 제18조제2항 또는 제21조제2항에 따라 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품(신물질을 유효 성분으로 하여 제조한 마약 또는 향정신성의 약품으로서 최초로 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품으로 한정한다)의 발명 2. (현행과 같음) ② 제1항 각 호의 발명과 관련하여 법 제89조제1항에 따른 특허발명을 실시할 수 없었던 기간의 산정 및 그 밖에 특허권의 존속기간 연장등록출원의 심사에 관한세부적인 사항은 특허청장이 정하여 고시한다. |
3. 개정 효과
1) 품목허가를 받은 마약류 의약품에 대한 특허권 존속기간 연장을 허용하여 헌법의 평등원칙 준수.
2) 허가 등에 따른 특허권 존속기간 연장의 기간 산정 및 심사 등에 대한 행정규칙 운영 정당성 부여.
Ⅲ. 미생물 기탁기관 인정 대상 확대 (특령 제2조 내지 제4조)
1. 개정 이유
1) 부다페스트조약*에 가입하지 않은 대만과 양국의 미생물기탁기관을 상호인정해주는 내용의 양해각서 체결 추진(’20년 초 예정)에 따라 관련 근거 규정 마련 필요.
* 미생물을 국제기탁기관(IDA)에 기탁후 미생물 관련 특허 출원하는 경우 부다페스트조약 가입국에서는 별도의 기탁 없이 출원 가능.
구체적으로, 조약국 상호간에는 미생물을 하나의 IDA(International Depository Authority)에 기탁하고 각국 특허출원시 수탁증 사본만 제출하면 되도록 규정(’80. 8. 발효)).
미생물관련 발명의 특허 출원시 국가별 미생물 기탁절차 |
위 표와 같이, 부다페스트조약 조약 미가입국 출원시, 그 나라 미생물기탁기관에 미생물을 따로 기탁해야 하는 번거로움과 비용 은 해외 특허 확보에 장애로 작용.
◈ 산업계 ▶ 의약‧식품‧에너지‧비료 등미생물 관련 글로벌 시장규모 $3,024억(’23년) ▶ 대만에 미생물관련 특허출원을 하는 경우 대만특허청의 지정 기관에 별도로 기탁함에 따른 추가 비용(기탁‧배송비) 발생 → 해외 IP 확보의장애로 작용
☞ 미생물기탁절차간소화를 위한 양자 간(한국-대만) 해결방안 요청 |
2. 개정 내용
1) 미생물기탁기관의 범주에 ‘대한민국과 미생물기탁에 관한 절차를 상호 인정하기로 합의한 국가가 지정하는 기탁기관’(지정기탁기관) 추가.
특허법 시행령 제2조 및 제3조 (개정안) |
제2조(미생물의 기탁) ① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 특허청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁하여야 한다. 다만, 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 아니할 수 있다. 1. 「특허법」(이하 "법"이라 한다) 제58조제2항에 따라 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록한 기관(이하 " 국내기탁기관"이라한다) 2. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약」 제7조에 따라국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관(이하 "국제기탁기관"이라 한다) 3. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국가에서 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관(이하 “지정기탁기관”이라 한다) 가. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약」의 당사국이 아닐 것 나. 해당 국가의 특허청장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물 기탁에 대해 대한민국과 동일한 조건의 절차를인정하기로 특허청장과 합의한 국가일 것 ②∼③ (현행과 동일)
제3조(미생물에 관계되는 발명의 특허 출원명세서 기재) 미생물에관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 법 제42조제2항에따른 명세서(특 허 출원서에 최초로 첨부한 명세서를 말한다)를적을 때 제2조제1항 본문에 따라 미생물을 기탁한 경우에는국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에서 부여 받은 수탁번호를, 같은 항 단서에 따라 그 미생물 을 기탁하지 아니한 경우에는 그 미 생물의 입수방법을 적어야 한다. |
2) 지정기탁기관에 기탁된 특허미생물을 연구·시험 목적으로 분양 받고자 하는 경우, 그 분양에 대한 근거 규정 마련
특허법 시행령 제4조 (개정안) |
제4조(미생물의 분양) ① 제2조에 따라 기탁된미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 산업통상자원부령으로 정하는 바에따라 국내 기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양 받을 수있다. 1.∼2. (현행과 같음) ② 제2조에 따라 미생물을기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에신청하여 해 당 미생물을 분양 받을 수 있다. ③ (현행과 같음) |
3. 개정 효과
부다페스트조약에 가입하지 않은 국가와 협약을 체결할 경우 상대국이 지정한 미생물기탁기관을 상호 인정하도록 함으로써 상대 국가에 특허를 출원할 경우 미생물기탁 절차를 간편화.
< 대만과주요국의 미생물 기탁 관련 MOU 현황 > ▷ (대만-일본) 일본과 최초로 미생물 기탁 관련 협력프로그램 MOU 체결 (’14.11.) 및 시행(’15.6.18.). ▷ (대만-영국) 특허절차를 위한 미생물기탁 관련 MOU 체결 및 시행 (’17.12.1.). - (시행 전) 일본‧영국에서 대만에 출원하려는 자는 일본‧영국특허청 인정 기탁 기관(IDA)과대만특허청 지정 기탁기관(FIRDI)에 각기 따로 기탁한 후 출원 - (시행 후) 일본‧영국은 대만특허청이 지정한 기탁기관(FIRDI)의 기탁을 인정, 대만은 일본‧영국특허청이 공인한 IDA 기탁을 인정 ☞기탁절차 간소화
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