법무법인 다래
루이비통 문양: 상표적사용 VS. 디자인적 사용
- 조회수
- 228
- 작성일
- 2018.12.20
Ⅰ. 들어가며 Ⅱ. 路易威登马利蒂(루이비통)의 도형상표와 침해제품 Ⅲ. 중국 광동성고급인민법원 (2017)奥民终1107号 판결 Ⅳ. 상표적 사용과 디자인적 사용에 대하여 Ⅴ. 마무리하며 |
Ⅰ. 들어가며
이번에 소개하는 사건은, 프랑스의 유명 가방 회사 路易威登马利蒂(루이비통)이 자신의 브랜드 가방에 사용하는 디자인을 도형상표로 등록 받고, 자동차 용품 등에 해당 도안을 사용한 침해업자에 대해서 상표권 침해금지 및 손해배상 등을 청구하여, 그 청구가 인용된 사례입니다.
본 사건은 기본적으로 상표권 침해사례이며 중국법원이 소개하는 판례로 선정되지도 아니하였으나, ‘치명상표’와 지정상품의 범위를 넘어선 권리 보호 등 다양한 쟁점에 대해서 살펴볼 수 있고, 무엇보다도 상표적 사용과 디자인적 사용에 대한 중국법원의 입장이 흥미로워 소개하는 사례로 선택하게 되었습니다.
산업의 발달과 다양한 상품의 출몰하면서, 과연 어디까지가 상표로서의 사용이며 과연 어떠한 것을 외관 디자인으로 보호되는 것인지, 그 경계를 구분하기에 다소 모호하다고 어렵다고 느끼게 되는데, 본 사안이 이해에 도움이 되기를 바랍니다.
Ⅱ. 路易威登马利蒂(루이비통)의 도형상표와 침해제품
1. 路易威登马利蒂(루이비통)의 도형상표
프랑스의 명품 가방브랜드를 운영하는 路易威登马利蒂(루이비통)은 1985. 10. 15. 중국에 자신의 가방 브랜드에 일관되게 사용되는 디자인 도안을 지정상품 제18류 핸드백, 손지갑, 우산, 지팡이, 가죽허리띠 등으로 하여 아래와 같이 도형상표로 출원, 등록을 받았고, 3차례에 걸쳐 갱신등록이 이루어진 상태입니다.
2. 陈德雄(천더씨웅)의 침해행위
광동성에서 자동차 차량 용품을 제조, 판매하는 陈德雄(천더씨웅)은 루이비통의 허락을 받지 아니하고 무단으로 자신의 차량용품에 위 도형상표를 배경 도안 디자인으로 사용하였습니다.
Ⅲ. 중국 법원의 판단
1. 1심 판결의 내용 – 광주 지식재산법원 (2015) 奥知法商民初字第12号
(가) 치명상표 관련 주장
루이비통은 자신의 위 도형상표의 알려진 정도가 중국 상표법 제13조 驰名商标(치명상표)에 이르기 때문에 천더씨웅이 위 도형상품의 지정상품인 제18류 지갑과는 차이가 있는 차량 용품 등에 위 도형상표를 무단 사용하였더라도 상표권 침해가 된다고 주장하였습니다.
광주 지식재산법원에서는 루이비통 측이 제출한 각종 증거자료와 기존의 중국 법원에서 상표권 보호를 인정받은 실적을 종합하여, 침해행위 발생시에 이미 중국경내에서 공중에게 위 도형상표의 알려진 정도가 驰名(치명)의 정도에 이른다고 판단하고, 등록 받은 지정상품인 제18류를 넘어서 차량 용품에까지 상표권의 효력이 미친다고 보아 상표권 침해를 인정하였습니다.
(나) 디자인적 사용의 항변
천더씨웅은 루이비통이 위 도형상표를 상표적으로 사용하지 아니하였으므로, 피소행위 발생 전에 해당 상표가 치명상표로서의 인지도를 쌓을 수 없었고, 자신도 본 도형상표를 피소 제품에 장식 무늬 또는 장식 무늬의 일부로 사용한 것이지, 상표적으로 사용한 것이 아니라는 항변을 하였습니다.
하지만, 법원은 양 측이 사용이 모두 제품의 외관을 아름답게 하는 기능뿐만 아니라, 반복적으로 사용되어 제품의 출처를 식별시키는 역할도 하기 때문에 상표적 사용이라고 보았습니다.
(다) 합법근원의 항변 및 공동피고의 추가 문제
천더씨웅은 중국 상표법 제64조에 근거하여, 자신은 상표권 침해행위인지 모르고 상품을 합법적으로 취득하여 판매한 것에 불과하다고 주장하였으나, 법원은 천더씨웅이 제출한 증거로는 합법근원이 설명되지 않는다고 보았습니다.
그 밖에, 천더씨웅은 자신이 혼자 침해행위를 한 것이 아니라, 沈某(성이 심이고 이름은 불상임)와 공동으로 침해행위를 한 것인데 자신에게만 소송을 제기한 것은 불합리하다고 주장하였습니다.
이에 대하여, 법원은 필수적 공동소송으로 진행해야 하는 소송이라면 루이비통이 천더씨웅에게만 소송을 제기한 것이 문제가 될 수 있겠지만, 피침해자인 루이피통이 침해의 일부분에 대해서만 소를 제기하거나 혹은 전체 피고인에게 연대하여 배상책임을 묻는 것을 선택할 수 있으므로, 천더씨웅의 공동피고 추가신청을 받아들이지 않는다고 하였습니다.
그 결과, 1심 법원은 루이비통의 상표권 침해금지 청구를 인용하였을 뿐만 아니라, 피고 천더씨웅이 배상해야 할 손해배상액으로 루이비통의 경제적 손실액 6만만 위안 및 루이비통이 침해를 구제받기 위해 소비한 합리적 비용으로 소비한 12만 위안을 인정하였습니다.
2. 2심 판결의 내용 – 광동성 고급인민법원 (2017) 粤民终第1107号
광동성 고급인민법원의 2심 판단 역시 각 쟁점 별로 1심 판결을 지지하면서 천더씨웅의 상소 청구를 기각하였습니다. 디자인적 사용의 문제에 대해서는 항목을 바꾸어 좀 더 자세한 설명을 하겠습니다.
3. 디자인적 사용의 항변에 대하여
본 사건에서 피고 천더씨웅은 위 도형상표의 사용이 상표적 사용이 아니라 제품을 아름답게 하는 디자인적 사용에 불과하다며 아래 두 가지 관점에서 항변을 하였습니다.
(가) 천더씨웅은, 루이비통이 위 도형상표를 상표적으로 사용하지 아니하였으므로, 피소행위 발생 전에 해당 상표가 치명상표로서의 인지도를 쌓을 수 없었고, 따라서 등록 받은 지정상품을 넘어서는 보호를 받을 수 없는 바, 본인의 피소행위는 침해를 구성하지 않는다고 주장하였습니다 (루이비통이 디자인적으로 사용하였다는 주장).
하지만, 법원은 루이비통이 제18류 가죽 상품 등에 위 도형 상표를 광범위하게 반복적으로 사용하여, 대중들이 루이비통의 독특한 장식으로 인식하게 되었다고 보았습니다. 중국 상표법 제8조에서 자연인, 법인 또는 기타 조직의 상품을 타인의 상품과 구별하는 그 어떤 문자, 도형, 자모, 숫자, 입체 표식 및 칼라조합, 오디오 및 상기 요소의 조합을 포함한 표식은 모두 상표로 출원을 할 수 있다고 규정하고 있습니다. 그에 대비하여, 상품 장식은 상품을 식별시키면서 외관을 아름답게 하는데, 상품 혹은 그 포장에 부가된 문자, 도안, 색채 및 그 배열의 조합으로 존재합니다. 이처럼, 상표 및 상품의 장식이 모두 문자, 도안, 색채 등 요소 및 각 요소의 조합으로 구성된 것으로, 양자가 둘 중에 하나만 존재할 수 있는 관계에 있는 것은 아니라는 것을 알 수 있습니다. 루이비통은 본 도형상표를 장기간 상품의 장식으로 사용하였으므로, 해당 상표는 상품의 근원을 구별시킬 뿐만 아니라 상품 외관을 아름답게 하는 기능까지 가지므로, 해당 사용행위는 상표법 의미상의 사용에 속한다고 보았습니다.
(나) 또한, 천더씨웅은 자신은 본 도형상표를 피소 제품에 장식 무늬 또는 장식 무늬의 일부로 사용한 것이지, 상표적으로 사용한 것이 아니라는 항변을 하였습니다 (피고 천더씨웅 자신이 디자인적으로 사용하였다는 주장).
하지만, 법원은 그 역시, 중국 상표법 제48조에서 규정한 ‘상표의 사용’이라 함은 상표를 상품, 상품 포장 또는 용기 및 상품거래문서, 또는 광고 홍보, 전시 및 기타 상업활동에 사용함을 말하며 상품 출처를 분별하는데 쓰이는 행위를 뜻하는데, 위 도형상표가 침해 상품 1 시트 벨트 버클과 태양 보호 제품에 반복적으로 사용되어 제품 출처표시와 외관을 아름답게 하는 기능을 동시에 하고 있으므로 상표적 사용이라고 보아야 하고, 또한, 침해 상품 2 안전 벨트 버클에도 도형 상표를 반복적으로 광범위하게 사용한 행위 역시 상표적 사용이라고 보아야 한다고 판단하였습니다.
1. 1심 판결의 내용 – 광주 지식재산법원 (2015) 奥知法商民初字第12号
(가) 치명상표 관련 주장
루이비통은 자신의 위 도형상표의 알려진 정도가 중국 상표법 제13조 驰名商标(치명상표)에 이르기 때문에 천더씨웅이 위 도형상품의 지정상품인 제18류 지갑과는 차이가 있는 차량 용품 등에 위 도형상표를 무단 사용하였더라도 상표권 침해가 된다고 주장하였습니다.
광주 지식재산법원에서는 루이비통 측이 제출한 각종 증거자료와 기존의 중국 법원에서 상표권 보호를 인정받은 실적을 종합하여, 침해행위 발생시에 이미 중국경내에서 공중에게 위 도형상표의 알려진 정도가 驰名(치명)의 정도에 이른다고 판단하고, 등록 받은 지정상품인 제18류를 넘어서 차량 용품에까지 상표권의 효력이 미친다고 보아 상표권 침해를 인정하였습니다.
(나) 디자인적 사용의 항변
천더씨웅은 루이비통이 위 도형상표를 상표적으로 사용하지 아니하였으므로, 피소행위 발생 전에 해당 상표가 치명상표로서의 인지도를 쌓을 수 없었고, 자신도 본 도형상표를 피소 제품에 장식 무늬 또는 장식 무늬의 일부로 사용한 것이지, 상표적으로 사용한 것이 아니라는 항변을 하였습니다.
하지만, 법원은 양 측이 사용이 모두 제품의 외관을 아름답게 하는 기능뿐만 아니라, 반복적으로 사용되어 제품의 출처를 식별시키는 역할도 하기 때문에 상표적 사용이라고 보았습니다.
(다) 합법근원의 항변 및 공동피고의 추가 문제
천더씨웅은 중국 상표법 제64조에 근거하여, 자신은 상표권 침해행위인지 모르고 상품을 합법적으로 취득하여 판매한 것에 불과하다고 주장하였으나, 법원은 천더씨웅이 제출한 증거로는 합법근원이 설명되지 않는다고 보았습니다.
그 밖에, 천더씨웅은 자신이 혼자 침해행위를 한 것이 아니라, 沈某(성이 심이고 이름은 불상임)와 공동으로 침해행위를 한 것인데 자신에게만 소송을 제기한 것은 불합리하다고 주장하였습니다.
이에 대하여, 법원은 필수적 공동소송으로 진행해야 하는 소송이라면 루이비통이 천더씨웅에게만 소송을 제기한 것이 문제가 될 수 있겠지만, 피침해자인 루이피통이 침해의 일부분에 대해서만 소를 제기하거나 혹은 전체 피고인에게 연대하여 배상책임을 묻는 것을 선택할 수 있으므로, 천더씨웅의 공동피고 추가신청을 받아들이지 않는다고 하였습니다.
그 결과, 1심 법원은 루이비통의 상표권 침해금지 청구를 인용하였을 뿐만 아니라, 피고 천더씨웅이 배상해야 할 손해배상액으로 루이비통의 경제적 손실액 6만만 위안 및 루이비통이 침해를 구제받기 위해 소비한 합리적 비용으로 소비한 12만 위안을 인정하였습니다.
2. 2심 판결의 내용 – 광동성 고급인민법원 (2017) 粤民终第1107号
광동성 고급인민법원의 2심 판단 역시 각 쟁점 별로 1심 판결을 지지하면서 천더씨웅의 상소 청구를 기각하였습니다. 디자인적 사용의 문제에 대해서는 항목을 바꾸어 좀 더 자세한 설명을 하겠습니다.
3. 디자인적 사용의 항변에 대하여
본 사건에서 피고 천더씨웅은 위 도형상표의 사용이 상표적 사용이 아니라 제품을 아름답게 하는 디자인적 사용에 불과하다며 아래 두 가지 관점에서 항변을 하였습니다.
(가) 천더씨웅은, 루이비통이 위 도형상표를 상표적으로 사용하지 아니하였으므로, 피소행위 발생 전에 해당 상표가 치명상표로서의 인지도를 쌓을 수 없었고, 따라서 등록 받은 지정상품을 넘어서는 보호를 받을 수 없는 바, 본인의 피소행위는 침해를 구성하지 않는다고 주장하였습니다 (루이비통이 디자인적으로 사용하였다는 주장).
하지만, 법원은 루이비통이 제18류 가죽 상품 등에 위 도형 상표를 광범위하게 반복적으로 사용하여, 대중들이 루이비통의 독특한 장식으로 인식하게 되었다고 보았습니다. 중국 상표법 제8조에서 자연인, 법인 또는 기타 조직의 상품을 타인의 상품과 구별하는 그 어떤 문자, 도형, 자모, 숫자, 입체 표식 및 칼라조합, 오디오 및 상기 요소의 조합을 포함한 표식은 모두 상표로 출원을 할 수 있다고 규정하고 있습니다. 그에 대비하여, 상품 장식은 상품을 식별시키면서 외관을 아름답게 하는데, 상품 혹은 그 포장에 부가된 문자, 도안, 색채 및 그 배열의 조합으로 존재합니다. 이처럼, 상표 및 상품의 장식이 모두 문자, 도안, 색채 등 요소 및 각 요소의 조합으로 구성된 것으로, 양자가 둘 중에 하나만 존재할 수 있는 관계에 있는 것은 아니라는 것을 알 수 있습니다. 루이비통은 본 도형상표를 장기간 상품의 장식으로 사용하였으므로, 해당 상표는 상품의 근원을 구별시킬 뿐만 아니라 상품 외관을 아름답게 하는 기능까지 가지므로, 해당 사용행위는 상표법 의미상의 사용에 속한다고 보았습니다.
(나) 또한, 천더씨웅은 자신은 본 도형상표를 피소 제품에 장식 무늬 또는 장식 무늬의 일부로 사용한 것이지, 상표적으로 사용한 것이 아니라는 항변을 하였습니다 (피고 천더씨웅 자신이 디자인적으로 사용하였다는 주장).
하지만, 법원은 그 역시, 중국 상표법 제48조에서 규정한 ‘상표의 사용’이라 함은 상표를 상품, 상품 포장 또는 용기 및 상품거래문서, 또는 광고 홍보, 전시 및 기타 상업활동에 사용함을 말하며 상품 출처를 분별하는데 쓰이는 행위를 뜻하는데, 위 도형상표가 침해 상품 1 시트 벨트 버클과 태양 보호 제품에 반복적으로 사용되어 제품 출처표시와 외관을 아름답게 하는 기능을 동시에 하고 있으므로 상표적 사용이라고 보아야 하고, 또한, 침해 상품 2 안전 벨트 버클에도 도형 상표를 반복적으로 광범위하게 사용한 행위 역시 상표적 사용이라고 보아야 한다고 판단하였습니다.
Ⅳ. 상표적 사용과 디자인적 사용에 대하여
1. 본 판례 사건의 특수성
실제 사례에서 상표적 사용인지 디자인적 사용인지 구별이 쉽지 않은 경우가 많은데, 본 사례에서 중국 법원은 명확하게 루이비통의 사용과 피고 천더씨웅의 사용을 모두 ‘상표적 사용’에 해당한다고 판단하였습니다. 이러한 판단이 내려지게 된 데에는, 1986년 최초 중국에 출원되어 3차례에 갱신이 이루어지면서 지금까지 가죽 가방류 등에 ‘
’ 도안이 일관되게 사용되었으며, 그 인지도도 중국상표법이 특별히 지정상품을 넘어선 보호를 인정하는 ‘치명상표’의 정도에 이르러, 문양 그 자체로 브랜드의 이미지를 연상시키고 있다는 점이 감안된 것이라 생각됩니다.
1. 본 판례 사건의 특수성
실제 사례에서 상표적 사용인지 디자인적 사용인지 구별이 쉽지 않은 경우가 많은데, 본 사례에서 중국 법원은 명확하게 루이비통의 사용과 피고 천더씨웅의 사용을 모두 ‘상표적 사용’에 해당한다고 판단하였습니다. 이러한 판단이 내려지게 된 데에는, 1986년 최초 중국에 출원되어 3차례에 갱신이 이루어지면서 지금까지 가죽 가방류 등에 ‘
’ 도안이 일관되게 사용되었으며, 그 인지도도 중국상표법이 특별히 지정상품을 넘어선 보호를 인정하는 ‘치명상표’의 정도에 이르러, 문양 그 자체로 브랜드의 이미지를 연상시키고 있다는 점이 감안된 것이라 생각됩니다.2. 일반적인 사례와 그 해결방법
하지만 현실에서는, 브랜드 인지도가 치명(驰名)에 이를 만큼 높지 않으나 상당한 매출을 올리는 상품과 관련하여,
① 해당 기업이 사전에 디자인 출원을 하지 못해 하자 없는 디자인권 확보가 어려운 상황에서 외관을 모방한 카피 제품이 출몰하는 경우 그 대응을 위해 도형상표를 출원하는 경우를 종종 찾아볼 수 있습니다. 반대로,
② 악의적으로 해당 상품 포장 디자인의 중요부분을 도형 상표로 무단 선점 한 브로커 등으로 인해 상품 판매에 어려움을 겪는 경우도 볼 수 있습니다.
위 판례를 볼 때, 중국 법원이 ‘디자인적 사용’과 구별되는 ‘상표적 사용’의 개념을 명확히 가지고 있으므로, 도안의 인지도가 치명(驰名)에 이르지 않는 일반적인 사례의 경우, 출처표시로 ‘상표적 사용’이 아니기 때문에 상표권 침해를 인정하지 않는다는 판결이 내려질 가능성도 상당합니다.
구체적으로 ①번 사안과 관련해서는, 도형상표를 등록권리로 권리행사 하더라도 상표적 사용이 아니라는 판결이 내려질 가능성이 있지만,
1) 시간이 지나면서 상품의 인지도가 올라감에 따라 추후 상품의 출처 표시로 인정될 여지도 있으며,
2) 도형 상표의 존재 자체로 침해 상품 억제력을 가질 수 있습니다. 또한, 중국 반부정당경쟁법 제5조에서 ‘타인의 지명상품(知名商品)’ 1) 특유의 명칭, 포장, 장식 등을 무단 사용하는 행위를 부정당경쟁행위로 규정하고 규제하는 만큼, 이와 같은 도형상표는 등록권리를 계속 유지하고 관리하기를 권유하고 싶습니다.
②번 사안과 관련해서는, 악의적인 도형상표 무단선점에 대응해서, 이를 상품의 외관을 돋보이게 하도록 디자인적으로 사용한 것이지 출처표시인 상표로 사용한 것이 아니라는 항변을 하여야 하겠습니다. 악의적인 무단선점자가 상표권 침해소송을 제기한 경우라면, 해당 소송에서 곧바로 이와 같은 디자인적 사용이라는 항변을 할 수 있겠습니다. 그렇지만, 악의적인 무단 선점자들은 곧바로 소송을 제기하기 보다는, ‘타오바오’와 같은 온라인 몰에 침해 신고를 하는 등 간접적인 방법으로 지속적으로 영업을 방해하는 경우가 많습니다. 한국에서는 이와 같은 경우 ‘소극적 권리범위 확인 심판’을 제기하여 도안 사용이 도형상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 받을 수 있을 것이나, 중국은 ‘권리범위 확인 심판’ 제도가 없습니다. 그 대신에, 중국은 한국에 없는 ‘비침해 확인소송’ 2) 제도가 있어서, 도안 사용이 등록상표권 침해가 아니라는 민사법원의 확인을 받을 수 있습니다.
Ⅴ. 마무리하며
어떠한 상품을 보면서, 여기까지는 디자인권으로 보호해야 하는 ‘디자인적 사용’의 범위이고, 여기까지는 상표권으로 보호해야 하는 ‘상표적 사용’의 영역이라고 칼로 자르듯 구분 짓는 것이 쉽지도 않고, 그러한 구분을 하는 것이 바람직하지도 않다고 생각합니다.
오히려, 산업 발달을 도모하고 다양한 아이디어와 상품이 계속하여 개발되도록, 여러 각도에서 지식재산권의 중첩적 보호가 가능하도록 제도를 개선시켜 나가야 할 필요가 있다고 생각합니다.
1. 치명상품(驰名商品) 보다는 유명성이 낮지만 상당히 알려진 정도를 의미합니다.
2. 중국에서는 비침해 확인소송을 제기하기 위한 요건으로, 등록권리자가 침해의 ‘경고장’ 등을 보내와 침해의 경고와 향후 소제기를 예고한 경우 비침해 확인의 이익이 있다고 보고 있습니다.