1. 서론

디자인보호법에 의한 디자인등록제도에서는 원칙적으로 출원 전에 일반인에게 알려진(공지) 디자인과 동일하거나 유사한 디자인은 신규성이 상실되었다는 이유로 디자인등록을 받을 수 없으나, 예외적으로 신규성 상실의 예외주장을 한 경우에는 디자인등록을 받을 수 있습니다(법제36조)¹⁾. 그러나 출원 전에 동일·유사한 디자인을 다수 공지시키고(출원인이 스스로 공지시킴; 자기공지) 출원 시에 신규성 상실의 예외 주장을 하여 등록이 되었지만 추후 자기공지에 의하여 등록이 무효 된 판례를 소개함으로서 이런 경우의 등록무효를 면할 수 있는 방법 등의 시사점을 설명하고자 합니다.

2. 관련 심판결례

1) 사실관계

갑(甲)은 “간이형 스프링클러”에 관한 디자인 B를 2012. 4. 6.자로 발행한 카탈로그에 게재하여 공지하였고, 2012. 6. 11.자에는 이와 유사한 디자인 C를 자신의 인터넷 블로그에 게재하여 공지하였습니다. 그 후 갑은 2012. 9. 28.자로 디자인 A를 출원하면서 2012. 4. 6.자 발행 카탈로그에 디자인 B가 게재된 사실을 이유로 신규성 상실의 예외를 주장하였고, 심사단계에서 이 주장은 인정되어 디자인 A는 등록이 되었습니다. 그 이후 경쟁업자 을(乙)은 등록디자인 A가 신규성 요건 등을 위반하여 등록된 것이므로 그 등록은 무효가 되어야 한다는 이유로 2013. 5. 8.자로 등록디자인 A에 대한 등록무효심판을 청구하였습니다.

이 사건 등록디자인 A와 비교대상디자인 C는 전면부 우측에 두 줄의 핑크색 세로줄과 세로줄 사이에 사각모양 등 일부 모양의 유무에서 차이가 있지만 이를 제외한 형태를 기준으로 할 때 동일하다는 점에서는 갑, 을(甲, 乙)당사자 간에 다툼이 없고, 비교대상디자인 B와 비교대상디자인 C는 전면부에 “  ”와 같은 손잡이의 유무에서만 차이가 있다는 점에서 다툼이 없습니다. 즉, 이 사건 등록디자인 A와 비교대상디자인 C는 한손으로 전면부 손잡이를 잡고 상부 뚜껑을 위쪽으로 여는데 반해, 비교대상디자인 B는 상부 뚜껑 양 측면을 양손으로 잡고 위쪽으로 연다는 점에서 차이가 있습니다. 

2) 특허심판원 심결(2013당1184)

디자인의 동일성은 물리적으로 완벽한 동일성을 의미하는 것이 아니라 형상과 모양 및 색채의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 정도를 말하는 것이고(대법원 2001. 7. 13. 선고 2000후730 판결 참조), 이와 같은 기준으로 보면 비교대상디자인 B, C는 동일한 것이어서 비교대상디자인 B의 선공지를 이유로 한 신규성 상실의 예외 주장의 효력은 비교대상디자인 C에도 미치므로 이 사건 등록디자인 A는 그 등록이 무효가 되어야 한다는 청구인 을(乙)의 주장은 이유 없다고 판단하였습니다.  

3) 특허법원 판결(2014허2184)

가) 관련법리

「디자인 출원인이 최초에 공지된 디자인에 대해서만 신규성상실 예외 주장을 하더라도 그와 동일성이 인정되는 범위 내에서 나머지 공지된 디자인들에 대해서도 신규성상실 예외 규정이 적용된다고 해석해야 할 것이다.」라는 법리를 설시하였습니다.

나) 구체적인 판단

「비교대상디자인 B와 C는 상단부의 손잡이 유무에서 차이가 있고, 비교대상디자인 C의 상단부의 손잡이는 비록 차지하는 면적이 작기는 하지만, 정면 상단부에 위치하고 있어서 눈높이에서 바라볼 수 있고, 그 기능도 상단부의 문을 위로 개폐하는 것이어서 외관 또는 심미감에 영향을 주는 요소로 파악할 수 있다. 따라서 비교대상디자인 B와 C는 동일한 미감을 일으키는 동일한 디자인으로 볼 수 없다. 그렇다면 비교대상디자인 B의 선공지를 이유로 한 신규성 상실의 예외 주장의 효력은 비교대상디자인 C에는 미치지 않으므로 이 사건 등록디자인 A는 선공지된 비교대상디자인 C에 의하여 신규성을 상실하였다고 할 것이므로 그 등록은 무효가 되어야 한다.」고 판단하였습니다.  

4) 대법원 판결(2014후1341)  

「출원 전 여러 번의 공개행위를 하고 그 중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도 공지된 나머지 디자인들이 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다고 봄이 타당하고, 여기서 동일성이 인정되는 범위 내에 있는 디자인이란 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인을 말하며, 전체적 심미감이 유사한 정도에 불과한 경우는 여기에 포함되지 아니한다.」라고 판시하면서 비교대상디자인 B와 C는 동일성 범위에 속하지 않고 이 사건 등록디자인 A는 비교대상디자인 C와 동일하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다는 특허법원의 판단은 정당하다고 판결하였습니다.

3. 시사점

1) 새로 개발한 디자인 제품에 대하여 출원 전에 런칭 행사나 판매 등을 통해서 일반인에게 공개(공지)한 경우에도 최초 공개일로부터 1년 이내에 개발 디자인을 출원하면서 신규성 상실의 예외를 주장하면 디자인등록을 받을 수 있다.

2) 새로 개발한 디자인 제품 또는 사진을 출원 전에 인터넷 블로그, 카달로그, 런칭 행사, 인터넷 쇼핑몰 등에서 수차례 일반인에게 공개(공지)한 경우에도 공개된 디자인이 모두 동일한 경우에는 최초 공개일로부터 1년 이내에 디자인등록출원을 하면서 최초 공개된 디자인 1건에 대한 신규성 상실의 예외 주장만 하면 디자인등록을 받을 수 있다. 

3) 새로 개발한 디자인 제품을 1차 런칭 행사 때 공개하였으나 소비자의 반응이 좋이 않아 디자인을 개선(변경)하여 2차 런칭을 하였고, 그 이후 또다시 디자인을 개선하여 3차 런칭을 한 후, 3차 런칭 제품에 대한 소비자의 반응이 좋아 이를 디자인등록출원을 하고자 하는 경우(1차, 2차, 3차 런칭 제품의 디자인이 서로 유사한 경우) 1차 런칭 행사일로부터 1년 이내에 디자인등록출원을 하여야 하고, 이때 1차, 2차, 3차 런칭 제품 디자인 3건 모두에 대한 신규성 상실의 예외 주장을 하여야만 디자인등록을 받을 수 있으며, 추후 출원 전 자기공지에 의한 등록무효를 피할 수 있다.

1) 신규성 상실의 예외 주장 요건과 절차에 관해서는 특허법인 다래 홈페이지 「다래논단」에 2018. 02. 08.자로 게재된 「디자인의 신규성 상실의 예외 주장 기간 확대」를 참고하시기 바랍니다.