І. 서설특허출원, 심판 및 소송의 절차적인 면에서 한국과 일본 사이에는 상당히 많은 제도적 차이가 있습니다.이에 비하면 특허실체법은 양국이 대체로 유사하다고 볼 수 있으나, 그렇다고 차이가 없는 것은 아닙니다.예를 들어, 일본특허법상으로는 (i) 특허발명의 대상이 되는 "물건"에 "프로그램"이 포함되어 있고(일본특허법 제2조 제3항), (ii) 실시 태양 중에 "수출"도 명시되어 있으며(같은 조항), (iii) 미등록 통상실시권자에게도 대항력을 부여한다는 점(일본특허법 제99조) 등을 유의미한 차이점으로 들 수 있을 것입니다.무엇보다도, 특허실체법상 양국 간의 가장 중요한 차이는 간접침해에 관한 규정에서 찾을 수 있지 않을까 합니다(이는 2002년 및 2006년 일본 특허법 개정에 기인한 것입니다). 이에, 특허법상 간접침해에 관한 한일 간의 차이점에 대하여 개략적으로 살펴 보겠습니다.
Ⅱ. 특허법 규정의 비교1. 간접침해의 성립요건에 관한 양국 특허법의 규정을 비교하면 아래의 표와 같습니다.
2.위의 표와 같이, 한국특허법상의 간접침해 규정은 일본특허법에도 그대로 있습니다.즉, 한국특허법 제127조 제1호 및 제2호에 해당하는 규정은 각각 일본특허법 제101조 제1호 및 제4호이며, 그 내용은 양국 간에 실질적으로 동일합니다(일본특허법상 "양도 등"에는 "대여"가 포함되므로 법 문언상 "대여" 유무의 차이는 실질적 차이가 될 수 없습니다).이것은 간접침해의 가장 기본적인 유형으로서, 전용품(특허물건의 생산에만 이용되거나 특허방법의 사용에만 이용되는 물건)의 실시에 의한 간접침해라고 할 수 있습니다.
3.그러나, 일본특허법에는 한국특허법에 없는 간접침해의 유형이 두 개 더 있습니다.그 하나는 2002년 도입된 것으로서 일본특허법 제101조 제2호 및 제5호이고, 다른 하나는 2006년 도입된 것으로서 일본특허법 제101조 제3호 및 제6호입니다.
가.일본특허법 제101조 제2호 및 제5호는 종래의 간접침해에서 이른바 "~에만" 요건 내지 전용품 요건(= 특허물건의 생산"에만" 이용될 것, 특허발명의 사용"에만" 이용될 것)을 완화시킨 것으로서, 비전용품의 생산, 판매 등에 의한 간접침해라고 할 수 있습니다.그 성립요건은 ① 특허물건의 생산 또는 특허방법의 사용에 이용되는 물건으로서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것이 아닐 것(이를 "비(非)범용품 요건"이라고도 합니다), ② 과제의 해결에 불가결한 것일 것(이를 "불가결성 요건"이라고도 합니다 ), ③ 그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 발명의 실시에 이용된다는 사실을 알 것, ④ 업으로서 생산, 양도 등, 수입 또는 양도 등의 청약을 할 것입니다.①에서 "널리 일반적으로 유통되고 있는 것이 아닐 것"이라는 제한은 통상적인 트랜지스터, 나사 등 범용부품까지도 간접침해품이 되어 버릴 가능성을 배제하기 위한 것입니다.
나.일본특허법 제101조 제3호 및 제6호는 특허품의 소지에 의한 간접침해로서, 종래에는 침해예방의 차원에서 다루었을 사안을 침해금지의 영역으로 옮긴 것이라고 평가할 수 있습니다.위 유형의 간접침해에 해당하려면 업으로서 양도 등 또는 수출을 하기 위한 "목적"이 필요합니다.
4.간접침해에 관한 형사적 규율에 있어서도 한국과 일본은 다릅니다. 즉, 한국특허법에는 간접침해행위에 대한 형사처벌 규정이 없으나, 일본특허법은 직접침해에 의한 침해죄 이외에 별도로 간접침해에 의한 침해죄도 규정하고 있습니다(일본특허법 제196조의2: "제101조의 규정에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 행위로 간주되는 행위를 한 자는 5년 이하의 징역 혹은 5백만엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과한다").
III.법원 해석의 비교
1.양국 공통의 간접침해유형(전용물 실시에 의한 간접침해)에 관하여, 양국 법원의 주요한 판례를 비교하면 아래와 같습니다.
(※ 일본의 경우 고등법원 또는 지방법원 판례를 소개한 이유는, 간접침해해석에 관한 최고재판소의 판례가 드물기 때문입니다. 일본은 상고가 제한되므로 최고재판소 판례 자체가적습니다.)
2. 위의 표와 같이, 간접침해에 관한 양국 법원의 해석론은 기본적으로 다르지 않다고 볼 수 있습니다. 예를 들어, 증명책임에 관한 일본 도쿄지방법원 판례는 간접침해의 요건사실을 특허권자가 주장∙입증해야 한다고 하면서도 그증명책임은 "상대방이 타용도의 존재에 대하여 일응의 합리성이 있는 주장을 하였을 때에 현재화"된다고 판시하여 일견 우리 대법원 판례와 차이가 있는 것처럼 보일 수도 있으나, 사실상 우리 법원 실무의 태도와 크게 다르지는 않다고 생각됩니다.1)
IV.정 리
위에서 살펴 본 바를 정리하면 다음과 같습니다. 첫째,특허법 규정상 간접침해의 인정 범위는 한국보다 일본이 넓습니다. 일본에서는 비전용품 실시 또는 침해품 소지에 의한 간접침해도 규정되어있으나, 한국에는 해당 규정이 없기 때문입니다(현재로서는한국에서 상기 유형에 관한 구체적인 입법 논의도 없는 상태입니다). 둘째, 한국과는 달리 일본특허법은 간접침해행위도 형사처벌 대상으로 규정하고 있습니다. 셋째, 간접침해 규정에 대한법원의 해석에 있어서는 양국 간에 대립하는 경우를 찾기 어렵습니다.
1) 예를 들어, 권택수 저 <요건사실 특허법> 2010년판, pp.345-346에는 다음과 같은 설명이 있습니다: "실무상으로는 원고가 발명의 내용, 대상제품의 내용 등으로부터 당해 대상제품이 발명의 실시에 사용될 수 있는데 적합한 구조∙내용을 가지고 있는 점을 주장하면 '…에만' 요건이 인정되는 경우가 많고, 피고 측에서 발명의 실시 이외의 용도가 존재하고 그 용도가 경제적, 상업적 또는 실용적이라는 점에 대하여 합리성 있는 주장을 하는 경우에 비로소 원고의 입증책임이 현재화되는 식으로 재판이 진행되는 경우가 많을 것이다."
법무법인 다래