법무법인 다래
특허출원 전에 판매한 자사 제품에 의한 특허 무효
- 조회수
- 235
- 작성일
- 2015.12.28
특허를 출원하고 심사를 청구하면 특허청은 출원된 발명이 선행기술과 유사한지 여부를 판단하여 특허결정 여부를 판단한다. 출원된 발명의 특허성을 부정하는데 사용되는 선행기술은 특허출원 전에 출원/공개된 특허문헌, 논문 등 다양하지만 실제 판매된 제품 또는 카탈로그도 선행기술에 해당할 수 있다. 특히, 특허 출원인 자신이 판매한 제품도 특허 출원전에 판매되었다면 자신의 특허 출원을 거절하는 근거가 될 수 있다. 특허 거절의 근거는 등록된 특허의 무효 사유도 된다.
일반적으로 심사 단계에서 실제 판매된 제품을 근거로 거절하는 경우는 흔하지는 않지만, 특허가 등록된 후 특허권 침해 분쟁이 발생하게 되면 특허 출원 전에 특허 출원인 자신이 판매한 제품에 의해 특허가 무효가 되는 경우를 종종 볼 수 있다. 특허권 침해 분쟁의 상대방은 경쟁사인 경우가 많고, 경쟁사는 특허 출원인의 제품에 대한 정보를 많이 갖고 있기 때문이다. 따라서 실제 제품에 적용되는 기술을 특허 출원하려는 경우 필히 제품을 판매하는 등 외부에 공개하기 전에 특허 출원하는 것이 중요하다.
사례를 하나 들면, A사는 약 15년 전 등록된 특허를 활용하여 B사에게 특허권 침해금지 소송을 제기하였고, B사는 특허 무효 자료를 찾던 중 A사가 특허 출원 직전에 판매한 제품에 대한 정보를 입수하였다. 그런데 그 제품은 해양경찰청 경비정의 기관실 내에 설치되어 사용 중이었다. 특허권자인 A사는 해양경찰청 경비정의 기관실은 일반인의 출입이 제한되는 구역이므로 그 제품은 공연실시된 것이 아니라는 주장을 하였고, B사는 해양경찰청 소속의 공무원은 A사의 제품에 대해 비밀유지의무를 가지고 있지 않으므로 그 제품은 공연실시된 것이라고 주장하였다.
이 사안에 대해 대법원 2015. 5. 14. 선고 2015후239 판결은 “해양경찰서 소속 경찰관들에게 본연의 업무와는 상관없는, 함정에 설치된 기계장치의 내용에 대하여 비밀로 해야 할 직무나 계약 또는 상관습상의 의무는 없으므로, 비교대상발명 61) 은 창원 116정에 설치되어 인도된 것만으로 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다고 할 것이고, 창원116정이 외부인 누구나가 마음대로 들어갈 수 있는 곳이 아니라고 하더라도 이를 달리 볼 것은 아니다.”라고 판시하였다.
위 대법원 판결에 의하면, 판매된 제품에 접근할 수 있었던 자들이 그 제품에 대해 계약 또는 상관습상 비밀유지의무가 없다면 공연실시된 것이고 일반인의 출입이 가능한지 여부는 결론에 영향을 미치지 않는다.
따라서, 가급적 제품을 판매하기 전에 특허출원을 완료하는 것이 바람직하고, 만약 특별한 사정이 있어서 특허출원 전에 판매할 수밖에 없는 상황이라면 판매처에 비밀유지계약을 맺어 두는 것도 하나의 방법이 될 수 있다. 판매된 제품이 공장 내부 등 일반인의 출입이 제한되거나 일반인이 알기 힘든 상황에서 사용된다는 이유로 안일하게 대처하는 경우, 추후 특허권을 행사하려고 할 때 자신이 판매한 제품에 의해 특허가 무효가 되는 곤란한 상황이 발생할 수 있음을 유념할 필요가 있다.
1) 비교대상발명6이 해양경찰청의 경비정인 창원116정에 설치된 제품이다.