법무법인 다래
미국에서의 디자인권 침해판단 및 손해배상에 대하여
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- 작성일
- 2015.12.28
1. 들어가며
2011년부터 전 세계에서 진행된 삼성전자와 애플 사이에서의 소송으로 특허권 등 지식재산권에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 특히 미국에서 진행된 소송에서는 삼성전자가 애플의 디자인권을 침해하였다는 이유로 천문학적인 금액의 배상명령이 내려져, 종래 주로 특허권의 가치와 중요성에 관심을 기울이던 국내에서도 디자인권에 대한 인식을 한층 높이게 된 계기가 되었습니다.아래에서는 미국에서 디자인권 침해판단을 함에 있어서 실무상 우리나라와 다른 차이점과 디자인권 침해로 인한 손해배상에 있어서의 특이점을 간단히 살펴보도록 하겠습니다.
2. 미국의 디자인특허 침해판단
미국은 우리나라와는 달리 디자인권 역시 “디자인특허(Design Patent)”로 특허법으로 보호하고 있습니다. 등록되기 위해서는 신규성과 비자명성이 필요하며, 설정등록한 날부터 15년간 보호됩니다. 디자인권도 청구항의 해석을 통하여 권리범위를 정하는데, 실질적으로 동일하고 일반관찰자(ordinary observer)를 기망하여 구입하도록 유도하는 디자인은 유사한 것으로 봅니다.
미국에서 디자인특허를 침해했는지를 판단하는 방법은 일반관찰자 테스트(Ordinary Observer Test)입니다. 즉 구매자로서 일반적으로 기울이는 정도의 주의력을 가진 일반관찰자의 눈에 특허디자인과 침해주장이 제기된 디자인의 유사한 정도가, 일반관찰자가 실질적으로 동일한 것으로 오인하게 하여 특허디자인이 아닌 다른 디자인을 특허디자인으로 착오케 하여 구매를 선택하도록 한 경우, 이러한 디자인은 디자인특허의 침해에 해당하는 것으로 보는 것입니다.
종래 미국에서는 디자인특허의 침해 여부를 판단함에 있어서, 일반관찰자 테스트를 적용한 이후, 2차적 테스트로 신규성 항목 테스트(Point of Novelty Test)를 적용해왔습니다. 이는 두 디자인이 아무리 비슷하다고 하더라도 특허디자인을 선행 디자인과 차별화하는 신규한 항목들이 침해주장이 제기된 디자인에 포함되어 있어야만 디자인특허 침해가 성립한다는 것입니다.
그러나 2008년 전원합의체 판결1)에 의해, 기존에 신규성 항목 테스트를 디자인특허 침해 판단의 2차적 판단방법으로 인용하였던 종래 판결들을 파기하고, 디자인특허의 침해판단은 선행 디자인에 친숙한 일반관찰자가 대상 디자인이 특허디자인과 동일하다는 착오를 일으킬 수 있는지 여부(일반관찰자 테스트)로 판단해야 한다고 판시한바 있습니다. 따라서 선행 디자인을 참작하는 것이 과거에는 일반관찰자 테스트와 별개로 2차적 판단요소로 고려되던 것이, 이제는 일반관찰자 테스트의 한 요소로서 일반관찰자가 선행 디자인에 비추어 특허디자인과 대상 디자인을 비교하여 판단하는 것으로 되었다고 하겠습니다.
3. 미국의 디자인특허 침해로 인한 손해배상
미국에서는 디자인 역시 특허법에 의해 보호되므로, 디자인특허의 침해시에도 특허 침해로 인한 손해배상에 관한 규정이 그대로 적용됩니다. 즉 손해배상액은 침해자에 의한 디자인특허의 사용에 대한 합리적인 실시료, 이자 및 법원이 정하는 비용의 합보다 적을 수 없으며, 손해배상액이 배심원에 의해 결정되거나 결정되지 않은 모든 경우에 법원은 결정된 또는 사정된 금액의 3배까지 손해배상액을 증액할 수 있습니다(미국 특허법 제284조).
그 밖에 특별히 디자인특허의 침해로 인한 손해배상에 있어서는 별도의 추가적인 규정이 있습니다. 디자인특허의 존속기간 동안 특허권자의 허락을 받지 않고 ① 특허디자인과 동일하거나 혼동되는 디자인을 판매를 위하여 여하한 물품에 적용하거나, ② 특허디자인과 동일하거나 혼동되는 디자인을 적용한 여하한 물품을 판매하는 자는, 그가 받은 총 이익의 한도에서, 단 최소한 50불보다는 적지 않은 금액을 특허권자에게 배상하여야 합니다(미국 특허법 제289조).
따라서 특허권을 침해받은 사람은 특허법 제284조에 따른 손해배상 청구만 가능한 반면, 특허받은 디자인을 침해받은 사람은 특허법 제284조와 제289조 규정에 의한 손해배상을 선택적으로 주장할 수 있습니다. 특허법 제284조의 규정과 달리 제289조에 의한 침해자의 총 이익액을 구함에 있어서는 해당 이익액이 디자인특허의 장식적 특성에 기인한 것임을 입증할 필요가 없어 청구권자의 입장에서는 유리한 측면이 있습니다. 다만 고의 침해로 인한 3배까지의 징벌적 배상 규정은 특허법 제284조에만 적용되므로 경우에 따라서 제284조에 의한 배상액이 제289조에 의한 배상액(침해자의 총 이익액)보다 많을 수 있는바, 구체적인 사안에 따라 어느 규정에 의하여 손해배상액을 청구할 것인지에 대한 전략적인 선택이 필요하다고 하겠습니다.
4. 결론
2011년 이후로 해마다 미국의 특허상표청(USPTO)에 가장 많은 디자인특허를등록하고 있는 기업은 바로 삼성전자입니다. 삼성전자는 2012년 378건에서 2013년 515건, 2014년 836건으로 그 숫자를 늘려가며 상당히 많은 수의 디자인을 미국에서 등록받았으며, 이제는 특허권 뿐 아니라 해외 디자인권의 확보에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 물론 등록디자인의 건수가 해당 기업이 보유하고 있는 디자인의 가치를 대변해주는 것은 아니므로, 출원 건수 못지않게 얼마나 차별화되고 창작적인 디자인을 개발해내는지가 보다 중요하다고 할 것입니다.
지금까지 우리나라는 지식재산권이라고 하면 특허와 같은 기술 위주로 주된 관심과 투자가 이루어져왔으나, 삼성전자와 애플이 벌인 세계적인 지식재산 분쟁이 보여주듯이, 디자인 역시 기술 못지않게, 경우에 따라서는 기술보다 훨씬 더 큰 미래 가치를 창출해낼 수 있는 자산임을 깨닫고 국내 기업들도 앞으로 기술뿐만 아니라 디자인에 대한 투자를 지속적으로 늘려나가야 할 것입니다.