이러한 경향은 그 동안 ‘인간이 만든 것이라면 태양 아래 존재하는 모든 대상이특허부여의 대상이 될 수 있다”고 판시(Diamond V.Chakrabarty)하였던 기존 태도와 다소 상반된 것으로서, 미국 법원 및 미국 특허청실무의 태도가 NPE(Non-Practicing Entity) 등의 소송 남발에 의한 특허의 부정적인영향을 고려하여 특허의 권리범위 제한과 함께 부실 특허의 양산을 방지하기 위하여 변화된 것으로 사료됩니다.

따라서, 이러한 미국 법원의 판례 및 미국 특허청의 심사 경향은 계속 유지될것으로 보이며, 앞으로 발생할 수 있는 특허 적격에 대한 문제에 대한 대응 방안의 검토 차원에서 추상적인아이디어의 특허 적격을 부정한 리딩 케이스라고 할 수 있는 Bilski 판례를 소개합니다.

Ⅱ. Bilski v. kappos 판결

Bilski는 소프트웨어 개발업체로서, 에너지 산업계에서 판매자와 구매자가 가격변동 리스크를 줄이는 과정에 대한 발명을 특허 출원하였습니다.

보다 구체적으로는, Bilski는 특정 에너지 재화를 고정가격으로 소비자측에 공급할 때 당해 재화의 시장가격변동에 따른 공급자의 거래상 위험비용을 헷징(hedging)하기위하여, 소비자와 반대 이해관계를 가진 타 시장 참여자에게 공급자가 또 다른 고정가격으로 재화를 공급토록하여 위험을 분산시키는 것을 특징으로 하는 발명을 출원하였습니다.

이러한 Bilski의 발명에 대하여, 미국특허청은 Bilski의 발명이 추상적인 아이디어를 사용해서 아무런 실제 적용이 없는 순수한 문제해결방안을 제시한 것에 불과하므로 특허 받을 수 있는 대상에 해당하지 않는다는 이유로 특허출원을 거절하였습니다.

이에 Bilski는 영업방법은 특허의 대상이 될 수 있으며, 연방순회항소법원 전원합의체 판결에서 적용한 ‘장치-변환 테스트’(machine-or-transformation test)는특허 가능성 판단의 유일한 기준이 아니기 때문에 이 테스트를 적용하여 특허대상이 되지 않는다고 판결을 한 것은 정당하지 않다며 대법원에 상고를제기하였습니다.

이에 미국 특허청장은 영업방법이라는 기술 분야 전체가 무조건 특허의 대상이 되는 것은 아니며, ‘장치-변환 테스트’는특허 적격성 판단의 유일한 기준이므로 연방순회항소법원 전원합의체 판결에서 Bilski 방법발명이 특허대상이되지 않는다고 판단한 것은 정당하다고 주장하였습니다.

즉, 이 사건의 소송의 쟁점은 영업방법이 특허 대상이 될 수 있는지 여부와영업방법이 특허 대상이 될 수 있다면 그러한 특허 대상 여부를 판단하는데 있어서 장치-변환 테스트가유일한 테스트인지 여부, bilski 발명이 특허 대상이 될 수 있는 영업방법인지에 관한 것이었습니다.

이에 대하여 미 연방 대법원은 다음과 같은 내용을 적시하며, Bilski 발명의특허 적격을 부정하였습니다.

(1) 영업방법은 특허에 해당할 수 있다. 태양 아래 사람에 의해 만들어진 모든것이 특허의 대상이 되므로, 영업방법이나 다른 어떠한 기술 분야에 대해서도 이들 기술 분야 전체를 범주화하여특허대상에서 제외할 수는 없다. 법 규정을 살펴봐도 영업방법이 특허 허용 대상에서 제외되어야 한다는근거를 찾을 수는 없다.

(2) 장치-변환 테스트가 방법특허의 특허 대상 여부를 판단하는 유일한 기준이 될 수는 없지만, 유용하고 중요한 단서이며 판단의 도구가될 수 있다. 3가지 불특허 사유, 즉 자연법칙, 자연현상, 및 추상적 아이디어는 특허 대상이 될 수 없다. 추상적 아이디어에 해당하는지 여부를 판단하기 위한 기준으로서, 장치-변환 테스트는 다양한 발명들의 특허대상여부를 판단하는데 유용한 기준이었지만 정보화 시대를 거쳐 미래의 새로운기술이 나올 때마다 이 기준만으로 특허의 대상 여부를 판단하는 것은 부적절하다.

(3) Bilski 방법은 추상적 아이디어에 불과하므로 특허대상이 될 수없다. Bilski 발명은 hedging의 기본 개념을 설명하고리스크 보호에 적용하는 과정에 대한 아이디어에 불과하다.

Ⅲ. 맺는말

최근 미국 특허청의 거절이유로 신규성, 진보성 외에 특허적격이 없다거나 비법정 청구항이라는 이유로 미 특허법 제101조의 거절이유가 많이 발생하고 있습니다.

따라서, 출원인의 발명이 단순히 추상적인 아이디어로 취급 받지 않도록 하기위한 세심한 드래프트(draft)가 더욱 중요해졌습니다.

특허 적격과 관련된 거절이유에 대한 대응책으로는, 한국 특허법상에서는 큰의미가 없으나, 영업방법의 발명이나 소프트웨어의 발명의 경우에는 방법 청구항 외에 시스템 청구항이나기록매체 청구항을 함께 기재함으로써 청구항이 거절 또는 무효 될 경우를 대비하는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다.

또한, 미국 대법원이 ‘장치-변환 테스트’가 유일한 기준은 아니지만 유효한 기준임을 재확인하였으므로, 설계된 청구항이 이러한 기준에 따라 기계에 연결되거나 혹은 물건의 상태로 변환이 가능한 지 테스트 하는 것이중요합니다.

나아가, 방법 청구항도 순수한 연산 작용에 관한 단계만을 방법청구항에 포함시키는 것을 지양하고, 이후에 활용에 관한 단계를 포함시키는 것도 좋은 방법이라고 판단됩니다.

마지막으로, 최근 미국 특허청은 특허 적격에 대한 가이드 라인을 통하여, 추상적 아이디어에 관한 발명을 fundamental economicpractices, an idea of itself, certain methods of organizing human activity, mathematicalrelationships/ formulas의 네 가지 카테고리로 분류하고 이에 대한 해석 지침을 최근 공고하였습니다.

보다 자세한 내용을 알고자 하시는 분은 다음의 링크의 내용을 참조하시기 바랍니다.