미국 특허법은특허침해에 관하여, 35 U.S.C. §271(a)~(f)에서규정하고 있으며, (a)항에서 직접침해의 요건에 관하여, (b)항및 (c)항에서 간접침해의 요건에 관하여 규정하고 있는데, (b)항의간접침해를 유도침해(Induced infringement), (c)항의 간

접침해를 기여침해(contributory infringement)라고 지칭하고 있습니다. (b)항에서규정하고 있는 유도침해란 제3자의 직접침해를 적극적으로 유도하는 행위를, (c)항의 기여침해란 특허침해에 사용되는 것을 알고 특허발명의 중요부분을 구성하고 직접침해에 사용을 위해 특별히제조 또는 개조된 물건의 판매 등을 하는 행위를 의미합니다.

이와 관련하여, 미국 법원은 1973년Engineered Sports Prods v. Brundswick Corp. 사건1)에서 간접침해행위를 미국 내에서 한정할 이유가 없다고 하면서 직접침해가 미국 내에서 발생한다면 간접침해행위는 미국 내외를 불문하고 규제되어야 한다고 판시한이래, 미국 외에서의 행위에 대해서도 미국 특허법상 간접침해로 규율될 수 있다고 보는 입장에 있는 것으로평가되고 있습니다. 다만 현재 미국 외에서의 행위에 대하여 미국 특허법을 확대 적용하는 미국 법원의태도에 대하여 비판이 가해지고 있는 실정으로서, 이 쟁점에 대해서 아직까지 미국 내에서 확립된 대법원판례가 있지는 않기에 논란이 있습니다.

이하에서는, 간접침해대상물을 미국 외에서 미국으로 수출하는 행위를미국 특허법상 간접침해로 규율할 수 있는지 논의해 보겠습니다. 

2. 기여침해 해당 여부

기여침해가 성립하기 위해서는, 침해자가 특허된 물건의 부품 또는 특허된방법의 실시를 위한 재료, 장치에 관하여 이를 미국 내에서 판매 또는 판매의 청약을 하거나 미국으로수입해야 하며, 침해대상물이 특허발명의 중요부분(materialpart)을 구성해야 할 뿐만 아니라, 이외에 침해대상물이 특허를 직접침해하는 사용을 위하여 특별히 제조되거나 개조된 것이어야 합니다{35 U.S.C. §271(c)}. 즉, 침해대상물이 전용물이어야 한다는 것으로서, 침해대상물이 실질적인비침해적 사용에 적합한, 용도가다양한 기본물품(staple article)이거나 시장에서 쉽게 구입할 수 있는 유통상품(commodity of commerce)이 아니어야 함을 의미합니다. 간접침해대상물이 직접침해의 실시 이외의 용도를 갖는지 여부는 그 다른 용도의 가격, 효율, 일반적 인식 등을 고려하여 실질적으로 판단하여야 하며, 단순히 일시적 사용, 관념적 또는 실험적인 가능성이 불과하거나 분쟁발생 후에 반론의 편의를 위하여 안출된 경우는 다른 용도가 있다고 볼 수 없다고 보고 있습니다. 결국타용도가 현재 통용되고 승인된 것으로서 실제 거래계에서 실용성을 확보하고 있는 경우에만 전용성이 부정될 수 있을 것입니다.

따라서, 실제거래계에서 간접침해대상물이 직접침해 실시 용도 이외에 다른 용도로 사용되고 있는 사실이 통상적으로 인정된다면 미국 특허법상 기여침해로 규율되지는않지만 전용성이 인정되는 경우 기여침해로 규율될 수 있을 것입니다.

3. 유도침해 해당 여부

유도침해가 성립하기 위해서는, 제3자의행위가 직접침해가 될 것을 알면서 적극적으로 특허발명의 직접침해를 유도(inducement)할 것을요건으로 합니다{35 U.S.C. §271(b)}. 적극적인유도는 고의로 타인을 교사 또는 방조하여 특허침해의 결과를 발생시키는 행위를 의미하는 것으로 해석되며, 간접침해대상물은특허침해를 위하여 특별히 만들어질 것을 요하지 않으므로 다용도를 가진기본물품이나 유통상품이라도 유도침해가 성립할 수 있습니다. 기여침해와 달리 법문상 침해를일으키려는 실제적인 의도(intent)의 증명을 요구하고 있지 않습니다만, 미국법원은 일관하여 행위자에게 침해의 인식이 필요하다고 보고 있습니다. 이러한의도는 직접침해를 구성하게 될 유도행위 자체에 대한 인식뿐만 아니라 그 유도행위가 직접침해를 구성하게 된다는 인식까지 있어야 한다고 보고 있습니다(DSU Medical Corp. v. Calco, Ltd. 사건).

판례가 인정한적극적 유도의 유형을 살펴보면, 기술적인 지도(instruction)를하는 경우, 예를 들어 어떻게 특허발명인 혼합물을 제조하는지 지도하면서 부품을 판매하는 전형적인 교사의유형, 제3자로 하여금 특허에 관한 제품을 제조하도록 설계해주는 유형, 보증이나 수리 등 서비스를 제공하여 제3자의침해행위를 도와주는 방조의 유형 등이 있습니다.

한편, 유도침해에서요구하는 ‘침해를 일으키려는 실제적인 의도(intent)'와 관련하여 유도된 행위가 특허침해를 구성한다는사실에 대한 유도자의 현실적인 인식(actual knowledge)이 반드시 있어야 하는지, 아니면 정황증거에 기초하여 의도적으로 타인의 특허권침해의 위험을 무시(deliberateindifference)한 경우에도 위와 같은 의도가 인정될 수 있는지에 관하여 논란이 있어 왔습니다. 

이에 대하여, GLOBAL-TECH Appliance, Inc., v. SEBS. A. 사건에서 연방대법원은 2011. 5. 31. 형사법상의 ’의도적인 무시(deliberate indifference)' 법리를 차용하여, 유도자의 현실적인 인식 뿐만 아니라 정황상 의도적으로 그 사실에 대한 인식을 회피하였다고 볼 수 있는 경우이는 현실적인 인식과 동일시 할 수 있다고 보아 유도침해를 인정한 바 있습니다. 따라서, 특허권자가 침해자에게 특허침해경고등의 방식으로 특허권의 존재를 알리지 아니한 관계로 침해자가 실제로 특허권의 존재를 알면서 침해를 했다는 증거를 제출할 수 없는 경우에도 다른정황증거를 통해 침해의 의도가 인정될 수 있음을 유의할 필요가 있습니다. 미국법상의 ‘의도적무시 법리’는 우리나라 법률에 정확하게 대응되는 개념이 있는 것은 아니며, 다만 우리나라 형사법에서의미하는 ‘미필적 고의’에 의도적 무시 법리가 포섭될 수 있을 것으로 보여집니다. 즉, 구성요건적인 결과의 발생을 확실하게 인식한 것이 아니라 그 결과발생가능성만을 예견하고 행위한 경우에도 미필적고의가 인정된다고 보는 법리2)와 유사하게 이해할 수 있을 것입니다.

따라서, 전용물이아닌 경우에도 미국 특허법상 기여침해가 인정될 수는 없다 하더라도 유도침해는 인정될 수 있는 바, 미국으로의수출행위로 인해 미국 내에서 직접침해를 유도하게 된다는 인식 하에 그러한 행위를 하였다면 유도침해로 규율될 수도 있을 것임을 유의할 필요가 있습니다.

1)원고가 이중 구조의 스키화에 관한 특허를 가지고 있었고, 피고는 미국 외에서 내측부를 제조하여 미국으로 수출할 목적으로 판매한 사안입니다.

2)행위자가 실질적인 인식을 갖고 있지 않더라도 의도적으로 특정한 사실에 대한 인식을 회피하였다고 볼 수 있는 경우 이러한 행위는 실질적인 인식과 동일시할 수 있다는 법리입니다.