1. 개요

  분할출원이란 둘 이상의 발명을 포함하는 특허출원 (이하 ‘원출원’이라 한다)의 일부를 하나 또는 둘 이상으로 새롭게 특허출원 하는 것으로, 적법한 분할출원에 대해서는 출원일의 소급 효과가 부여된다.
  2015. 07. 29.부터 ‘특허결정 후 분할출원’ 제도가 도입됨에 따라 분할출원의 활용이 증가될 것으로 예상되므로 이하에서는 분할출원 제도에 대해 간략히 살펴보고 실무상 주의할 사항을 소개한다.

2. 분할출원1)

가. 요건

(1)분할출원을 할 수 있는 자는 특허출원인이고, 공동출원의 경우에는 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 완전히 일치하여야 한다(특허법 제52조 제1항).
(2)분할출원을 할 수 있는 시기는 ① 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 ② 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내의 기간 ③ 특허결정 또는 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간(다만, 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)이다(특허법 제52조 제1항).
분할출원의 기초가 되는 원출원은 분할출원할 당시에 특허청에 계속 중이어야 한다. 원출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 거절결정이 확정된 때에는 분할출원을 할 수 없다.

원출원이 취하 또는 포기 등으로 절차가 종료하는 날에 분할출원된 경우에는 그 분할출원은 원출원이 특허청에 계속 중일 때 출원된 것으로 취급되고 있다.
(3) 분할출원할 수 있는 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다(특허법 제52조 제1항).

나. 효과

적법한 분할출원은 원출원을 출원한 때에 출원된 것으로 취급된다(특허법 제52조 제2항).

다. 심사

(1)분할출원은 해당 분할출원의 심사청구 순서에 따라 심사가 착수되나, 원출원이 심사청구된 후 분할되는 경우에는 원출원의 심사청구순서에 따라 심사가 착수된다(특허법 시행규칙 제38조).
(2)분할출원은 원출원의 출원일에 출원한 것으로 보므로, 분할출원은 원출원의 출원일 기준으로 법규정을 적용한다.

3. 실무상 주의사항

(1)분할출원을 포함한 특수한 출원의 경우 출원서에 분할출원의 취지 및 원출원 번호를 표시하여야 한다(특허법 제52조 제3항).
(2)분할출원에 대하여 우선권주장을 하고자 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일부터 3월 이내에 제출하여야 한다(특허법 제52조 제4항). 원출원에서 우선권주장을 하고 있음에도 불구하고 분할출원에서 우선권주장을 하지 않는 경우 우선권주장일과 원출원일 사이의 신규성 상실이 발생하면 이로 인해 분할출원이 거절 또는 무효가 될 가능성이 있다.
(3)분할출원은 국내우선권주장의 선출원이 될 수 없다(특허법 제55조 제1항).
(4)원출원에서 공지예외주장을 한 경우 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 제출하여야 한다(특허법 제30조 제2항). 원출원에서 공지예외주장을 하고 있음에도 불구하고 분할출원에서 공지예외주장을 하지 않는 경우 신규성 상실(또는 공지된 발명에 의한 진보성 부정)로 인해 분할출원이 거절될 가능성이 높다.
(5)분할출원으로서 미생물에 관계되는 발명을 포함하여 기탁이 필요한 경우에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고, 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다(특허법 시행령 제2조, 제3조).
(6)2015. 07. 29.부터 특허결정 관련 등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 분할출원이 가능하나 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 설정등록일까지만 분할출원이 가능하므로 분할출원일과 설정등록일의 순서에 주의한다.

1) 2014. 12. 31. 특허청 예규 제81호에 의해 개정된 특허․실용신안 심사기준에 의함