I. 개요

2 이상의 항을 인용하는 종속항을 통상 "다중 종속항"이라 지칭한다. 우리 특허법령상 다중 종속항 자체는 허용되나, 다중 종속항에 의한다중 종속항 인용은 허용되지 않는다(특허법시행령 제5조제5항, 제6항). 이는 복잡한 트리 구조에 의하여 청구범위 해석이 복잡해지는 것을 방지하는데 그 취지가 있다고 한다(박성호, "청구범위 작성 및 해석방법", <지식과 권리> 2006년 가을/겨울호, p. 17).

그러나, 다중 종속항을 어떻게 취급할 것인지는 특허제도의 본질에 관한것이라기보다는 단순한 방식상의 문제로서, 그에 관한 정책은 국가별로 상이하다. 이러한 실정으로 인하여, 해외출원 실무상 다중 종속항의 처리가 문제되는경우가 많으나, 이를 국가별로 비교 정리한 문헌은 많지 않다. 이에, 본고에서는 해외출원 주요 4국이라 할 수 있는 미국, 유럽, 중국 및 일본에서 다중 종속항을 어떻게 취급하고 있는지 살펴보려 한다.

II. 미국

미국에서는 다중 종속항은 허용되나 다중 종속항에 의한 다중 종속항 인용은 허용되지 않으며(35 U.S.C. §112), 이를 위반하면 거절 이유가 된다(MPEP 608.01(n)). 여기까지만 보면 한국과 같아 보이지만, 중요한차이점이 있다. 미국 특허청은 명목상 다중 종속항을 "허용"한다고 하면서도 다중 종속항에 대하여 관납료상의 불이익을 부과함으로써 사실상 이를 제재하고 있다. 구체적으로, 미국 특허청은 관납료를 산정할 때에 다중 종속항을 복수개의 종속항으로 간주할 뿐 아니라, 이에 더하여 다중 종속항 1개당 추가관납료까지 부과한다.

이러한 불이익 때문에, 미국 출원을 할 때에는 다중 종속항을 회피하는것이 일반적인 실무상의 관행이다. PCT 미국 국내단계진입에 있어서 국제출원 자체가 다중 종속항을 포함하는경우, 다중 종속항을 없애기 위하여 번역문과 함께 예비보정서(preliminary amendment)를 제출하는 경우가 많으나, 처음부터 다중 종속항을 제거한 상태로 계속출원(continuation application)에 의한 국내단계진입을 수행하는 방법도 있다(MPEP 1895). 후자의 방법은 우회출원(bypassapplication)이라고도 하는데, 예비보정서 제출이라는 중간 단계를 생략함으로써 절차를간소화하고 대리인 비용을 절감할 수 있다.

III. 유럽

유럽 특허청은 다중 종속항을 허용할 뿐 아니라, 다중 종속항에 의한다중 종속항 인용을 금지하지도 않으며(EPC Rule §43(4)),그에 대하여 관납료상의 불이익을 부과하지도 않는다. 미국 특허청과는 거의 정반대의 태도라고할 수 있다. 오히려, 유럽의 경우 출원단계에서 다중 종속항을적극 활용하여 적은 수의 청구항으로 넓은 청구범위를 확보하는 것이권장되기까지 한다. 유럽에서는 15개항만 초과해도 추가관납료가부과될 뿐 아니라, 보정에 의하여 기존 구성요소들의 새로운 조합을 추가하는 것이 어렵기 때문이다.

유럽에 출원하기 위하여 다중 종속항을 작성하는 경우, 복수의 피인용항각각에 대한 관계에서 내용적 불일치 등이 발생하지 않는지 면밀히 검토해야한다. 예를 들어, 청구항3이 청구항 1 및 청구항 2를 인용하는데 "decoder"라는 구성요소가 청구항 1에는 없고청구항 2 및 청구항 3에만 있는 경우, 청구항 3에 처음 등장하는"decoder"를 "the decoder"로 기재하면청구항 1에 그 선행 근거가없다는 점에서 불명확한 표현으로 취급될 가능성이 있고, "a decoder"로 기재하면청구항 2의 "decoder"와는 별개인새로운 구성요소인 것처럼 (출원인의의도와는 달리) 해석될 염려가 있다. 이러한 경우 청구항 3을 청구항 1만 인용하는 항("adecoder"로 기재)과 청구항 2만인용하는 항("the decoder"로 기재)으로분할하는 것도 하나의 방안이 될 것이다.

IV. 중국 및 일본

다중 종속항에 관한 정책에 있어서, 중국은 한국과 유사하고 일본은 유럽과 유사하다. 즉, 중국의경우 다중 종속항이 허용되고 관납료상의 불이익도 없지만, 다중 종속항에 의한 다중 종속항 인용은 금지된다(중국특허법시행세칙 제22조제2항). 반면에, 일본의 경우 다중 종속항이 허용될 뿐 아니라 다중 종속항에의한 다중 종속항 인용도 허용된다(청구항 기재방법에 관한 일본특허법시행규칙 제24조의3에는 다중 종속항과 관련된 금지규정이 없다).

V. 결어 및 시사점

위에서 살펴 본 바와 같이, 다중 종속항과 관련해서는 주요 4국 사이에서도 그 규율이 불일치함을 알 수 있다. 이를 숙지해 두면, PCT 국제출원을 위한 명세서 작성시에도 도움이 될 수 있다. 예를들어 출원인이 미국 및 유럽 진입에 관심을 갖고 있다면, PCT 국제출원 단계에서는 일단 다중 종속항을최대한 활용하는 방식으로 청구범위를 작성하고, 추후 미국 진입시 우회출원(bypass application)하는 전략을 제안해 볼 수 있을 것이다. 유럽의경우 피인용항을 추가하는 보정(예를 들어, 단순 종속항을다중 종속항으로 변경하는 보정)은 제한되지만, 그 역방향의보정은 자유롭기 때문이다.