Ⅱ.대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결

1. 쟁점

의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 ‘약리기전’의 의미 및 ‘약리기전’이 발명의 구성요소로 의미를 가지는 경우인지가 문제되었습니다.

2. 사실관계

(1) 출원발명(출원번호 생략)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)은 ‘안지오텐신 II 수용체 길항제인 텔미사르탄’을 유효성분으로 하고, ‘2형 진성 당뇨병으로 진단된 사람 또는 당뇨병 전기(prediabete)로 의심되는 사람을 치료하거나, 당뇨병을 예방하거나, 또는 혈압이 정상인 환자에게서 대사증후군 및 인슐린 내성을 치료하는 것’(이하 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’이라고 한다)을 그 의약용도로 하면서, 나아가 그 특허청구범위에 ‘퍼옥시좀 증식 활성화 수용체 감마(PPARγ) 조절 유전자의 전사를 유도하는’이라는 약리기전도 포함하고 있습니다.

(2) 비교대상발명에는 임상시험 결과 레닌-안지오텐신 시스템 차단제가 당뇨병 위험을 상당히 낮출 수 있다는 사실이 밝혀졌다는 점, 그중 안지오텐신 II 수용체 길항제인 로사르탄의 투여 그룹에서 2형 당뇨병의 유병률이 감소된 임상연구가 있었다는 점 등이 개시되어 있고, 이 사건 제1항 발명의 유효성분인 텔미사르탄 역시 레닌-안지오텐신 시스템 차단제로서 안지오텐신 II 수용체 길항제에 속하는 물질에 해당합니다.

(3) 텔미사르탄이 당뇨병 예방 또는 치료라는 의약용도와 관련하여 레닌-안지오텐신 시스템 차단제에 속하는 화합물 일반과 비교하여 양적으로 현저한 효과상의 차이가 있다는 점을 확인할 수 있는 기재는 없었습니다.

3. 법원의 판단

(1) 의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다. 따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다고 판시하였으며

(2) 텔미사르탄이 당뇨병 예방 또는 치료라는 의약용도와 관련하여 레닌-안지오텐신 시스템 차단제에 속하는 화합물 일반과 비교하여 양적으로 현저한 효과상의 차이가 있다는 점을 확인할 수 있는 기재는 없으므로 선택발명의 특허성 판단 법리를 빌어 진보성을 부정한다고 판시하였습니다.

Ⅲ. 맺음말

의약발명에서는 의약용도와 달리 약리기전만으로는 별도의 구성요소로 인정되기 어려운바 의약발명의 특허청구범위 기재시 의약용도를 기준으로 권리화를 시도할 필요가 있음을 시사하였다는 점에서 본 판례가 의미있다고 판단됩니다.