법무법인 다래
발명의 구성을 일부 변경하여 출원한 경우 무권리자의 출원에 해당하는지
- 조회수
- 229
- 작성일
- 2014.10.27
I. 들어가며
특허법 제33조는 발명자 또는 정당한 승계인에 해당하는 자의 특허를 받을 수 있는 권리를 보호하기 위하여 특허를 받을 수 있는 자를 규정하고 있으며, 본 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자의 특허 출원은 동법 제62조 제 호에서 거절이유를, 동법 제133조 제1항 제2 호에서는 무효사유를 갖는 것으로 규정하고 있습니다. 또한, 우리나라 특유의 제도로서 동법 제34조 내지 제35조는 정당권리자의 출원을 무권리자의 출원일로 소급시켜주는 것을 명문으로 규정하고 있습니다.
특허법 제34조 또는 제35조의 적용을 위해서는 무권리자의 출원이 거절되거나 무효로 되어야 하며, 무권리자의 출원이 거절 또는 무효로 되기 위해서는 무권리자가 출원한 발명과 정당권리자의 발명이 동일한 것으로서 모인출원임이 인정되어야 합니다.
이때, 정당 권리자의 보호를 위해 무권리자가 출원한 발명과 정당권리자의 발명의 동일성에 대한 판단이 중요한 문제가 될 수 있는데, 무권리자가 출원한 발명의 일부 구성이 변경된 경우 이를 어떻게 판단할 것인지에 관하여 판시한 판례가 있어 이를 소개합니다.
특허법 제33조는 발명자 또는 정당한 승계인에 해당하는 자의 특허를 받을 수 있는 권리를 보호하기 위하여 특허를 받을 수 있는 자를 규정하고 있으며, 본 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자의 특허 출원은 동법 제62조 제 호에서 거절이유를, 동법 제133조 제1항 제2 호에서는 무효사유를 갖는 것으로 규정하고 있습니다. 또한, 우리나라 특유의 제도로서 동법 제34조 내지 제35조는 정당권리자의 출원을 무권리자의 출원일로 소급시켜주는 것을 명문으로 규정하고 있습니다.
특허법 제34조 또는 제35조의 적용을 위해서는 무권리자의 출원이 거절되거나 무효로 되어야 하며, 무권리자의 출원이 거절 또는 무효로 되기 위해서는 무권리자가 출원한 발명과 정당권리자의 발명이 동일한 것으로서 모인출원임이 인정되어야 합니다.
이때, 정당 권리자의 보호를 위해 무권리자가 출원한 발명과 정당권리자의 발명의 동일성에 대한 판단이 중요한 문제가 될 수 있는데, 무권리자가 출원한 발명의 일부 구성이 변경된 경우 이를 어떻게 판단할 것인지에 관하여 판시한 판례가 있어 이를 소개합니다.
II. 대법원 2011.09.29. 선고 2009 후 2463 판결
1. 쟁점
(1) 본 사건의 첫 번째 쟁점은 무권리자가 발명의 구성을 일부 변경하여 발명자의 발명과 기술적 구성이 상이하게 되었으나 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우, 그 특허등록이 무효인지 여부였습니다.
(2) 두 번째 쟁점은 갑이 경영하는 개인업체 연구개발부장 을이 병 회사에 전직하여 갑의 영업비밀을 병 회사 직원들에게 누설하여 병회사가 갑의 영업비밀을 변형하여 특허발명을 출원하여 특허등록을 받은 사안에서, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 그 등록이 무효에 해당하는지 여부였습니다.
1. 쟁점
(1) 본 사건의 첫 번째 쟁점은 무권리자가 발명의 구성을 일부 변경하여 발명자의 발명과 기술적 구성이 상이하게 되었으나 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우, 그 특허등록이 무효인지 여부였습니다.
(2) 두 번째 쟁점은 갑이 경영하는 개인업체 연구개발부장 을이 병 회사에 전직하여 갑의 영업비밀을 병 회사 직원들에게 누설하여 병회사가 갑의 영업비밀을 변형하여 특허발명을 출원하여 특허등록을 받은 사안에서, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 그 등록이 무효에 해당하는지 여부였습니다.
2. 사실관계
원고가 경영하는 개인업체인 ○○식품의 연구개발부장이었던 소외 1 이 피고 회사로 전직한 후 떡생지 제조공정인 원고의 영업비밀을 소외 2 등 피고 회사의 직원들에게 누설하고, 그 후 피고 회사는 원고의 영업비밀(이하 모인된 원고의 영업비밀을 ‘모인대상발명’이라 한다)을 변형하여 원고의 ‘초코찰떡파이’에 대한 경쟁 상품인 ‘찰떡 쿠키’를 출시하고 명칭을 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”으로 하는 이 사건 특허발명(등록번호 제626971 호)을 발명자 소외 2, 출원인 피고 회사로 하여 출원하여 2006. 9. 14. 특허등록을 받았습니다.
원고가 경영하는 개인업체인 ○○식품의 연구개발부장이었던 소외 1 이 피고 회사로 전직한 후 떡생지 제조공정인 원고의 영업비밀을 소외 2 등 피고 회사의 직원들에게 누설하고, 그 후 피고 회사는 원고의 영업비밀(이하 모인된 원고의 영업비밀을 ‘모인대상발명’이라 한다)을 변형하여 원고의 ‘초코찰떡파이’에 대한 경쟁 상품인 ‘찰떡 쿠키’를 출시하고 명칭을 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”으로 하는 이 사건 특허발명(등록번호 제626971 호)을 발명자 소외 2, 출원인 피고 회사로 하여 출원하여 2006. 9. 14. 특허등록을 받았습니다.
3. 법원의 판단
(1) 구성을 일부 변경한 경우 무권리자의 특허출원에 해당하는지 여부
대법원은 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가•삭제•변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효라고 판시하였습니다.
(1) 구성을 일부 변경한 경우 무권리자의 특허출원에 해당하는지 여부
대법원은 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가•삭제•변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효라고 판시하였습니다.
(2) 누설된 영업비밀을 변형한 경우 무권리자의 특허출원에 해당하는지 여부
대법원은 특허발명의 특징적인 부분인 ‘떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡생지 제조공정인 구성 2’는 모인대상발명의 구성과 실질적인 차이가 없고, 병 회사가 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2 에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4 를 새로 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 병 회사가 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다는 이유로, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당한다고 판시하였습니다.
대법원은 특허발명의 특징적인 부분인 ‘떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡생지 제조공정인 구성 2’는 모인대상발명의 구성과 실질적인 차이가 없고, 병 회사가 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2 에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4 를 새로 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 병 회사가 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다는 이유로, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당한다고 판시하였습니다.
III. 맺는말
과거 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003 후 2218 판결에서, 모인출원에 해당하기 위해서는 동일한 발명으로 인정되는 경우이어야 하고, 구성 및 효과에 차이가 있는 경우에는 모인출원이라 볼 수 없다고 판시하였으며, 특허법원 2009. 12. 3 선고 2008 허 14414 판결에서, 모인출원에 의한 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 모인출원발명 사이에 실질적 동일성이 인정되어야다고 판시하였으나 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009 후 2463 판결에서, 좀 더 개방적이고 구체적인 ‘기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였는지’에 대한 여부를 모인출원의 판단기준으로 제시했다는 점에서 의미가 있다고 판단됩니다.
과거 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003 후 2218 판결에서, 모인출원에 해당하기 위해서는 동일한 발명으로 인정되는 경우이어야 하고, 구성 및 효과에 차이가 있는 경우에는 모인출원이라 볼 수 없다고 판시하였으며, 특허법원 2009. 12. 3 선고 2008 허 14414 판결에서, 모인출원에 의한 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 모인출원발명 사이에 실질적 동일성이 인정되어야다고 판시하였으나 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009 후 2463 판결에서, 좀 더 개방적이고 구체적인 ‘기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였는지’에 대한 여부를 모인출원의 판단기준으로 제시했다는 점에서 의미가 있다고 판단됩니다.