법무법인 다래
직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하지 아니한 채 제3자에게 이중으로 양도한 경우에 관한 제재
- 조회수
- 125
- 작성일
- 2014.10.27
I. 들어가며
직무발명제도는 종업원과 사용자의 권리관계를 조정하기 위한 제도로써 발명진흥법에서 관련 내용을 규정하고 있습니다.
특히, 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하지 아니한 채 제3자에게 이중으로 양도한 경우와 관련하여, 발명진흥법은 동법 제12 조에서 종업원이 직무발명을 한 경우 발명 완성 사실을 사용자에게 통지해야 하는 통지의무, 동법 제19조 제1항에서 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다는 비밀유지 의무를 규정하고 있습니다.
형법에도 이에 관련된 규정을 포함하고 있으며, 위 경우에 형법상 어떠한 제재가 가능한지에 관하여 판시한 판례를 소개합니다.
II. 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012 도6676 판결
1. 쟁점
(1) 본 사건의 첫 번째 쟁점은 직무발명에 대한 권리의 승계 규정이 있는 경우, 종업원 등이 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하지 아니한 채 그에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 발명의 내용이 공개되도록 한 경우, 업무상 배임죄를 구성하는지 여부였습니다.
(2) 두 번째 쟁점은 직무발명에 대한 권리의 승계 규정이 있는 경우, 종업원 등이 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위가 곧바로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에 해당하는지 여부였습니다.
III. 맺는말
발명진흥법 제12 조에서 규정하고 있는 통지의무는 위반 시 법적 제재에 대한 규정이 없다는 점에서 한계가 있으나, 동법 제19조에서 규정하고 있는 비밀유지의무는 위반 시 동법 제58 조에 따라 사용자 등의 고소가 있는 경우에 한해 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.
또한, 위 판례에서 판시하고 있는 바와 같이 ‘타인의 사무를 처리하는 자‘의지위에 있는 자가’업무상의 임무‘에 위배하는 행위로써 사용자 등에게 손해를 가하는 경우에 해당하면 형법제356 조의 업무상 배임죄가 적용되어 10 년 이하의 징역 또는 3 천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.’업무상의 임무‘에 위배되지 않는 경우라도 동법 제355조 제2 항에 따라 배임죄가 적용되어 5 년 이하의 징역 또는 1천500 만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
직무발명제도는 종업원과 사용자의 권리관계를 조정하기 위한 제도로써 발명진흥법에서 관련 내용을 규정하고 있습니다.
특히, 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하지 아니한 채 제3자에게 이중으로 양도한 경우와 관련하여, 발명진흥법은 동법 제12 조에서 종업원이 직무발명을 한 경우 발명 완성 사실을 사용자에게 통지해야 하는 통지의무, 동법 제19조 제1항에서 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다는 비밀유지 의무를 규정하고 있습니다.
형법에도 이에 관련된 규정을 포함하고 있으며, 위 경우에 형법상 어떠한 제재가 가능한지에 관하여 판시한 판례를 소개합니다.
II. 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012 도6676 판결
1. 쟁점
(1) 본 사건의 첫 번째 쟁점은 직무발명에 대한 권리의 승계 규정이 있는 경우, 종업원 등이 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하지 아니한 채 그에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 발명의 내용이 공개되도록 한 경우, 업무상 배임죄를 구성하는지 여부였습니다.
(2) 두 번째 쟁점은 직무발명에 대한 권리의 승계 규정이 있는 경우, 종업원 등이 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위가 곧바로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에 해당하는지 여부였습니다.
2. 사실관계
피고인 1 과 피고인 3 은 Q22 합금을 공동으로 발명하였습니다. 피해자 회사의 이사로서 회사를 경영하는 지위에 있었고 그 직무에 관하여 Q22 합금을 공동으로 발명한 피고인 1 이 발명 완성 사실을 피해자 회사에 알리지 않은 채 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고인 1 의 공유지분을 피고인 3 에게 이중으로 양도하였습니다. 이에 위 발명 전체에 대하여 피고인 3 명의로 단독 특허 등록을 받았고, 피고인 3 명의의 사업체를 통해 피고인들이 공동으로 수익을 얻고자 하였으며, 실제로 다른 업체와 Q22 합금에 대한 라이선스 계약을 체결하여 위 발명의 내용이 공개되도록 하였습니다.
피고인 1 과 피고인 3 은 Q22 합금을 공동으로 발명하였습니다. 피해자 회사의 이사로서 회사를 경영하는 지위에 있었고 그 직무에 관하여 Q22 합금을 공동으로 발명한 피고인 1 이 발명 완성 사실을 피해자 회사에 알리지 않은 채 특허를 받을 수 있는 권리 중 피고인 1 의 공유지분을 피고인 3 에게 이중으로 양도하였습니다. 이에 위 발명 전체에 대하여 피고인 3 명의로 단독 특허 등록을 받았고, 피고인 3 명의의 사업체를 통해 피고인들이 공동으로 수익을 얻고자 하였으며, 실제로 다른 업체와 Q22 합금에 대한 라이선스 계약을 체결하여 위 발명의 내용이 공개되도록 하였습니다.
3. 법원의 판단
(1) 업무상 배임죄를 구성하는지 여부
대법원은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태이며, 종업원 등이 그 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3 자에게 이중으로 양도하여 제3 자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다고 판단하였습니다.
(1) 업무상 배임죄를 구성하는지 여부
대법원은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태이며, 종업원 등이 그 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3 자에게 이중으로 양도하여 제3 자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다고 판단하였습니다.
(2) 부정경쟁방지법 위반죄 성립여부
다만, 대법원은 발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 그 발명에 대한 권리가 귀속되는 이상위 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법 제18조 제2 항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없다고 판시하였습니다.
다만, 대법원은 발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 그 발명에 대한 권리가 귀속되는 이상위 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법 제18조 제2 항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없다고 판시하였습니다.
III. 맺는말
발명진흥법 제12 조에서 규정하고 있는 통지의무는 위반 시 법적 제재에 대한 규정이 없다는 점에서 한계가 있으나, 동법 제19조에서 규정하고 있는 비밀유지의무는 위반 시 동법 제58 조에 따라 사용자 등의 고소가 있는 경우에 한해 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.
또한, 위 판례에서 판시하고 있는 바와 같이 ‘타인의 사무를 처리하는 자‘의지위에 있는 자가’업무상의 임무‘에 위배하는 행위로써 사용자 등에게 손해를 가하는 경우에 해당하면 형법제356 조의 업무상 배임죄가 적용되어 10 년 이하의 징역 또는 3 천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.’업무상의 임무‘에 위배되지 않는 경우라도 동법 제355조 제2 항에 따라 배임죄가 적용되어 5 년 이하의 징역 또는 1천500 만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.