법무법인 다래
우선권 제도의 이용 방법에 관하여
- 조회수
- 125
- 작성일
- 2014.10.27
-우선권 주장에서의 발명의 동일성 판단기준-
(2) 상위개념 추출형
앞에서 살펴 본 실시예 보충형과 달리 서로 밀접한 관련은 있지만 서로 다른 아이디어가 기초가 되어 발명의 완성에 이르는 경우가 있습니다. 이 경우 아이디어가 얻어지는 대로 출원을 해두고 이것들을 기초로 한 새로운 상위 개념의 아이디어가 얻어졌을 때, 이들을 묶어서 출원함으로써 보다 넓은 범위의 권리를 얻을 수 있습니다. 이러한 유형을 상위 개념 추출형이라고 합니다.
상위개념 추출형에서도 후출원의 각 발명에 관하여 우선일이 어떻게 되는지 아래 그림을 보면서 살피겠습니다.
위 그림에서 우선권 주장을 수반하는 출원III의 우선일을 살펴보면, 클레임 A3 중 A1에 해당하는 부분은 d1 이 되고, 클레임 A2에 해당하는 부분은 d2가 되면, 나머지 부분은 d3가 됩니다.
3. 우선권 주장에서의 발명의 동일성
우선권주장제도는 후출원발명 중 선출원발명의 출원시에 발명이 완성되었다고 인정되는 부분에 한하여 우선일이 소급될 수 있습니다. 선출원 시에 완성되지 않은 것을 추후 보완하여 후출원한 발명에 관하여 우선권주장을 인정하게 되면 미완성 발명의 우선일이 선출원일로 소급되는 문제가 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 우선권 주장에서 발명의 동일성 여부는 발명의 완성과 관련되어 있고 판단기준 역시 발명의 완성 여부를 감안하여 제시되어야 합니다. 결국 명세서에서 청구항의 기재를 뒷받침하는 실시예 또는 실시예를 대신할 수 있는 발명의 상세한 설명의 기재가 있는지 여부에 의해 판단할 수 있습니다. 만약 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 것을 후출원에 기재한 경우,
출원인은 후출원일에 이르러서야 후출원발명이 유리하다는 것을 알게되었다고 보는 것이 합리적이므로 후출원 발명은 후출원시에 완성되었다고 보게 될 것입니다.
1. 서 론
우선권 제도는 선출원을 한 후 1 년 이내에 그 선출원을 기초로 우선권을 주장하면서 후출원을 하는 경우 후출원의 신규성, 진보성 등 판단시점을 선출원일로 소급하여 인정해 주는 제도입니다. 이러한 우선권 제도는 조약 우선권주장제도와 국내 우선권주장제도가 있는데, 전자는 각 국가마다 동시에 출원하는 것의 어려움을 고려해 만들어진 제도로서, 동맹국의 어느 1 국(제1국 출원)에 정규로 한 최초의 특허출원을 한 자가 우선권 주장 기간 내에 타 동맹국(제2 국 출원)에 동일한 내용의 발명을 출원하는 것이고, 후자는 조약 우선권주장제도가 도입됨에 따라 국내에 한 선출원에 대해서도 우선권주장을 할 수 있도록 동일한 기능을 국내 출원제도에 도입한 것으로 이해할 수 있습니다.
이러한 우선권 제도와 관련하여, 선출원 발명과 후출원 발명의 동일성이 인정되지 않는 경우, 선출원과 후출원 사이에 제3 의 기술이 공지되었다면 후출원 발명은 그 제3 의 기술에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정될 수 있고, 나아가 이로 인하여 특허 등록을 받을 수 없는 사태가 충분히 발생할 수 있습니다. 따라서 우선권 주장에서의 발명의 동일성의 의미를 명확히 파악하여 이를 염두에 두고 출원 명세서를 작성할 필요가 있습니다 1).
2. 우선권 주장의 유형
먼저 우선권 주장이 어떠한 형태로 이루어지고 있는지 이해할 필요가 있으므로, 우선권 주장이 이뤄지는 정형적인 형태를 살펴보겠습니다 2).
우선권 제도는 선출원을 한 후 1 년 이내에 그 선출원을 기초로 우선권을 주장하면서 후출원을 하는 경우 후출원의 신규성, 진보성 등 판단시점을 선출원일로 소급하여 인정해 주는 제도입니다. 이러한 우선권 제도는 조약 우선권주장제도와 국내 우선권주장제도가 있는데, 전자는 각 국가마다 동시에 출원하는 것의 어려움을 고려해 만들어진 제도로서, 동맹국의 어느 1 국(제1국 출원)에 정규로 한 최초의 특허출원을 한 자가 우선권 주장 기간 내에 타 동맹국(제2 국 출원)에 동일한 내용의 발명을 출원하는 것이고, 후자는 조약 우선권주장제도가 도입됨에 따라 국내에 한 선출원에 대해서도 우선권주장을 할 수 있도록 동일한 기능을 국내 출원제도에 도입한 것으로 이해할 수 있습니다.
이러한 우선권 제도와 관련하여, 선출원 발명과 후출원 발명의 동일성이 인정되지 않는 경우, 선출원과 후출원 사이에 제3 의 기술이 공지되었다면 후출원 발명은 그 제3 의 기술에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정될 수 있고, 나아가 이로 인하여 특허 등록을 받을 수 없는 사태가 충분히 발생할 수 있습니다. 따라서 우선권 주장에서의 발명의 동일성의 의미를 명확히 파악하여 이를 염두에 두고 출원 명세서를 작성할 필요가 있습니다 1).
2. 우선권 주장의 유형
먼저 우선권 주장이 어떠한 형태로 이루어지고 있는지 이해할 필요가 있으므로, 우선권 주장이 이뤄지는 정형적인 형태를 살펴보겠습니다 2).
(1) 실시예 보충형
발명에 관한 어떤 아이디어가 생기더라도 이를 구체적인 실시형태로 뒷받침하기까지는 상당한 시간이 걸리는 경우가 많습니다. 특히, 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학 발명의 경우에는 그 실험을 하는 기간과 실험 결과를 분석하는 기간이 상당히 소요되는 경우가 많습니다.
그러나 선출원주의 하에서는 하루라도 빨리 출원을 해야 할 필요가 있는 바, 이와 같은 경우 무엇보다 먼저 발명의 기본적인 실시예를 기재하여 기본적인 아이디어를 출원하고 그 후 아이디어에 관련된 여러 실시예가 보충되는 대로 추후 보완하는 방법이 필요합니다. 그러나 이 경우 추후 보완을 출원의 보정을 통하여 하는 경우에는 신규사항 추가가 될 수 있으므로 먼저 이뤄진 출원을 기초로 하여 우선권 주장을 하면서 별도로 출원을 하게 됩니다. 이는 선출원주의 하에서 타당한 전략이고 발명이 조기에 공개되기 때문에 공중의 이익에도 부합하는 방법입니다. 이러한 실시예 보충형을 그림으로 나타내 보면 아래와 같습니다.
위에서 선출원이 심사에 붙여지는 경우를 상정해 보았을 때, 만약 클레임 A0 가 실시예 a1 에 의해 충분히 뒷받침되지 않는다면 클레임 A0 는 실시예 a1 에 의해 뒷받침되는 범위(A0')로 한정하여 축소 해석될 수도 있습니다. 또한 후 출원에서 선출원을 기초로 우선권 주장을 하는 경우에는 후출원의 우선일은 클레임 A0 중 A0'(실시예 a1)에 대응하는 부분은 d1 으로, 나머지 새로운 실시예로 보충된 부분은 d2 로 될 것입니다.
다만, 선출원의 심사시 클레임 A0 가 출원 당시의 기술상식에 비추어 실시예 a1에 의하여 충분히 뒷받침된다고 인정된다면 클레임 A0의 우선일은 d1이 될 것입니다.
발명에 관한 어떤 아이디어가 생기더라도 이를 구체적인 실시형태로 뒷받침하기까지는 상당한 시간이 걸리는 경우가 많습니다. 특히, 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학 발명의 경우에는 그 실험을 하는 기간과 실험 결과를 분석하는 기간이 상당히 소요되는 경우가 많습니다.
그러나 선출원주의 하에서는 하루라도 빨리 출원을 해야 할 필요가 있는 바, 이와 같은 경우 무엇보다 먼저 발명의 기본적인 실시예를 기재하여 기본적인 아이디어를 출원하고 그 후 아이디어에 관련된 여러 실시예가 보충되는 대로 추후 보완하는 방법이 필요합니다. 그러나 이 경우 추후 보완을 출원의 보정을 통하여 하는 경우에는 신규사항 추가가 될 수 있으므로 먼저 이뤄진 출원을 기초로 하여 우선권 주장을 하면서 별도로 출원을 하게 됩니다. 이는 선출원주의 하에서 타당한 전략이고 발명이 조기에 공개되기 때문에 공중의 이익에도 부합하는 방법입니다. 이러한 실시예 보충형을 그림으로 나타내 보면 아래와 같습니다.
위에서 선출원이 심사에 붙여지는 경우를 상정해 보았을 때, 만약 클레임 A0 가 실시예 a1 에 의해 충분히 뒷받침되지 않는다면 클레임 A0 는 실시예 a1 에 의해 뒷받침되는 범위(A0')로 한정하여 축소 해석될 수도 있습니다. 또한 후 출원에서 선출원을 기초로 우선권 주장을 하는 경우에는 후출원의 우선일은 클레임 A0 중 A0'(실시예 a1)에 대응하는 부분은 d1 으로, 나머지 새로운 실시예로 보충된 부분은 d2 로 될 것입니다.
다만, 선출원의 심사시 클레임 A0 가 출원 당시의 기술상식에 비추어 실시예 a1에 의하여 충분히 뒷받침된다고 인정된다면 클레임 A0의 우선일은 d1이 될 것입니다.
(2) 상위개념 추출형
앞에서 살펴 본 실시예 보충형과 달리 서로 밀접한 관련은 있지만 서로 다른 아이디어가 기초가 되어 발명의 완성에 이르는 경우가 있습니다. 이 경우 아이디어가 얻어지는 대로 출원을 해두고 이것들을 기초로 한 새로운 상위 개념의 아이디어가 얻어졌을 때, 이들을 묶어서 출원함으로써 보다 넓은 범위의 권리를 얻을 수 있습니다. 이러한 유형을 상위 개념 추출형이라고 합니다.
상위개념 추출형에서도 후출원의 각 발명에 관하여 우선일이 어떻게 되는지 아래 그림을 보면서 살피겠습니다.
위 그림에서 우선권 주장을 수반하는 출원III의 우선일을 살펴보면, 클레임 A3 중 A1에 해당하는 부분은 d1 이 되고, 클레임 A2에 해당하는 부분은 d2가 되면, 나머지 부분은 d3가 됩니다.
3. 우선권 주장에서의 발명의 동일성
우선권주장제도는 후출원발명 중 선출원발명의 출원시에 발명이 완성되었다고 인정되는 부분에 한하여 우선일이 소급될 수 있습니다. 선출원 시에 완성되지 않은 것을 추후 보완하여 후출원한 발명에 관하여 우선권주장을 인정하게 되면 미완성 발명의 우선일이 선출원일로 소급되는 문제가 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 우선권 주장에서 발명의 동일성 여부는 발명의 완성과 관련되어 있고 판단기준 역시 발명의 완성 여부를 감안하여 제시되어야 합니다. 결국 명세서에서 청구항의 기재를 뒷받침하는 실시예 또는 실시예를 대신할 수 있는 발명의 상세한 설명의 기재가 있는지 여부에 의해 판단할 수 있습니다. 만약 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 것을 후출원에 기재한 경우,
출원인은 후출원일에 이르러서야 후출원발명이 유리하다는 것을 알게되었다고 보는 것이 합리적이므로 후출원 발명은 후출원시에 완성되었다고 보게 될 것입니다.
이와 관련하여, 대법원은 우선권주장에서의 동일성 여부가 쟁점이 된 사건(2002. 9. 6. 선고 2000 후 2248 판결)에서 주지 관용 기술의 부가, 삭제, 변경이 있는 경우에도 우선권 주장의 동일성이 유지된다는 취지로 판시하였는 바, 발명의 동일성 여부를 넓게 인정한 바 있습니다.
위 사건은, 선출원에는 염기서열 1 번에 대해서 기재하였고 후출원에는 염기서열 340 번이 기재된 사안이었는데, 후출원의 gdna 염기서열과 선출원 도면의 염기서열은 인트론 부위에 일부(염기서열 1 번과 340 번)의 차이가 있음을 인정하면서도 “일반적으로 인트론에서 하나의 염기가 있고 없음은 gdna 의 발현이나 기타 기능에 특별한 문제점이나 차이점이 없으며 gdna 에서 단백질을 암호하지 않는 인트론은 개체에 따라서도 약간의 차이가 있음은 이 기술분야에서 잘 알려진 사실인 점에 비추어 dna 기능에 아무런 차이점을 발견할 수 없는 부위에서 1 개의 염기가 다르다고 하여 우선권 주장의 기초가 된 출원과 이 사건 특허발명의 동일성을 부인할 수 없다”라고 판시 하면서 이 사건 특허발명의 우선권 주장을 인정하였습니다.
위 사건은, 선출원에는 염기서열 1 번에 대해서 기재하였고 후출원에는 염기서열 340 번이 기재된 사안이었는데, 후출원의 gdna 염기서열과 선출원 도면의 염기서열은 인트론 부위에 일부(염기서열 1 번과 340 번)의 차이가 있음을 인정하면서도 “일반적으로 인트론에서 하나의 염기가 있고 없음은 gdna 의 발현이나 기타 기능에 특별한 문제점이나 차이점이 없으며 gdna 에서 단백질을 암호하지 않는 인트론은 개체에 따라서도 약간의 차이가 있음은 이 기술분야에서 잘 알려진 사실인 점에 비추어 dna 기능에 아무런 차이점을 발견할 수 없는 부위에서 1 개의 염기가 다르다고 하여 우선권 주장의 기초가 된 출원과 이 사건 특허발명의 동일성을 부인할 수 없다”라고 판시 하면서 이 사건 특허발명의 우선권 주장을 인정하였습니다.
4. 결론
우선권주장에서의 발명의 동일성이 유지되는지 여부는 선출원시에 발명이 완성되었다고 볼 수 있는지 여부에 따라 신중한 판단이 요구된다고 할 것입니다.
1) 신동환, 특허법 조문별 발명의 동일성 판단 기준 고찰 참조
2) 특허법 개설 409~410면 참조
우선권주장에서의 발명의 동일성이 유지되는지 여부는 선출원시에 발명이 완성되었다고 볼 수 있는지 여부에 따라 신중한 판단이 요구된다고 할 것입니다.
1) 신동환, 특허법 조문별 발명의 동일성 판단 기준 고찰 참조
2) 특허법 개설 409~410면 참조