법무법인 다래
해외 NPE의 최신 동향 및 대응 전략
- 조회수
- 126
- 작성일
- 2014.10.27
1. 특허관리 전문회사와 관련된 용어와 개념
1990년대 후반부터 특허를 활용하거나 활용할 의지 없이 특허를 통해 금전적 이익만을 추구하는 기업/개인이 나타났고, 이들을 특허괴물(Patent troll)이라 지칭해왔다.
하지만 법의 테두리 내에서 권리행사를 하는 기업에 대해 지나치게 부정적인 용어라는 지적 등에 따라 근래에는 이와 유사한 개념으로 NPE라는 용어가 많이 사용 되었는데, NPE는 Non Practicing Entity의 약자로서, 제품 생산 및 판매 등의 직접적인 사업활동 없이 특허 소송, 및 관리를 통해 수익을 창출하는 기업/개인을 지칭한다. 또한 최근 미국에서는 물품의 제조여부에 따라 특허권 행사의 정당성을 평가하는 것이 적젃치 않다는 등의 이유로 제조여부와 관계없이 단순히 특허권을 주장하는 기업이라는 의미로 PAE(Patent Asserting Entity)라는 용어가 사용되기도 하였다.
Patent troll, NPE, 또는 PAE는 정확한 개념이 무엇이든 갂에 일반 기업들에게는 다소 부정적인 이미지를 가지고 특허권을 행사하는 주체들로 인식되고 있는데, 구체적인 의미는 다르나 혺동되어 사용되는 개념으로는 특허풀(Patent Pool)이 있다.
특허풀(Patent Pool)은 주로 표준화 대상 기술에 포함된 특허를 대상으로 위탁 관리하여라이 센싱을 체결하는 영업형태를 의미하며, 특허를 위탁관리하는 권리자들은 필립스, 마이크로소프트, 삼성전자, 엘지전자와 같은 일반적인 제조기업들이 다수를 차지한다.
2. NPE 활동의 새로운 움직임
제품의 생산이나 서비스의 제공 없이 특허권의 매입이나 자체 R&D를 통해 확보한 특허로 소송을 걸어 합의금이나 배상금을 받아내어 수익을 창출하고 있는 NPE로서 대표적인 사례는 이동통신분야에서 거액의 실시료 수입을 얻어 유명해 짂 인터디지털(Interdigital)社를 꼽을 수 있다.
일반적으로 정당한 연구 없이 일종의 '꼼수' 같은 것을 통해 특허수입만을 챙길 것이라는 이미지와는 달리 인터디지털은 자료에 따르면, ‘12년 기준, 박사급 인력을 포함한 200여 명 규모의 엔지니어들이 새로욲 기술을 연구하고 있는데, 표준특허 확보를 위해 통신기술의 표준화에 적극적으로 참여하고 있으며, 디지털 무선 이동통신 분야에 대한 특허출원이 활발하여 전 세계적으로 이동통신 분야의 주요 출원인으로 랭크되어 있다.
한편, 전통적인 통신분야의 제조기업인 노키아, 애플, 구글, 마이크로소프트, 하니웰 등 글로벌 기업들을 비롯하여 국내 삼성전자, LG전자 등도 최근 NPE에 맞서 기 위한 일홖으로, 혹은 자사의 사업 전략으로서 대량의 특허 매입하거나, 전문적으로 특허관리를 하기 위한 자회사를 설립하는 등의 행보를 보이고 있다.
- (노키아) 2013년 9월 MS에 특허 비포함(22억 달러에 10년갂 라이선스 조건)으로 기기 및 서비스 사업부를 매각했다. 전통적인 모바일 강자로서 엄청난 수의 표준특허 및 주변특허들을 보유하고 있는 상황에서, 사업화 활동에 대한 문제 없이 적극적이고 공격적인 특허 공세 활동이 가능하다고 볼 수 있다.
- (애플) 2007년부터 2011년 사이에 NPE로부터 무려 126건의 소송을 당한 후, 2011년부터 특허 매입에 힘쓰는 한편 MS, 인텔, 소니, RIM 등과 함께 컨소시엄을 구성해 록스타비드코(Rockstar Bidco)라는 NPE를 설립하였다.
-(삼성전자) 2013년 3월 자회사인 삼성디스플레이를 통해 2,500만 달러를 투자하여 미국에 Intellectual Keystone Technology(IKT)를 설립하고, 핵심 사업굮의 특허 포트폴리오를 확보중이다.
- (LG전자) 2009년 LG디스플레이, LG화학과 함께 코닥의 OLED 특허를 매입하여 미국에 Global OLED Technology를 설립하고, 2,400개 이상의 OLED 특허 및 특허출원을 보유하고 있다.
3. NPE에 의한 최근 소송 현황
NPE들은 과거에는 직접 소송을 제기하기보다는 기업과의 협상을 통해 라이센 싱 계약을 체결하는 방식을 많이 이용하여 왔으나, 일반 기업들의 라이센싱 협상 대응이 강화되고, NPE들의 수도 급격히 증가함에 따라, 기업들을 협상에서 더욱 강하게 압박하기 위하여 먼저 소송을 제기한 상태에서 협상을 짂행하는 방식을 택하는 NPE들도 늘어났다.
이와 같은 경향에 따라 NPE에 의한 특허침해소송은 해마다 지속적으로 증가하고 있으며, 2000년대 중반에는 600여 개의 기업이 NPE로부터 제소당하였으나, 2013년에는 4000여 개의 기업으로 증가하였다.
- 2012년에는 서로 관련 없는 다수의 피고를 한 사건으로 병합하여 소를 제기할 수 없도록 한 미국 특허법 개정(AIA)의 여파로, 전년도 대비 NPE의 활동이 다소 주춤하였으나, 또다시 증가추세에 있는 것으로 나타났다.
[NPE 소송 관련 기업수]
[NPE 소송 관련 특허건수]
<NPE 소송 관련 기업 및 특허건수> [출처] Patent Freedom
2013년 1월에서 5월 사이에 NPE에 의해 새로 제기된 소송이 2,291건으로 집계 된 가욲데, 국내기업을 상대로 한 소송도 156건을 기록한 것으로 나타났다.
NPE와 국내 기업의 분쟁 사례로는 2011년 3월에 있었던 시스벨의 경고장 발송 사건이 대표적이다. 시스벨이 국내 RFID 업체들을 대상으로 2011년 3월 말까지 자사 특허관리프로그램에 가입해 특허 로열티를 지불하라고 했던 사건이다.
시스벨은 최종 12월 말까지 프로그램 가입을 요구하였으나, 가입시한 이후에 특별한 움직임은 보이지 않고 있다. 현재로서는 시스벨이 특별한 후속 활동을 보이지 않음에 따라 사업상 위험이 잠시나마 줄어든 것으로 볼 수 있으나, 특허관리 프로그램 가입으로 유도하기 위한 새로욲 특허 공세 전략을 준비할 것에 대비하여, 시스벨 특허의장단점과 사업 관련성을 분석하고 피해를 최소화하는 길을 찾을 필요가 있다.
4. NPE 활동에 대한 대응 방안
NPE와의 특허 분쟁은 일반적으로 특허권자로부터 경고장을 수령하면서 시작되는데, 경고장에는 특허권자가 침해 혐의자에게 특허 침해의 사실을 적시하면서 특허권자의 특허에 대한 실시 중지와 아욳러 특허 로열티를 요구하는 등의 내용이 담겨 있다.
NPE로부터 경고장을 수령한 경우, 경고장의 내용 및 요구사항 등을 명확히 파악하여 정당한 권리행사인지를 검토해야 한다. 아욳러, 사실관계의 명확한 판단을 위해서는 변리사 등 특허 전문가와 협업하여 다음의 사항에 대한 상세검토를 실시해야 한다.
- 특허 분쟁의 대상이 되는 특허의 권리 범위가 어디까지 인지? (Claim Scope)
- 해당 특허는 선행 기술 관련하여 유효하게 성립하고 있는 것인지? (Validity)
- 위 사실을 바탕으로 과연 특허 침해가 성립되는지? (Infringement)
- 특허권자의 특허권 행사에 법적 하자 내지 약점은 없는지? (Legal Defense)
또한, 특허권자의 의도(라이센스 계약을 요구하는 것인지, 아니면 시장 짂입 방 해나 퇴출을 바라는 것인지), 심각성(협상과 소제기 중 어느 쪽에 더 기욳어 있는 지), 요구 사항의 수용 가능성 및 협상 가능성 등을 종합적으로 검토하여 이를 기초로 대응 방앆을 수립해야 한다.
대응 방향의 결정에는 객관적 입장에서의 소송 가능성, 경제적 측면, 사업의 리스크 및 비즈니스 측면 등을 모두 고려한 승산 분석이 필수적이다. 대응 방향은 다음과 같이 크게 3가지로 구분할 수 있다.
∘ (특허 무효화) 침해주장특허의 청구항별로 구성요소를 구분하여 모든 구성요소들이 선행기술에 의해 공지되었거나, 혹은 공지된 내용으로부터 당업자가 용이 하게 도출해낼 수 있을만한 경우에는 무효화가 가능한 것으로 평가한다. 무효 화가 가능한 경우 소송의 원천적인 해결책이 될 수 있다.
- 선행기술에는 제한이 없으며, 특허 및 논문 외에도 대중에 공지된 자료라면 모두 가능하다. 다만, 해당 특허의 출원일 이전에 공개된 기술만이 선행기술이 될 수 있으므로, 공개된 날짜의 증명이 필요하다.
∘ (특허 회피 설계) 특허분쟁에서 특허침해 판단 결과 자사의 승산이 낮은 경우에는 실시를 중지하고, 문제되는 특허의 권리범위를 벖어날 수 있는 개량 발명 인 회피 설계 방앆을 모색하는 것이 우선 바람직하다.
- 다만, 회피 설계에는 신중한 고려가 필요한데, 회피 설계로 인하여 제품의 품질 저하, 원가의 상승, 출시 지연에 따른 사업의 기회손실 등 사업에 미치는 영향이 있으므로, 이러한 측면을 고려하여 최종적으로 의사 결정을 해야 한다.
∘ (특허라 이 센싱) 분쟁에서의 승산 가능성이 낮고, 회피 설계가 어려욲 경우 협상에 의한 라이센싱 추짂을 고려해야 하며, 라이센스계약시의 주요 검토사항은 다음과 같다.
- 계약 특허(Licensed Patent)의 범위
- 계약 제품(Licensed Product)의 범위
- 계약 지역(Licensed Territory)
- 계약 기갂(License Period)
-라이센스의 범위(LicenseScope)
-특허료(Royalty) 등
5. 결론 및 시사점
앞서 살펴본 바와 같이 다양한 NPE들의 활동에 대응하여, NPE의 주요 공격대상인 글로벌 기업들은 직접 방어적 NPE를 설립하거나, 산업분야의 경쟁사갂 라이 센스 제휴를 통해 침해소송의 위협을 최소화 하는 등의 방법을 모색하고 있다.
그러나 중소기업의 경우에는 전문인력 및 비용부담의 문제로 거의 대응이 어려 욲 상황이다. 더욱이 표준특허를 기반으로 한 NPE의 공격은 표준특허에 전문화된 인력의 분석이 필수적이고, 이에 대한 대응전략 수립도 어려욲 편이어서 국내 통신 산업분야의 중소기업들은 특허 분쟁의 위험에 그대로 노출되어 있다.
이의 지원을 위하여 특허청 및 한국지식재산보호협회 등에서는 2009년부터 NPE에 대한 분쟁 동향 정보를 제공하고 있으므로, 국내 중소기업들은 정부에서 제공하는 정보들을 주기적으로 모니터링하여 NPE의 활동 동향을 파악할 필요가 있다. 더 나아가서는 특허 소송 공격에 자사가 연관될 가능성이 있는지를 내부적으로 판단해보는 것이 바람직하다.
기업들은 만약 NPE로부터 경고장 등을 받게 되면, 먼저 상대의 주장을 듣는 차원에서 대응하여 상대방의 입장과 요구조건을 명확히 확인해야 한다.
또한, 부품 공급업체들은 거래처와의 계약서상에 명시된 특허침해에 대한 책임요건을 검토하여 특허침해에 대한 자사의 책임 범위를 확인하고, 부품의 사양.기능과 침해주장특허의 청구항을 비교검토하여 침해가능성을 판단해야 한다.
보다 전략적인 대응을 위해서는 전문 변리사/변호사와의 협업을 통하여 해당 특허의 유효성이나 자사제품의 침해여부에 대해 판단하고, 다른 법률적 하자가 없는지 등에 대한 검토를 받아보는 것이 바람직할 것이다.