법무법인 다래
해외 특허 출원 절차
- 조회수
- 217
- 작성일
- 2014.10.27
I. 서론
발명자가 한국 특허청에 특허 출원하여 등록을 받은 경 우에도, 한국을 제외한 해외에 출원을 하지 않으면 해 외에서 특허권을 받을 수 없습니다1). 그러므로 발명을 해외에서도 보호를 받기 원할 경우에는 한국 출원일로부터 일정한 기간 내에 외국에 출원하여야 합니다.
해외에 출원하는 경우는 크게 파리조약에 의한 출원과 PCT(Patent Cooperation Treaty) 국제 출원으로 구분될 수 있습니다. 이하에서는 각각의 경우에 대하여 설명 드리겠습니다.
II. 파리 조약에 의한 출원
파리 조약은 산업재산권의 국제적 보호를 위하여 1883년 파리에서 체결된 조약으로서, 정식 명칭은 '공업소유권의 보호에 관한 파리조약(Paris Convention for Protection of Industrial Property)'입니다. 파리 조약은 1883년 이후에 몇 차례에 걸치어 조약이 개정되었으며 가장 최근에는 1979년에 개정되었습니다. 파리 조약의 주요한 사항은 내외국인 평등의 원칙, 특허독립 원칙, 우선권 제도 등입니다. 한국은 파리 조약에 1980년 5월 4일에 가입하였습니다.
1. 내외국인 평등의 원칙
파리 조약은 제2조(1)2)에서 내외국인 평등의 원칙을 규정하고 있습니다. 내외국인 평등의 원칙이란 동맹국의 국민들은 각 동맹국의 국민에게 요구되는 각각의 법률에 의하여 각 동맹국의 산업 재산권의 보호를 받을 수 있다는 것입니다.
그러므로 조약에 가입하고 있는 동맹국의 국민은 특허 등의 공업소유권(특허, 실용신안, 산업디자인, 상표, 서비스표, 상호)의 보호를 위하여 각 동맹국의 법률에 의하여 그 절차를 준수하면 각 동맹국에서 특허권을 부여받을 수 있습니다.
2. 특허 독립의 원칙
파리조약 제4조의2(1)3)에서 특허독립의 원칙이 규정되어 있습니다. 특허독립의 원칙이란 동맹국 국민에 의하여 여러 나라에 대하여 특허가 출원되어 있어도 그 이외 의 국가에서 동일한 발명에 대하여 독립적으로 특허권을 받을 수 있다는 것입니다.
그러므로 한국에서 특허출원을 하였다고 하더라도 해외에서 특허권을 받기를 원한다면 특허를 받기를 원하는 국가에 특허출원을 개별적으로 하여야 합니다.
3. 우선권 제도
우선권이란 발명자가 한국에서 특허출원한 발명을 그 후에 일정 기간 내에 동맹 국에 같은 내용의 발명을 출원할 경우, 한국에서 출원한 날짜를 동맹국에서 출원한 날로 인정해 주는 제도입니다.
발명자가 한국에서 출원한 후에, 예를 들어 동맹국인 미국에 출원하는 경우에는 미국의 특허법에 맞게 출원을 하여야 하며, 이러한 출원 준비를 하는데 상당한 시간이 소요됩니다. 발명자가 한국 출원 후에 미국에 대하여 출원 준비하는 기간 동안에 제3자가 동일한 발명을 미국에 출원을 하면 특허 독립의 원칙에 의하여 제3자가 미국에서 특허를 받게 되는 불합리한 점이 있습니다.
그러므로 발명자에게 한국 이외의 동맹국에 특허출원 준비할 수 있는 기간을 부여하기 위하여 특허의 경우 출원일로부터 1년 이내에 한국에서 출원한 특허출원을 기초로 동맹국에 특허 출원하면 한국에서 출원한 날에 동맹국에 출원한 것으 로 인정해 주는 우선권 제도에 의하여 위와 같은 불합리한 점을 해소합니다.
발명자가 한국에서 출원한 날(최초출원일)로부터 1년이 경과한 후에는 동맹국에 출원 시에 우선권 주장을 하지 못하고, 출원이 공개되는 1년 6개월 이전에는 우선 권 주장 없이 동맹국에 출원이 가능합니다. 그러나 발명자가 우선권 주장을 하지 못하는 경우, 제3자가 동일한 발명을 최초출원일 후에 먼저 동맹국에 출원한 경 우에는 제3자가 특허 받는 불이익이 있습니다. 또한 출원이 공지가 되는 경우에는 공지된 이후에 동맹국에서 특허 출원하여 특허 등록을 받더라도, 원칙적으로 특허무효 사유가 됩니다.
이 밖에도 우선권 주장을 하며 동맹국에 출원할 경우에는 각 동맹국에서 우선권 주장을 뒷받침하는 서류 종류를 반드시 확인하여 출원과 동시에 제출하여야 합니다.
III. PCT국제출원
1. PCT국제출원이란?
한국에 발명을 출원한 발명자가 파리 조약에 의하여 우선권에 기초하여 다른 동맹국에 출원할 수 있는 기간은 1년입니다. 실제로 1년이란 기간은 여러 나라에 특허출원 준비하기에는 매우 짧은 기간입니다.
파리조약에 가입한 동맹국이 특허협력조약(PCT)에 가입한 경우에, 그 동맹국의 출 원인이 PCT 국제출원을 하는 경우에는 다른 PCT에 가입한 국가에 출원할 수 있 는 기간이 최초출원일로부터 30개월까지 연장되는 장점이 있습니다. 다만 선출원 에 대하여 우선권을 주장하여 출원하는 경우에는 선출원의 출원일로부터 12개월 이내에 PCT 국제출원을 하여야 우선권 주장을 인정받을 수 있습니다.
2. PCT국제출원 절차
가. PCT국제출원
PCT 국제출원을 하기 위해서는 조약 및 조약 규칙에서 정하는 방식 및 언어로 기재된 출원서 등을 수리관청이나 국제사무국에 제출하여야 합니다. 한국 특허청은 PCT 국제출원의 수리관청으로 지정되어 있으므로, 한국특허청에 PCT 국제출원서를 제출하면 됩니다. 또한 한국어는 PCT 국제공개어로 채택되었으므로 한국어 명세서로 PCT 국제 출원이 가능합니다.
참고로 PCT 출원 시에 향후 출원을 진행할 국가를 결정하는 지정국을 기재하여야 합니다. 일반적으로 한국을 제외한 모든 국가로 표시합니다.
나. 국제조사
PCT 국제출원에 대하여 PCT 조사기관(한국 특허청)이 선행기술 조사 및 특허성 유무를 판단합니다.
다. 국제공개
국제출원서류 및 국제조사보고서를 전자적 형태로 공개합니다.
라. 국제예비심사
국제예비심사기관(한국 특허청)에서 특허성 유무에 관한 예비적 판단을 합니다.
마. 각 지정국 국내 진입 단계-번역문 제출
우선일로부터 30개월(룩셈부르크, 탄자니아, 우간다는 우선일로부터 19개월 이내에 국제예비심사를 청구한 경우에만 30개월) 이내에 각 지정국이 요구하는 언어로 작성된 번역문 및 수수료를 각 지정국에 제출 및 납부함으로써, 각 지정국에서 특허출원 절차가 각 지정국 별로 진행됩니다.
IV. 파리 조약에 의한 출원과 PCT 국제출원의 비교
1. 출원 가능 국가
한국과 교역하는 중요한 나라들은 대부분 파리 조약 및 PCT 가입국입니다. 다만 대만의 경우 PCT 조약 체결국이 아니므로 대만에는 PCT 국제출원에 의하여 특허 출원을 할 수 없습니다. 대만에 출원을 원할 경우에는 PCT 국제출원과 별도로 출원을 진행하여야 합니다.
2. 출원 대상
파리 조약은 특허 등의 공업소유권(특허, 실용신안, 산업디자인, 상표, 서비스표, 상호)의 출원을 대상으로 하나, 국제협력조약(PCT)은 특허 및 실용신안만을 대상으로 합니다.
3. 출원 기간
파리 조약에 의한 출원은 최초 출원일로부터 1년 이내이나, PCT 국제출원은 최초 출원일로부터 30개월입니다. 그러므로 PCT 출원의 경우 최초 출원을 한 후에 상당 기간 사업성 등을 살핀 후에 각 지정국에 출원 여부를 결정할 수 있는 장점이 있습니다.
4. 출원 비용
PCT 국제출원의 경우에 파리조약에 의한 각국 출원보다 국제출원, 국제 조사, 국제 공개, 국제 예비심사의 절차가 추가적으로 더 있어 이에 따른 비용이 추가됩니다.
그러나 국제 조사 및 국제 예비심사 단계에서, 국제 조사 및 국제예비심사의 결과에 따라 특허등록을 받을 수 있도록 특허명세서의 보정을 할 경우에 1 번의 보정으로 각국의 모든 특허 출원에 대한 보정을 하는 것으로 간주되므로, 각 지정국에서 개별적으로 보정하는 것에 비하여 보정 비용이 절감됩니다.
또한 국제 조사 및 국제 예비심사 단계에서 특허성 여부를 1차 판단 받을 수 있으므로, 특허 가능성이 없는 출원의 경우 각 지정국에 특허절차를 진행하지 않음으로서 비용이 절감됩니다.
V. 결론
발명자는 해외 출원을 할 경우에, 파리 조약에 의한 출원 또는 PCT 국제출원 중 의 1개를 적절히 선택하여 출원절차를 진행하여야 해외에서 특허를 보호 받을 수 있습니다.
1) 특허독립의 원칙: 각국의 특허는 서로 독립적으로 반드시 특허권을 획득하고자 하는 나라에출원을 하여 그 나라의 특허권 등을 취득하여야만 해당국에서 독점 배타적 권리를 확보할 수 있음 (특허청 홈페이지, PCT 국제출원 개요 참조)
2) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy inall the other countries of the Union theadvantages that theirrespectivelaws now grant, ormay hereafter grant, tonationals; all without prejudice to therightsspecially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement oftheirrights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationalsarecomplied with.
3) Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention inother countries, whether members of the Union or not.