법무법인 다래
특허거절결정 이후의 대응 방안
- 조회수
- 203
- 작성일
- 2014.10.24
1. 들어가며
특허출원 후 심사청구를 하면 특허청의 심사 과정을 거쳐 등록 결정 혹은 거절결정을 받게 된다. 특허청으로부터 등록 결정을 받은 경우에는 등록료를 납부하면서 등록절차를 밟으면 되지만 특허청으로부터 거절결정을 받은 경우 거절결정 이후의 절차에 익숙하지 않은 출원인들로서는 어떻게 대응할지를 판단하는 것이 쉽지 않다. 이하에서는 거절결정 이후의 절차와 대응 방안에 대해 간단히 소개한다.
특허출원 후 심사청구를 하면 특허청의 심사 과정을 거쳐 등록 결정 혹은 거절결정을 받게 된다. 특허청으로부터 등록 결정을 받은 경우에는 등록료를 납부하면서 등록절차를 밟으면 되지만 특허청으로부터 거절결정을 받은 경우 거절결정 이후의 절차에 익숙하지 않은 출원인들로서는 어떻게 대응할지를 판단하는 것이 쉽지 않다. 이하에서는 거절결정 이후의 절차와 대응 방안에 대해 간단히 소개한다.
2. 거절결정 이후의 절차 및 대응 방안
2009년 특허법 개정 이전에는 거절결정에 대해 불복하는 경우 일단 특허심판원에 거절결정불복 심판을 청구하여야 하고 심판청구와 동시에 보정을 하는 경우 특허청 심사관이 다시 심사하게 하는 심사전치단계를 거치게 되고, 보정을 하지 않는 경우 심사전치 단계를 생략하고 바로 특허심판원의 심판관이 거절결정의 정당성을 판단하도록 하는 방식으로 운영을 하였다.
그러나 현행 특허법은 2009년 개정에 의해 재심사 청구와 거절결정불복 심판 청구를 분리하여 둘 중의 하나를 선택하도록 하고 있다1).
재심사제도는 심사관이 거절결정한 특허출원에 대하여 출원인이 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구하여 심사관으로 하여금 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다. 재심사 청구된 출원은 통상 거절결정한 심사관이 다시 심사하게 된다. 재심사를 통해 다시 거절 결정된 출원에 대해 재심사를 청구할 수는 없다.
거절결정불복 심판제도는 거절결정된 출원에 대하여 특허심판원의 심판관으로 하여금 심사관의 거절결정이 정당한지를 판단하도록 하는 제도이다. 거절결정불복 심판 청구 시에는 명세서를 보정할 수는 없고 거절결정된 청구항 그대로 판단을 받게 된다. 재심사를 통해서 다시 거절결정된 출원에 대해서도 거절결정불복 심판을 청구할 수 있다. 다만 거절결정불복 심판을 청구한 후에는 재심사 청구를 할 수는 없다.
2009년 특허법 개정 이전에는 거절결정에 대해 불복하는 경우 일단 특허심판원에 거절결정불복 심판을 청구하여야 하고 심판청구와 동시에 보정을 하는 경우 특허청 심사관이 다시 심사하게 하는 심사전치단계를 거치게 되고, 보정을 하지 않는 경우 심사전치 단계를 생략하고 바로 특허심판원의 심판관이 거절결정의 정당성을 판단하도록 하는 방식으로 운영을 하였다.
그러나 현행 특허법은 2009년 개정에 의해 재심사 청구와 거절결정불복 심판 청구를 분리하여 둘 중의 하나를 선택하도록 하고 있다1).
재심사제도는 심사관이 거절결정한 특허출원에 대하여 출원인이 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구하여 심사관으로 하여금 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다. 재심사 청구된 출원은 통상 거절결정한 심사관이 다시 심사하게 된다. 재심사를 통해 다시 거절 결정된 출원에 대해 재심사를 청구할 수는 없다.
거절결정불복 심판제도는 거절결정된 출원에 대하여 특허심판원의 심판관으로 하여금 심사관의 거절결정이 정당한지를 판단하도록 하는 제도이다. 거절결정불복 심판 청구 시에는 명세서를 보정할 수는 없고 거절결정된 청구항 그대로 판단을 받게 된다. 재심사를 통해서 다시 거절결정된 출원에 대해서도 거절결정불복 심판을 청구할 수 있다. 다만 거절결정불복 심판을 청구한 후에는 재심사 청구를 할 수는 없다.
이와 같이 재심사제도는 보정을 요건으로 하고 통상 거절결정한 심사관이 다시 심사한다는 점이 특징이므로 심사관의 판단을 바꿀 정도의 의미있는 구성을 추가 할 수 있는 경우에 활용하는 것이 적합하다. 거절결정불복심판은 보정을 할 수 없다는 것과 원래 거절결정한 심사관이 아닌 특허심판원의 심판관이 거절결정의 적법성에 대해 판단한다는 점에 특징이 있으므로 심사관의 거절결정에 문제가 있다고 생각되는 경우에 활용하는 것이 적합하다.
재심사제도와 거절결정불복심판의 이러한 특징을 고려하면 심사관의 거절결정에 수긍하는지 여부 및 추가로 한정할 수 있는 의미있는 구성이 있는지 여부에 따라 아래와 같이 4가지 경우로 나누어 어떻게 대응할지를 결정할 수 있다.
1 심사관의 거절결정에 수긍하고 추가로 한정할 수 있는 의미있는 구성이 있는 경우로서, 이 경우에는 의미있는 구성을 추가하여 보정하면서 재심사를 청구하는 것이 바람직하다.
2 심사관의 거절결정에 수긍하지만 추가로 한정할 수 있는 의미있는 구성이 없는 경우로서, 이 경우에는 재심사 청구와 거절결정불복심판 청구 모두 바람직하지 않다. 재심사를 청구한다고 하여도 별다른 구성 추가가 없는 상태에서 심사관이 기존의 판단을 바꿀 가능성은 높지 않고, 거절결정불복심판을 청구한다고 하더라도 출원인이 심사관의 거절결정에 수긍하는 정도라면 심판관의 판단도 동일할 가능성이 높기 때문이다.
3 심사관의 거절결정에 수긍하지 못하지만 추가로 한정할 수 있는 의미있는 구성이 있는 경우로서, 이 경우에는 재심사 청구와 거절결정불복 심판 청구 중에서 출원인의 목적에 따라 택일할 수 있다. 심판 비용과 소요 기간을 감수하고라도 가급적 넓은 권리의 특허권을 획득하고 싶다면 보정 없이 심판을 청구하는 것이 바람직하고3), 권리범위가 상대적으로 좁더라도 적은 비용으로 빨리 특허 결정을 받고 싶다면 의미있는 구성을 추가하면서 보정하여 재심사를 받는 것이 바람직하다. 재심사에서도 거절결정되는 경우에는 의미있는 구성이 추가된 청구항을 대상으로 거절결정불복 심판을 청구할 수 있으므로 심판에서 청구가 인용될 가능성이 높아진다.
4 심사관의 거절결정에 수긍하지 못하고 추가로 한정할 수 있는 의미있는 구성 이 없는 경우로서, 동일한 내용의 청구항에 대해 심사관이 기존의 결정을 바꿀 가능성은 높지 않기 때문에 재심사 청구보다는 거절결정불복심판을 청구하는 것이 바람직하다. 다만, 심사관의 거절결정이 잘못되었다는 충분한 근거4)가 있다면 재 심사를 청구하여 심사관에게 의견을 피력해 본 후 그 결과에 따라 거절결정불복 심판의 청구 여부를 결정하는 것도 방법이 될 수 있다.
3. 맺음말
특허출원의 거절결정 후 출원인이 선택할 수 있는 대응 방안으로 재심사제도와 거절결정불복심판제도가 있다. 재심사제도는 특허청의 심사 절차를 다시 거치는 것이고 거절결정불복심판제도는 특허심판원의 심판 절차를 거치는 것이라는 점과 재심사 청구 후에도 거절결정불복심판 청구는 가능하지만 거졀결정불복심판 청구 후에는 재심사 청구를 할 수 없다는 점에서, 어느 절차를 따르느냐에 따라 등록 가능성, 시간, 비용 면에서 상당한 차이가 발생한다. 따라서 이들 두 가지 제도를 잘 이해한 후 출원인이 특허를 받고자 하는 목적, 거절결정 이유의 합리성, 추가 한정할 의미있는 구성이 있는지 여부 등을 고려하여 적절한 대응 방안을 선택하는 것이 필요하다 할 것이다.
1) 재심사 제도는 2009. 7. 1. 이후 출원된 특허출원부터 적용된다.
2) 재심사 청구시의 보정은 구성 요소의 추가 한정, 택일적 구성 요소의 삭제 등 청구범위를 좁히는 보정만이 허용되고, 구성 요소의 삭제 등과 같이 청구범위를 넓히는 보정은 허용되지 않는다. 청구항 내용의 실질적인 변경이 없는 형식적인 보정도 가능하다.
3) 이 경우 의미있는 구성을 포함하는 발명에 대해서는 심사받을 기회가 없게 되므로 분할출원을 해 두어 의미있는 구성을 포함하는 발명에 대하여 심사받을 기회를 남겨두는 것이 바람직하다.
4) 심사관이 출원발명의 기술을 잘못 이해한 것으로 보이는 경우 등이 하나의 예가 될 것이다.
3. 맺음말
특허출원의 거절결정 후 출원인이 선택할 수 있는 대응 방안으로 재심사제도와 거절결정불복심판제도가 있다. 재심사제도는 특허청의 심사 절차를 다시 거치는 것이고 거절결정불복심판제도는 특허심판원의 심판 절차를 거치는 것이라는 점과 재심사 청구 후에도 거절결정불복심판 청구는 가능하지만 거졀결정불복심판 청구 후에는 재심사 청구를 할 수 없다는 점에서, 어느 절차를 따르느냐에 따라 등록 가능성, 시간, 비용 면에서 상당한 차이가 발생한다. 따라서 이들 두 가지 제도를 잘 이해한 후 출원인이 특허를 받고자 하는 목적, 거절결정 이유의 합리성, 추가 한정할 의미있는 구성이 있는지 여부 등을 고려하여 적절한 대응 방안을 선택하는 것이 필요하다 할 것이다.
1) 재심사 제도는 2009. 7. 1. 이후 출원된 특허출원부터 적용된다.
2) 재심사 청구시의 보정은 구성 요소의 추가 한정, 택일적 구성 요소의 삭제 등 청구범위를 좁히는 보정만이 허용되고, 구성 요소의 삭제 등과 같이 청구범위를 넓히는 보정은 허용되지 않는다. 청구항 내용의 실질적인 변경이 없는 형식적인 보정도 가능하다.
3) 이 경우 의미있는 구성을 포함하는 발명에 대해서는 심사받을 기회가 없게 되므로 분할출원을 해 두어 의미있는 구성을 포함하는 발명에 대하여 심사받을 기회를 남겨두는 것이 바람직하다.
4) 심사관이 출원발명의 기술을 잘못 이해한 것으로 보이는 경우 등이 하나의 예가 될 것이다.