법무법인 다래
직무발명과 관련된 사례별 법원 판결
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- 작성일
- 2014.10.24
1. 직무발명과 관련된 사례별 법원 판결
(1) ‘종업원 등’의 범위를 규정한 사례
피고는 원고에 입사하여 현재까지 근무하고 있는 자이며(2005. 11. 30 ~ 2008. 12. 26 사 내 창업 휴직을 함), 피고 회사는 피고가 원고의 사내창업규정 및 절차에 따라 2005. 10경 설립한 회사로, 피고는 2006. 3. 22. 자신의 명의로 위 특허를 출원하여 등록을 받았고, 2009. 3. 11. 피고 회사의 명의로 이전등록을 해 주었는데, 원고가 위 특허에 대해 특허권 이전등록 등을 청구한 사건입니다.
위 사건에서 원고는 “이 사건 특허는 직무발명에 해당하고, 피고 회사가 피고로부터 이 사건 특허를 이전등록 받은 것은 반사회적 법률행위에 해당하여 무효이므로, 피고 회사는 이 사건 특허에 관한 이전등록의 말소등록절차를 이행할 의무가 있고, 피고는 이 사건 권리승계규정에 따라 원고에게 이 사건 특허에 관한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다“라 고 주장하였습니다. 그러나, 법원은 “직무발명에서의 ‘종업원등’이라 함은 사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근•비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보게 된다. 그런데 A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 직무발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지 문제되는바, 이때 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의, 그 반대라면 A사의 직무발명이 된다고 할 것이고, 이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다. 피고는 사내창업 휴직(2005. 11. 30 ~ 2008. 12. 26)을 하면서 그 기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 원고는 위 기간 동안 피고 에게 실질적인 지휘 내지 명령권도 없었던 반면, 위 기간 동안 피고는 피고회사의 임원으로서 피고 회사로부터 급여를 받고 피고 회사의 실질적 지배하에 있었던 점을 감안할 때, 이 사건 특허가 피고의 사내창업 휴직기간 중인 2006. 3. 22.에 출원된 이상 이 사건 발명은 원고의 직무발명으로 보기 어렵다고 할 것이다.”라고 판시하여 직무발명에서의‘종업원 등’의 범위를 규정하였습니다.
피고는 2002. 5. 17. 주식회사 쉘라인(이하 ‘쉘라인’이라 한다)과 슬라이드형 휴대폰 기구 개발과 관련하여 기구 위탁용역 개발 계약을 체결하였고, 쉘라인의 소외 A가 위 개발을 담당하였으며, 2002. 9. 9.경 원고의 요청에 의하여 이 사건 특허 발명에 관하여 원고 및 소외 B의 이름이 공동발명자로 포함된 직무발명신고서 등을 원고에게 송부하였는데, 원고는 이를 바탕으로 피고에게 직무발명신고를 하면서 소외 A를 고의적으로 제외한 채 원고와 소외 B만을 공동발명자로 기재하여 피고 회사의 지적재산관리팀에 상신하였습니다.
(1) ‘종업원 등’의 범위를 규정한 사례
사건명 | 특허권이전등록등 |
사건번호 | 2009가합72372(2009. 11. 11. 선고) |
결과 | 기각 |
원고 | 한국전력공사 |
피고 | Y1 : (주)이노씨엔이(원고의 사내창업 규정절차에 따라 설립한 회사) Y2 : 원고에 입사하여 현재까지 근무하고 있는 자 |
권리 | 특허 제5047666호, 작동유체로 냉매 또는 액화가스를 사용하는 발전랭킨사이클의 원리를 적용한 변압기 냉각장치 |
직무발명규정 | 있음 |
피고는 원고에 입사하여 현재까지 근무하고 있는 자이며(2005. 11. 30 ~ 2008. 12. 26 사 내 창업 휴직을 함), 피고 회사는 피고가 원고의 사내창업규정 및 절차에 따라 2005. 10경 설립한 회사로, 피고는 2006. 3. 22. 자신의 명의로 위 특허를 출원하여 등록을 받았고, 2009. 3. 11. 피고 회사의 명의로 이전등록을 해 주었는데, 원고가 위 특허에 대해 특허권 이전등록 등을 청구한 사건입니다.
위 사건에서 원고는 “이 사건 특허는 직무발명에 해당하고, 피고 회사가 피고로부터 이 사건 특허를 이전등록 받은 것은 반사회적 법률행위에 해당하여 무효이므로, 피고 회사는 이 사건 특허에 관한 이전등록의 말소등록절차를 이행할 의무가 있고, 피고는 이 사건 권리승계규정에 따라 원고에게 이 사건 특허에 관한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다“라 고 주장하였습니다. 그러나, 법원은 “직무발명에서의 ‘종업원등’이라 함은 사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근•비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보게 된다. 그런데 A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 직무발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지 문제되는바, 이때 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의, 그 반대라면 A사의 직무발명이 된다고 할 것이고, 이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다. 피고는 사내창업 휴직(2005. 11. 30 ~ 2008. 12. 26)을 하면서 그 기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 원고는 위 기간 동안 피고 에게 실질적인 지휘 내지 명령권도 없었던 반면, 위 기간 동안 피고는 피고회사의 임원으로서 피고 회사로부터 급여를 받고 피고 회사의 실질적 지배하에 있었던 점을 감안할 때, 이 사건 특허가 피고의 사내창업 휴직기간 중인 2006. 3. 22.에 출원된 이상 이 사건 발명은 원고의 직무발명으로 보기 어렵다고 할 것이다.”라고 판시하여 직무발명에서의‘종업원 등’의 범위를 규정하였습니다.
(2) ‘고용관계의 존재’를 발명의 완성 당시를 기준으로 판단한 사례
사건명 | 직무발명보상금 |
사건번호 | 2006나89086(2007. 8. 21. 선고) |
결과 | 기각 |
원고 | X : 2001. 11. 경에서 2005. 1.경까지 피고회사에 기획이사로 근무한 자로 아래 특허권의 공 동발명자 중 1인 |
피고 | Y : 주식회사 텔사인 |
권리 | 특허 제10-0400945호(명칭 : 스마트카드를 이용한 차량 데이터 수집 및 차량진단시스템 및 방법, 그리고 차량 편의장치 자동설정방법) |
직무발명규정 | 있음 |
피고회사는 소외 회사와 이 사건 특허권을 포함한 일체의 자산을 대금 25억 원에 양도 하는 내용의 자산양도계약을 체결하고, 위 대금을 지급받은 후, 위 회사에게 이 사건 특허권을 포함한 일체의 자산을 이전하였습니다. 이에 원고는 피고회사에게 직무발명에 의한 보상금을 요구하는 사건입니다.
위 사안에서 법원은 “직무발명자라고 하기 위해서는 그 종업원이 자신의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 사용자의 업무범위 내의 발명을 하였어야 하고, 만약 그 발명에 다수 의 사람들이 관계되는 경우에는 기술적 과제의 해결수단인 발명의 특징적 부분을 착상하거나 그 착상을 구체화함으로써 발명의 완성에 창작적으로 공헌하였는지 여부를 기준으로 공동발명자의 지위를 정하며, 또한 직무발명의 요건인 ‘고용관계의 존재’는 발명의 완성 당시를 기준으로 하므로 어떤 종업원이 과거의 재직회사에서 발명의 기본적인 골격을 구성하였다가 새롭게 이직한 회사에서 발명의 구체적인 내용을 완성한 경우에는 그 발명은 나중 회사의 직무발명이 된다. 원고 등이 피고회사에 입사하기 전에 이 사건 특허발명에 관한 연구개발을 시작하였으나, 피고회사에 입사한 후인 2001. 11. 23.경에야 비로소 이 사건 특허발명을 완성한 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 결국 원고는 이 사건 특허의 직무발명자로서 피고회사에 대하여 정당한 보상금을 청구할 권리를 갖는다.”라고 판시하여 직무발명의 요건인 ‘고용관계의 존재’는 발명의 완성 당시를 기준으로 판단하여야 함을 판시한 것입니다.
위 사안에서 법원은 “직무발명자라고 하기 위해서는 그 종업원이 자신의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 사용자의 업무범위 내의 발명을 하였어야 하고, 만약 그 발명에 다수 의 사람들이 관계되는 경우에는 기술적 과제의 해결수단인 발명의 특징적 부분을 착상하거나 그 착상을 구체화함으로써 발명의 완성에 창작적으로 공헌하였는지 여부를 기준으로 공동발명자의 지위를 정하며, 또한 직무발명의 요건인 ‘고용관계의 존재’는 발명의 완성 당시를 기준으로 하므로 어떤 종업원이 과거의 재직회사에서 발명의 기본적인 골격을 구성하였다가 새롭게 이직한 회사에서 발명의 구체적인 내용을 완성한 경우에는 그 발명은 나중 회사의 직무발명이 된다. 원고 등이 피고회사에 입사하기 전에 이 사건 특허발명에 관한 연구개발을 시작하였으나, 피고회사에 입사한 후인 2001. 11. 23.경에야 비로소 이 사건 특허발명을 완성한 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 결국 원고는 이 사건 특허의 직무발명자로서 피고회사에 대하여 정당한 보상금을 청구할 권리를 갖는다.”라고 판시하여 직무발명의 요건인 ‘고용관계의 존재’는 발명의 완성 당시를 기준으로 판단하여야 함을 판시한 것입니다.
(3) 발명자를 판단하는 기준을 규정한 사례
사건명 | 직무발명보상금 |
사건번호 | 2007가합14622(2008. 10. 17. 선고) |
결과 | 기각 |
원고 | X : 피고 회사에 책임연구원으로 근무하다가 2007. 8. 15. 퇴사한 자 |
피고 | Y : 삼성전자 주식회사 |
권리 | 이 사건 특허 : 제484732호, 제516753호, 제547785호(명칭 : 슬라이딩타입 휴대용무선단말 기) |
직무발명규정 | 있음 |
피고는 2002. 5. 17. 주식회사 쉘라인(이하 ‘쉘라인’이라 한다)과 슬라이드형 휴대폰 기구 개발과 관련하여 기구 위탁용역 개발 계약을 체결하였고, 쉘라인의 소외 A가 위 개발을 담당하였으며, 2002. 9. 9.경 원고의 요청에 의하여 이 사건 특허 발명에 관하여 원고 및 소외 B의 이름이 공동발명자로 포함된 직무발명신고서 등을 원고에게 송부하였는데, 원고는 이를 바탕으로 피고에게 직무발명신고를 하면서 소외 A를 고의적으로 제외한 채 원고와 소외 B만을 공동발명자로 기재하여 피고 회사의 지적재산관리팀에 상신하였습니다.
위 사안에서 법원은 “특허법 제2조 제1호에서는 “발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다”고 규정하고 있는바, 결국 발명자라 함은 ‘어떠한 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 착상하고 이를 반복하여 실현하는 방법을 만든 자’라고 할 것이고, 단순히 기술의 착상에만 그치고 이를 구체화하는 과정에 관여하지 않은 자, 일반적인 지식을 제공한 조언자, 단순한 보조자, 자금제공자, 도급인이나 명령 자는 진정한 발명자라고 할 수 없다. 이 사건 특허발명의 진정한 발명자는 ‘토션 스프링을 이용한 반자동 슬라이딩휴대폰을 착상하고, 이를 구체적으로 반복 실현할 수 있는 중요한 구성요소(전면커버, 후면 커버, 가이드 슬릿, 토션 스프링, 슬라이딩 가이드 등)를 착안하여 이를 유기적으로 결합시켜 완성한 자’라 할 것이다. 쉘라인의 소외 B는 피고의 이 사건 용역계약을 수행하는 과정에서 토션 스프링을 이용한 반자동 슬라이딩 휴대폰을 착상하고, 이를 구체적으로 반복 실현할 수 있는 중요한 구성요소(전면커버, 후면 커버, 가이드 슬릿, 토션 스프링, 슬라이딩 가이드 등)를 착안하여 이를 유기적으로 결합시켜 완성한 이 사건 특허발명의 진정한 발명자라고 봄이 상당하고, 원고는 이 사건 용역계약을 의뢰한 피고의 책임연구원으로서 형식적으로 이 사건 특허발명의 공동발명자로 등재되었던 것으로 추단할 수 있다. 그리고 단순히 토션 스프링을 슬라이딩 휴대폰에 적용해 보자는 제안만 하였거나, 실제품의 양산과정에 참여하여 그 부품의 소재나 재질, 품질향상 문제를 해결하는데 도움을 준 자는 이 사건 특허발명의 발명자라고 볼 수 없는 것이므로, 가사 원고가 이 사건 용역계약과 관련하여 용역업체인 쉘라인의 업무를 감독하면서 소외 A에게 토션 스프링을 이용한 반자동 슬라이딩 모듈을 개발해보자고 제안하였다거나, 제품 양산단계에서 토션 스프링이 구비된 슬라이딩 힌지개발에 관여한 사실이 있다고 하여도, 그러한 사실만으로는 원고가 이 사건 특허발명의 공동발명자라고 볼 수 없을 것이다.“라고 판시하여 단순히 기술의 착상에만 그치고 이를 구체화하는 과정에 관여하지 않은 자, 일반적인 지식을 제공한 조언자, 단순한 보조자, 자금제공자, 도급인이나 명령자는 진정한 발명자라고 할 수 없다고 하였습니다.
(4) 통상적인 관리. 감독업무만을 수행한 자는 발명자가 아니라고 본 사례
사건명 | 직무발명보상금 |
사건번호 | 2006나62159(2006. 6. 22. 선고) |
결과 | 기각 |
원고 | X : 피고회사에 생산팀장으로 근무하고 있는 자 |
피고 | Y : 한화석유화학 주식회사 |
권리 | 특허 제388085호 외 4건 |
직무발명규정 | 있음 |
원고는 피고의 생산 팀장으로 근무하던 중 담당 기술자 등과 공동으로 이 사건 발명들을 개발하여 발명자 및 고안자를 원고 등으로 정하여 특허권 및 실용신안권을 등록하였고, 피고가 이 사건 특허로 인하여 이익을 얻고 있으므로, 원고는 피고에게 정당한 보상금을 요구하는 사건입니다.
위 사안에서 법원은 “개발에 착수하도록 지시하였다고 하더라도 이는 생산 팀장으로서 해야 할 통상적인 업무수행의 한 내용으로 볼 수 있을 뿐 특허발명에 대한 기여요소로 인정할 수 없으며, 기술개발과정에 대한 개별적인 보고를 하는 경우에 원고는 동종의 기술 분야에서 누구나 손쉽게 지적할 수 있는 내용을 언급하는 데 그쳤을 뿐 당면한 기술개발의 어려움을 타개할 만한 새로운 아이디어를 제공하지는 않았다. 따라서, 원고는 기술 담당자가 이 사건 발명을 발명하는 데 있어서 생산 팀장으로서 통상적인 수준의 관리•감독 업무를 한 사실이 인정될 뿐이고, 이에 더 나아가 이 사건 특허의 발명에 창작적으로 기여한 진정한 공동발명자라고 볼 수 없다.”라고 판시하여 특허 출원시 공동발명자로 기재 하더라도, 통상적인 수준의 관리•감독업무만 수행하고, 특허의 발명에 창작적으로 기여하지 않은 경우는 진정한 공동발명자라고 볼 수 없다고 하였습니다.
(5) 출원업무 중에 내용을 명확히 기재한 자를 발명자로 보지 않은 사례
사건명 | 직무발명보상금 |
사건번호 | 2004가합10788 (2005. 10. 7. 선고) |
결과 | 기각 |
원고 | X : 피고 회사의 특허부서에서 연구원 등의 발명에 대한 출원 업무를 담당하였던 자 |
피고 | Y : 엘지전자 주식회사 |
권리 | 특허번호 제105853호, (‘가라오케-콤팩트 디스크 및 이를 이용한 오디오 제어장치’, 이하 ‘이 사건 발명’이라 한다) |
직무발명규정 | 있음 |
피고는 전자기계기구의 제작 및 판매업 등을 주목적으로 하는 회사로서, 소속 연구원들로부터그들의 직무발명에 관한 특허받을 권리를 양도받아 피고 명의로 특허출원을 하여 왔고, 원고는 피고 회사에 입사하여 근무하다가 2004. 3. 20. 퇴사한자로서 맡은 주된 업무는 연구원들이 연구한 발명 및 기타 성과물을 정리하여 특허로 출원하는 등의 업무였습니다. 회사 내 GSP2 태스크팀에서 연구를 수행하였던 발명자 소외 A는 이 사건 발명을 직접 수기로 발명명세서의 내용을 작성하여 특허담당부서에 제출하였으며, 특허담당부서를 거치면서 그 내용 중 일부가 수정되었습니다(또한, 특허출원과정에서 소외 A의 주소, 주민등록, 성명 위에 원고의 주소, 주민등록, 성명이 추가로 각 기재되었고, 이에 따라 원고가 소외 A와 함께 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되었습니다.). 이후 이 사건 발명은 외부 특허법률사무소의 검토를 거쳐 피고가 특허권을 취득하였습니다. 이에 원고는 이 사건발명에 대하여 직무발명 보상금을 지급하라고 제소하였습니다.
위 사안에서 법원은 “원고가 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되어 있는 이상 원고가 실제 발명자로 추정된다고는 할 것이나, 증거들을 종합해보면, 원고는 단지 이 사건 발명의 특허 출원업무를 진행하는 과정에서 발명자 소외 A의 동의 없이 임의로 이 사건 양도증에 자신의 성명 등을 기재하여 이 사건 발명의 공동발명자로 등재된 것으로 봄이 상당하고, 실제 원고가 이 사건 특허신고서의 청구항을 수정하고 일부 도면 등을 이에 맞게 수정하였다고 하더라도, 이는 단지 특허출원과 관련하여 그 내용을 명확히 기재한 것에 불과하고 이 사건 발명의 기술적 사상의 창작행위라고는 볼 수 없으므로, 원고를 이 사건 발명의 공동발명자로 볼 수는 없다 할 것인 바, 원고의 청구는 이유없다.”라고 판시하여 출원과정 중 특허출원과 관련하여 그 내용을 명확히 기재하면서 발명자의 동의 없이 공동 발명자로 등재한 사실만으로는 발명의 기술적 사상의 창작행위라고 볼 수 없어 공동발명자로 인정하지 아니한다고 판단한 것입니다.
위 사안에서 법원은 “원고가 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되어 있는 이상 원고가 실제 발명자로 추정된다고는 할 것이나, 증거들을 종합해보면, 원고는 단지 이 사건 발명의 특허 출원업무를 진행하는 과정에서 발명자 소외 A의 동의 없이 임의로 이 사건 양도증에 자신의 성명 등을 기재하여 이 사건 발명의 공동발명자로 등재된 것으로 봄이 상당하고, 실제 원고가 이 사건 특허신고서의 청구항을 수정하고 일부 도면 등을 이에 맞게 수정하였다고 하더라도, 이는 단지 특허출원과 관련하여 그 내용을 명확히 기재한 것에 불과하고 이 사건 발명의 기술적 사상의 창작행위라고는 볼 수 없으므로, 원고를 이 사건 발명의 공동발명자로 볼 수는 없다 할 것인 바, 원고의 청구는 이유없다.”라고 판시하여 출원과정 중 특허출원과 관련하여 그 내용을 명확히 기재하면서 발명자의 동의 없이 공동 발명자로 등재한 사실만으로는 발명의 기술적 사상의 창작행위라고 볼 수 없어 공동발명자로 인정하지 아니한다고 판단한 것입니다.
(6) 발명이 사용자의 업무범위에 속하지 않아 직무발명이 아니라고한 사례
사건명 | 손해배상(기) |
사건번호 | 2007가합10766(2008. 9. 4. 선고) |
결과 | 인용 |
원고 | X : 주식회사 에스오씨건설 |
피고 | Y : 주식회사 금오물산 |
권리 | 이 사건 특허 : 제461986호(명칭 : 보강토 옹벽용 블록) |
위 사안에서 원고는 “피고가 이 사건 제품에 관한 특허권자 및 디자인권자인 원고의 승낙 없이 무단으로 이 사건 제품을 사용하여 공사를 함으로써 원고의 이 사건 특허권 및 디자인권을 각 침해하였으므로, 피고는 원고에게 이 사건 특허권 및 디자인권 침해로 발생한 손해를 배상할 의무가 있다.”라고 주장하였고, 피고는 “원고에게 이 사건 특허권 및 디자인 권이 있다 하더라도 피고의 주요업무가 토 공사업, 토목공사업인 이상, 이 사건 발명은 피고의 업무범위에 속하고 피고의 대표이사였던 이양석의 직무에 해당된다 할 것이므로, 이 사건 발명은 구 특허법 제39조의 직무발명에 해당한다할 것이어서 피고는 이 사건 특허권에 대하여 통상실시권을 가지므로 원고의 청구에 응할 수 없다.”라고 주장하였는데, 법원은 “피고가 이 사건 발명 당시 보강토 옹벽용블록 공사를 수행하고 있던 사실은 인정되나, 위 인정사실만으로는 이 사건 발명이 피고의 업무범위에 포함된다고 인정하기에 부족하고, 가사 이 사건발명이 피고의 업무범위에 포함된다고 하더라도 이 사건 발명을 한 행위가 피고의 대표이사로 재직하였던 소외 A의 직무에 속한다고 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.“라고 판시하여 직무발명으로 인정하지 않았습니다.
(7) 직무발명제안지침을 예약승계의 근무규정으로 본 사례
사건명 | 특허권이전등록절차이행청구권 |
사건번호 | 2008가합115791(2009.8.14. 선고) |
결과 | 인용 |
원고 | X : 주식회사 동호 |
피고 | Y1, Y2, Y3, Y4 : 주식회사 동호의 전 직원으로 주식회사 금호환경기술에 입사하여 재직 중 인 자들 |
권리 | 1 특허 제0753482호 외 4건(2006. 9. 4 이전 출원), 2 특허 제0773112호 외 5건(2006. 9. 4 이후 출원)은 모두 쓰레기자동집하시설과 관련된 특허 |
직무발명규정 | 1996.5.3. 직무발명제안지침 제정 . 시행 후, 2000.4.12. 변경 시행 |
피고들은 1992년 내지 1993년 경 원고에 입사하여 2008년 4월 내지 6월경 퇴직하였으 며, 피고들은 동종업의 주식회사 금호환경기술에 입사하여 원고에 재직 시 담당하였던 업무와 유사한 쓰레기 자동집하시설에 관한 설계용역업 등의 업무를 수행하고 있었습니다. 피고들은 원고에 재직하던 중 위 1, 2 특허권 기재의 각 특허권을 출원하여 등록받았고, 위 각 특허권은 쓰레기 자동집하시설과 관련된 발명입니다. 위 사안에서 법원은 “원고의 직무발명제안지침이 예약승계로서의 근무규정에 해당하는 것”으로 판단하였습니다.
(8) 예약승계 규정이 없어 승계권이 없다고 본 사례
사건명 | 등록무효(특) |
사건번호 | 2008허7515(2009. 9. 10. 선고) |
결과 | 심결취소 |
원고 | X : 주식회사 비시엔소프트 |
피고 | Y : 주식회사 휴마엘테크 |
권리 | 이 사건 특허발명 : 특허 제729724호(파일제공 시스템, 방법 및 그 저장매체)* 선출원발명 : 공개번호 제2006-24847호(통합뷰 서비스 제공 시스템 및 제공방법) |
직무발명규정 | 피고 회사 : 예약승계 규정 미구비 |
피고 회사의 기획이사였던 A는 2004. 7.경 ‘Omni-View 개발계획서’를 작성•제안한 후, 개발하여, 2004. 9.경 특허청에 자신을 발명자, 피고 회사를 출원인으로 하여 선출원발명을 출원하였으나, 2006년 10.경 거절결정이 확정되었습니다. 한편, A는 ‘Omni Gate’ 프로그램에 대한 보완작업을 계속하여 2004. 12.경 피고 회사의 이름으로 프로그램 등록을 마쳤고, 2004. 11. 19. 피고 회사의 이사가 되었다. A는 2004. 12. 31. 피고 회사에서 퇴직하고, 2005. 3. 8. 원고 회사를 설립하였고, 원고 회사는 2005. 5. 9. 특허청에 A를 발명자, 원고 회사를 출원인으로 하여 이 사건 특허출원을 하여, 2007. 6. 12. 특허등록이 되었습니다. 피고 회사는 A와 사이에 A로부터 직무발명을 포괄적으로 승계받기로 하는 내용의 계약을 체결한 적이 없고, 피고 회사의 복무규정에도 이에 대한 명시적인 규정이 없었습니다.
위 사안에서 법원은 “피고 회사는 A와 사이에 직무발명에 대한 권리를 미리 포괄적으로 승계받기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실이 없고, 피고 회사의 복무규정에도 이에 대 한 명시적인 규정이 없는 점, 피고 회사가 선출원발명에 대한 보상으로 A에게 인상시켜 주었다는 급여의 내용을 보면, 종전에는 피고 회사가 A에게 급여명세서에 기재된 일부 급여와 급여명세서에 기재되지 않은 나머지 급여로 나누어 급여를 지급하였다가 2004. 10. 경부터는 실제로 지급한 급여를 모두 급여명세서에 기재하였던 것에 불과한 점, 피고회사가 ‘Omni Gate’ 프로그램의 1차 개발이 완료된 직후에 A를 피고 회사의 등기이사로 등재하여 준 것을 두고 그 전부터 이미 이사직에 있었던 A에 대한 승진인사라고 보기는 어려운 점, 위와 같은 일련의 조치는 피고 회사가 A에게 성공하면 보상하여 주겠다고 당초에 밝힌 보상원칙과도 배치되는 점 등에 비추어 보면, 피고 회사는 박영춘으로부터 이 사건 특허발명에 대한 권리를 승계받지 않았다고 할 것이다.“라고 판시하였습니다.
(9) 임금, 성과금 등으로 보상금을 갈음할 수 없다고 본 사례
사건명 | 직무발명보상금 |
사건번호 | 2009나26840(2009.10.7. 선고) (원심 : 2007가합101887) |
결과 | 청구 일부인용 일부기각 |
원고 | X : 피고 회사에 재직 중 아래의 발명을 완성하여 특허받을 수 있는 권리를 피고회사에 양 도한 자 |
피고 | Y : 한림제약 주식회사 |
권리 | 파미드론산 이나트륨염 및 니코틴산 암로디핀 물질 및 제조방법(파노린, 나이디핀)에 관한 특허발명 |
직무발명규정 | 있음 |
원고는 1998. 7.경 피고 회사에 입사하여 근무하다 2003. 4.경 퇴사하였는바, 원고의 직무에관하여 위 기재 특허에 대한 발명을 각 완성하여 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있 는 권리를 피고에게 양도하였고, 피고는 원고의 위 직무발명에 대해 각 특허를 출원•등록 하였고, 나아가 위 직무발명을 실시하여 제조한 제품(파노린, 나이디핀)을 판매하여 이익을 얻었는바, 원고가 피고에 대해 위 직무발명에 대한 정당한 보상금을 청구한 사건입니다.
위 사안에서 법원은 ”특허법에 의해 인정되는 직무발명보상금 청구권은 통상적으로 사업자에비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것으로서 직무발명보상금에 관한 구 특허법의 규정은 강행규정이므로, 직무발명보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효이고, 나아가 직무발명보상금은 특허를 받을 권리를 양도한 대가로서 인정되는 법정채권으로서 노동의 대가인 임금과는 그 성격상 명확히 구분되므로, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 한 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음하였다고 보아서는 안된다. 위 법리에 비추어 이 사건에 관 하여 보건대, 피고가 원고에게 직무발명보상금 명목으로 금원을 지급하였음을 인정할 만 한 증거가 없는 이상 피고가 주장하는 위와 같은 사정만으로 원고에게 나이디핀 발명에 대한 직무발명보상금이 지급되었다고 볼 수는 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.“라고 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음할 수 없다고 판시하였습니다.
2. 맺는말
직무발명은 개인발명과 달리 발명자 개인의 노력에 의해서만 이루어지는 것이 아니라 사용자의 발명자에 대한 보수지급, 연구 설비 제공, 연구비 지원 등의 도움에 의해서 비로소 가능하게 되는 것입니다. 다만, 앞선 법원 판례를 통해 알 수 있듯이 진정한 발명자에 한하여 직무발명이 성립되는 것이므로 발명을 완성한 자에 대한 판단이 형식적으로 이루어져서는 안될 것이고, 특허를 통해 회사가 받은 이익이 클 경우에는 그에 비례하여 진정한 발명자에 대한 처우가 필요하다 할 것입니다. 이를 통해 사용자등에게는 직무발명에 대한 권리를 안정적으로 실시 할 수 있는 기반을 마련하고, 종업원 등에게는 권리의 귀속 및 정당한 보상이 이루어져야 할 것입니다.