법무법인 다래
기술이전계약의 구조와 기술이전협상의 7계명
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- 164
- 작성일
- 2014.10.24
1. 기술이전계약의 개요
과학기술분야 정부출연연구기관(이하 ‘출연연’이라 함)에서 개발한 기술은 기술이전계약을 통하여 기술의 실수요자에게 이전된다. 이러한 기술이전에 관련되는 사람(“기술이전관련자1)”라 한다)은 기술개발자, 연구관리책임자, 기술이전 담당자, 기술자금융통자, 관계 행정청 등 헤아릴 수 없이 많다.
여기서 말하는 “기술이전”이란 기술개발의 기획 및 설계 → 개발 → 출원 → 등록 → 기술이전협상 → 기술이전계약 → 기술지도→ 기술료 징수 → 개발연구원 보상 →사후관리 → 사업화 → 기술자산유동화 → 기술의 소멸[지식재산권의 소멸 또는 기술의 사장(死藏)화] 등 기술의 창출부터 기술의 소멸에 이르기까지2), 기술이 기술보유자 (해당 기술을 처분할 권한이 있는 자를 포함)로부터 그 이외의 자(이하 ‘기술수요자’라 한다)3)에게 이전되는 모든 과정4)을 말한다.
결국 “기술이전계약”이란 기술보유자가 그 이외의 자에게 기술을 이전하는 것을 내용으로 하는 계약이며, 기술의 창출부터 기술의 소멸에 이르기까지 기술이전관련자 사이의 법률관계를 포함할 수 있다.
2. 기술이전계약의 구조
가. 기술이전 계약의 기본 요소
기술이전계약의 가장 핵심적인 요소는 기술보유자로부터 기술수요자에게 기술을 이전하는 것이다.
따라서 기술이전계약의 기본 요소를 정한다면 1) 계약 당사자, 2) 이전대상기술, 3) 기술이전의 대가이다.
나아가 기술이전계약의 기본요소 하나를 추가한다면, 4) 기술지도이다. 그 이유는, 기술수요자의 기술실시를 위해서는 일반적으로는 지식재산권의 이전 이외에 기술보유자의 기술수요자에 대한 기술의 전수까지 필요로 하기 때문이다.
나. 기술이전계약의 부수적 구성요소
기술이전계약 당사자들이 기술이전계약을 체결함에 있어서 가장 중요시 하는 내용은 위 4가지 기본요소들이고, 이에 대해서는 상당히 주의를 기울인다.
그런데, 기술이전계약에는 위 4가지 기본요소 이외에도 5) 계약기간(계약체결일자를 ‘2013년 7월’로만 기재하여 기술이전계약의 발효시점이나 종료시점이 언제 인지), 6) 기술이전대가의 지급방법(현금지급인지, 송금이 가능한지, 송금계좌번호는 무엇인지, 어음을 지급해도 되는 것인지), 7) 기술료의 산정기준(매출액기준인지, 매출이익기준인지, 경상이익기준인지, 순이익기준인지), 8) 기술료의 확인절차(기술료 산정자료를 원칙적으로 교부하여야 하는 것인지, 청구해야 주는 것인지, 기술료 확인비용은 누가 부담하는 것인지), 9) 기술이전 완료시기(기술이전 완료 확인서를 교부할 의무가 있는 것인지, 기술에 관한 노하우 이전으로 종료되는 것인지,기술수요자가 실제 제품을 생산할 수 있어야 하는 것인지 등등), 9) 이전대상기술의 유지비용(특허료 등의 지급의무자가 누구인지), 10) 개량기술의 소유자가 누구인지, 기술이전대상기술이 실시불가능하거나 관련 지식재산권이 무효인 경우에 기지급한 기술료를 반환할 의무가 있는 것인지5), 11) 계약체결이전에 양 당사자 사이에 논의된 내용이 기술이전계약에 영향을 미치는 것인지, 12) 계약의 해지 사유는 어떤 것이 있는지, 13) 계약의 해지 이후에 전용실시권이나 통상실시권 등의 등록말소의무는 누구에게 있는 것인지, 14) 연락처의 변경이 있는 경우 이를 통지할 의무가 있는지, 15) 분쟁이 발생한 경우 중재판정에 의하여 해결할 것인지, 아니면 법원의 판결에 의하여 해결할 것인지 여부 등 기술이전계약의 부수적 구성요소들이 존재한다.
이러한 부수적 구성요소들에 대해서는 계약 당사자들이 대충 합의하고 마는 경향이 있는데, 계약 당사자들로서는 당장 필요한 기술과 그에 대한 대가가 교환되는 것이 급하기 때문일 것이다. 그러나, 이러한 부수적 구성요소들이야말로 제대로 합의가 이루어지지 않았기 때문에 사소하지만 분쟁의 원인이 되는 경우가 많다.
예를 들면, 기술지도에는 기술보유자가 이동하든지 기술수요자가 이동하든지 기술지도비용,교통비, 숙박비 등의 일정한 비용이 수반되기 마련인데, 기술지도의 비용부담주체, 기술지도의 장소, 기술지도자가 누구인지에 대해서 사전에 계약으로 명확히 정하지 않은 경우 그 부담주체가 누구이든지 간에 그에 대한 부담을 한 당사자는 ‘의무없는 이행’6)에 관한 일정한 불만을 갖게 되고, 그에 대한 부담이 큰 경우에는 관련 사항을 이행하지 않거나 상대방에게 그 책임을 전가시키면서 분쟁이 촉발될 수 있다.
따라서, 필자와 같이 기술이전계약을 주로 검토하는 변호사들로서는 기술이전계약의 기본요소보다 부수적 구성요소를 더 주의깊게 살펴보게 되며, 분쟁이 발생하게 된 경우에는 부수적 구성요소를 먼저 검토하며 양 당사자의 계약상 의무를 이 행하였는지 여부를 따지게 된다7).
3. 기술이전협상의 7계명
기술이전계약을 체결할 때 주의할 부분은 헤아릴 수 없이 많은데, 기술이전협상 시 아래와 같은 7계명을 주의하면 불필요한 기술이전이나 분쟁을 최소화할 수 있 지 않을까 생각한다.
(1) 화려한 기술은 가시가 있어...
기술수요자 입장에서 보면, 기술성이 훌륭하고 사업성이 뛰어난 기술을 이전받고자 한다. 그러나, 기술성이 훌륭하고 사업성이 뛰어난 기술을 실제로 기업현장에서 실시하기 위해서는 설비투자비용, 인재채용비용 등 많은 추가비용이 들기 마련인데, 그와 같은 비용에 대한 철저한 계획없이 기술이전만을 받는 경우에는 그 기술이 아무리 대단한 기술이라 하더라도 쓸모없는 곳에 자금을 투여한 것에 불과하다. 기술의 선택과 기술사업화는 선택과 집중이 필요하다.
또, 기술 공급자 입장에서 보더라도, 많은 기술료를 받고 훌륭한 기술을 이전한 경우에는 그에 따른 책임이 따른다는 것을 기억해야 한다. 기술수요자로서는 많은 기술료를 지급한 만큼 그에 상당한 기술지도나 추가 기술개발을 요구할 것이 분명하기 때문이다.
(2) 사놓고 팔 곳이 없으면...
기술수요자 입장에서 훌륭한 기술이라고 해서 기술을 이전받아 제품을 생산까지 하였는데, 그 제품이 이미 시장에서 통하지 않는 경우가 있다. 이는 제품과 관련된 시장을 사전에 파악하지 아니하였기 때문이다. 아무리 훌륭한 기술과 제품이라 하더라도 시장성이 없는 제품은 더 이상 훌륭한 제품이 아니다. 좋은 기술인지, 기술 이전을 계속 진행할 것인지는 제품을 사용할 사람에게 계속 물어봐야 한다.
기술공급자 입장에서 보면, 시장에 대한 예측을 기술수요자에게 확인할 것을 권고할 필요는 있지만, 스스로 시장성에 대한 보장을 해서는 아니된다.
(3) 기술을 살 때도, 사용할 때에도 사람이 있어야...
기술수요자 입장에서의 원칙이다. 기술이전협상을 진행함에 있어서 기술공급자는 이전대상기술이 기술수요자에게 중요한 기술로서 시장성과 경제성도 좋다고 하기 마련이다. 이때 기술수요자로서는 기술공급자의 말만 신뢰할 수 없으므로, 기술수요자의 입장에서 이를 검토할 사람이 필요하다. 내부직원이든지 아니면 외부 사람이든지 간에. 또한, 기술이전계약을 체결한 이후에는 실제 그 기술을 기술 수요자의 내부에 이전해야 하므로, 해당 기술을 사용할 사람을 미리 준비해두어야 한다. 즉, 기술이전계약의 체결 및 이행을 뒷받침할 수 있는 기술인력을 미리 준비 해두어야 생산공백이 최소화 될 수 있고, 기술이전의 효과가 제고될 수 있다.
필요하다면 기술공급자와 기술지도계약을 보다 구체적으로 체결하여야 할 것이다.
(4) WIN-WIN !!! 당신이 돈을 벌어야 나도 돈을 벌 수 있지 않을까...
기술공급자와 기술수요자 양측에게 가장 중요한 원칙이라고 본다. 기술공급자가 너무 많은 기술료를 원한다면, 기술수요자가 적은 돈으로 너무 많은 기술을 원한다면 어떻게 될까? 기술이전계약이 체결되더라도 그 이후에 양 당사자간의 교류와 협력은 더 이상 보장되지 아니할 것이다. 기술수요자 입장에서 보면, 너무 많은 기술료를 원하는 기술공급자와 사이에 추가로 기술을 도입하려는 노력보다는 다른 기술공급자를 찾는 노력을 기울이는 한편, 원만한 기술협력보다는 관계악화를 감수하면서 기술료를 지급한 만큼 충분한 기술을 기술공급자로부터 받기 위하여 노력할 것이고, 어떤 경우에는 기술료 지급조건이 완성되지 않았다는 핑계를 대면서 기술료지급을 지체하는 경우도 있을 것이다. 기술공급자 입장에서 보면, 적은 기술료를 지급한 기술수요자에게 욕심만 많다고 하면서 충분한 기술을 전수하지 아니할 수도 있다.
반대로 기술수요자 입장에서 넉넉하지는 않지만 기술수요자가 감당할 수 있는 수준에서 최대한 기술료를 지급한 것이라는 점을 기술공급자에게 이해시키는 경우라면 어떻게 될까? 또한 기술공급자 입장에서도 기술료를 충분히 받지는 않았지만 기술수요자의 발전을 위하여 최대한 기술을 이전하는 것이라는 점을 기술수요자에게 이해시키는 경우라면 어떻게 될까?
아마도 기술수요자 입장에서는 기술공급자와 기술을 신뢰하고 기술이전을 진행 할 것이며, 기술이전에 따른 매출이 발생한 경우에는 성실하게 기술료를 기술공급자에게 지급하는 것은 물론, 향후 기술수요자의 경제적 사정이 개선된 경우에는 기술공급자에게 충분한 기술료를 지급하면서 추가기술이전계약을 의뢰하게 될 것이다. 기술공급자 입장에서는 보유하고 있는 다른 기술에 대해서도 기술수요자에게 이전할 수 있는 기회를 갖게 될 것이다.
즉 기술수요자나 기술공급자는 상대방이 돈을 벌어야 추가로 자신도 돈을 벌 수 있는 기회를 갖게 되는 것이다.
(5) 향후 기술이전계약을 해지할 가능성 및 그 방법에 대해서 논의해야...
기술이전계약을 체결할 때에는 기술수요자와 기술공급자의 관계가 좋을 때이고, 이러한 상황에서 기술이전계약의 해지와 그에 대한 각자의 책임을 논하기가 쉽지 않은 것은 사실이다.
그러나, 실무적으로 보면, 기술수요자와 기술공급자의 관계가 좋을 때에 기술이 전계약의 해지사유와 책임을 명확히 규정하기가 더 쉽다. 왜냐하면 상호간의 관계가 우호적이고 기술이전의 성공을 목적으로 하기 때문에 상대방에 대해서 양보할 가능성이 더 높기 때문이다.
이렇게 기술이전계약의 해지방법과 절차를 사전에 충분히 논의한 경우, 양 당 사자 입장에서 보면, 일정한 사유가 발생한 경우 해지 책임자로서는 상대방이 해지할 가능성을 미리 알고 대비할 수 있게 되며, 해지 당사자 입장에서도 계약에서 정한 내용대로 더 쉽게 해지할 수 있게 된다.
한편, 이와 같이 기술이전계약을 분쟁없이 원만하게 해지하게 된 경우, 양 당사자는 상대방에 대해서 더욱 신뢰를 갖게 되는 것이 보통인데, 이로 인하여 향후 다른 기술협력요구가 있을때에도 더 쉽게 상대방에게 접촉할 수 있게 되고, 기술 이전협상도 더욱 원활하게 될 가능성이 높다.
(6) 기술이나 시장만 보지 말고, 기술이나 시장과 관련된 법제도가 무엇이 있는지 살펴야...
어떤 기술들은 대단히 기술적 내용이 훌륭하여 시장성이 높을 것이 예상되는 경우가 있다. 그러나, 기술을 실시하거나 기술을 적용한 제품을 시장에 내놓기 위해서는 법제도의 울타리 내에 있어야 한다. 기술수요자 입장에서나 기술공급자입장에서 수도권에 공장을 신축할 수 있는지, 수자원 관리규제에 속하는 것은 아닌지, 이전대상기술을 실시한 관련 기술이나 제품을 국내에 수입할 수 있는 것인지 등등 법제도의 규제사항을 반드시 사전에 확인한 이후에 기술이전계약을 추진하여야 한다.
(7) 정보의 바다가 옆에 있는데...
기술이전계약을 추진할 때 기술공급자와 기술수요자는 해당 기술과 관련된 정보를 수집하기 마련이다. 관련 기술, 관련제품, 관련시장 등 기술이전과 관련된 모든 정보를 수집한다. 그런데, 정보를 수집하는 기술이전관련자들이 간과하기 쉬운 사항이 있다. 온갖 전문잡지나 학회, 특허에 관한 정보는 빠짐없이 검토하면서 정작 가장 검색이 쉬운 구글이나 네이버 등 인터넷 포털사이트에 대한 검색은 하지 않는 경우가 많다. 아마도 중요한 정보들이 인터넷에 유포가 되지 않을 것이라는 지레 짐작 때문일지도 모르나, 나중에 기술이전계약이 문제되었을 때에 살펴보면, 이미 기술이전계약 체결 시에 관련 정보가 인터넷에 떠돌고 있었던 경우가 제법 있었다. 또한, 해당 기업이나 제품에 대해서 가장 잘 알고 있는 상대방은 경쟁기업 일 가능성이 높다. 경쟁기업에 대한 조사분석을 통하여 기술이전 대상기술 또는 대상기술을 적용한 제품의 시장성이나 경쟁력을 검토할 수도 있을 것이다.
이러한 정보분석을 통하여 기술이전 대상기술 또는 관련 사업의 실패에 대한 대비책, 예를 들면 대체기술, 대체제품, 대체사업도 미리 마련하여 두는 것이 필요하다. 끝.
1) 공공연구기관의 기술이전에 관한 지침 제2조 제3호는 “3. "기술이전관련자"라 함은 법 제2조 제6호상의 공공연구기관에 속한 자로서 기술이전 과정에 참여하는 기술개발자, 기술이전 담당자, 기타 기술이전에 직•간접적으로 관여하는 자를 말한다.”라고 정의하고 있다. 다만, 이 글에서는 기술이전관련자를 공공연구기관에 속한 자로 한정하지 않으며, 단지 기술이전에 직간접적으로 관련된 자를 말한다.
2) 기술의 이전은 다양한 방법으로 진행될 수 있는데, 이 글에서는 지식재산권(Intellectual property right)을 기반으로 하는 기술이전을 전제로 한다.
3) 결국 기술의 수요자나 기술을 실시하려고 하는 자를 말한다.
4) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제2조 제2호
5) 다수의 견해에 의하면, 이전대상 지식재산권이 계약 체결 이후에 무효로 된 경우, 무효 이전까지 지급한 기술료는 반환할 의무가 없으나, 무효 이후에는 기술료를 청구할 권한이 소멸된다고한다.
6) 자기에게 계약상 의무가 없음에도 불구하고 어쩔수 없이 하게 되었다는 불만이 발생할 수 있다.
7) 필자는 때때로 지인들로부터 기술이전계약 샘플들을 보내달라는 요청을 받는데, 그들로서는 기 술이전계약의 기본요소를 모두 정하였으므로 나머지 부수적 구성요소들이야 별로 검토할 사항이 없으므로 샘플을 이용하면 충분하다는 생각을 가지고 있는 것으로 보인다. 그러나, 필자가 생각하기에 부수적 구성요소들은 각 당사자의 구체적 사정과 분쟁예방을 위하여 충분히 고려한 이후에 정하여할 사항이므로, 각 당사자들이 샘플을 그대로 사용해서는 아니며, 충분한 검토 끝에 부수적 조항들을 정할 필요성이 있다. 이에 필자는 부득이 지인들에게 샘플 계약서를 줄 때, 샘플은 말그대로 계약의 구성요소들을 포함하고 있는 샘플에 불과하므로, 각각의 사정에 따라 조항들을 변경하여 사용할 것을 권유하고 있다.