법무법인 다래
국내 우선권 주장제도에 관하여[2]
- 조회수
- 132
- 작성일
- 2014.10.24
- 우선권 주장의 불인정에 따른 무효 사례 -
1. 개요
특허출원 등에 의한 우선권주장(이하“국내 우선권주장”이라 한다)제도는 특허출원등(이하 “선출원”이라 한다)을 기초로 하여 해당 선출원을 보다 구체화하거나 개량•추가하는 발명을 한 경우에 이들 발명에 대한 보호의 길을 마련하기 위한 제도이다. 우선권 주장이 인정되는 경우 선 출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 국내우선권 주장출원(이하 ‘후출원’이라 한다)의 출원일에 출원한 것으로 인정된다.
우선권 주장이 인정되기 위한 요건 및 효과 등은 다래 뉴스레터 제39호(2011. 06. 16)에서 이미 살펴본 바와 같기 때문에 이하에서는 우선권 주장이 불인정됨에 따라 특허가 무효로 된 사례를 소개한다.
2. 2012당 1885 사건의 심결1) 요지
가. 출원과정
특허 제1134067호 발명(이하 “이 사건 특허발명”이라 한다)은 “천연석을 사용한 바닥 및 벽 마감용 판재”에 관한 것으로 2008. 5. 20. 출원(선출원) 후 2008. 10. 8. 우선권주장출원(후출원)되었고 2011. 3. 15. 분할출원되었다.
나. 우선권주장의 인정 여부
이 사건 특허발명은 “천연석을 사용한 바닥 및 벽 마감용 판재”에 관한 것으로 그 특허청구범위의 기재에 의하면, “상면과 저면 양측으로 개방되는 다수의 사각 단면홈 또는 육각단면홈으로 구성되는 허니컴 구조를 구비한 바탕판”(이하 “이 사건 특허발명의 바탕판”이라 한다)을 특징적 구성의 하나로 하고 있음을 알 수 있 는데, 선출원의 최초명세서에는 이 사건 특허발명의 바탕판과 동일한 구조를 가지는 바탕판이 나타나 있지 아니하므로, 결국 이 사건 특허발명은 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일한 발명이라고는 할 수 없다. 따라서 이 사건 특허 발명은 우선권 주장이 인정되지 아니하므로 그 진보성 판단의 기준일이 선출원일인 2008. 5. 20.로 소급될 수 없고, 단지 후출원일인 2008. 10. 8.로만 소급된다고 할 것이다.
다. 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부
(1) 비교대상발명 4의 채택여부
비교대상발명 4는 피청구인이 실제로 제조.판매한 ‘이지스톤’이라는 상품명의 대리석 바닥재로서 2008. 7. 17. ‘한국 목재신문’이라는 인터넷 사이트에 “대리석 바닥, 마루처럼 시공하세요. 이지테크, 대리석에 마루기술 접목한 ‘이지스톤’ 출시”라는 제목의 기사로 소개된 것이므로, 이 사건 특허발명의 선출원일인 2008. 5. 20. 과 후출원일인 2008. 10. 8. 사이에 실시된 사실이 인정된다. 그러나 이 사건 특허 발명은 위에서 본 바와 같이 우선권 주장이 인정되지 아니하여 그 진보성 판단의 기준일이 선출원의 출원일로 소급될 수 없고, 단지 후출원일로만 소급되므로, 비교대상발명 4는 이 사건 특허발명의 진보성을 판단하기 위한 선행기술로 채택될 수 있다고 할 것이다.
(2) 구성의 대비
...... 위 사항을 종합해 보면, 이 사건 특허발명의 “차이점 3에 관련된 구성”은 통상의 기술자가 비교대상발명 4에서 바탕판의 허니컴 구조를 “저면측으로만 개방되는 다수의 육각단면홈으로 형성하는 것”으로부터 “상면과 저면 양측으로 개방 되는 다수의 육각단면홈으로 형성하는 것”으로 단순 변경함에 의해 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이다.
...... 이 사건 특허발명은 그 기술분야가 비교대상발명 1 및 4와 동일하고, 그 구성도 비교대상발명 4를 기초로 하여 비교대상발명 1을 결합하여 용이하게 도출할 수 있으며, 그 효과도 현저하지 아니하다. 따라서 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1 및 4에 의해 진보성이 부정된다.
3. 검토
(1) 위 사례는 분할출원시의 특허청구범위에 기재된 발명은 선출원 최초 명세서에 기재된 발명과 동일하지 않기 때문에 우선권 주장이 불인정되었고, 선출원일과 후출원일 사이에 출원인에 의해 공지된 발명에 의해 분할출원된 발명의 진보성이 부정되어 등록이 무효로 된 사례이다.
(2) 국내우선권주장 출원을 하는 경우, 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 국내우선권주장 출원의 출원일인 후출원일에 출원한 것으로 인정받게 되는 것이지, 새롭게 추가된 발명까지 모두 선출원일에 출원한 것으로 인정받는 것이 아니라는 점을 주의해야 한다. 특허 출원시에는 이와 같은 국내우선권 주장 출원의 효과를 고려한 상태에서 통상의 출원으로 할 것인지 국내우선권주장 출원을 할 것인지를 결정하여야 한다.
1) 원문은 www.kipris.or.kr의 심판 검색 서비스에서 구할 수 있음