법무법인 다래
특허출원을 공동으로 하는 경우의 주의점
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- 작성일
- 2014.10.24
특허의 경우 특허 출원인 또는 특허권자가 2인 이상인 경우가 종종 발생한다. 본 논단에서는 특허 출원인이 2인 이상인 경우에 주의점1)에 대하여 살펴 본다.
1. 특허 출원시의 주의 점
가. 발명이 공동2)으로 이루어진 경우 출원인
공동발명자 전원이 발명자이므로 특허를 받을 수 있는 권리는 공동발명자 전원에게 있다. 따라서 이 경우 그중의 일부의 자만이 출원하여 특허를 받을 수는 없다.
2인 이상이 공동으로 출원을 하거나 출원인변경신고를 하는 경우로서 출원인 또는 그 승계인의 권리에 관하여 지분을 정하고자 할 때 또는 민법 제268조 제1항 단서의 규정에 의하여 5년 이내에 분할하지 않기로 한 계약이 있는 때에는 그 출원서 또는 권리관계변경신고서에 그 취지를 기재하고 이를 증명하는 서류를 특허청에 제출하면 된다.
또한 출원인의 지분을 변경하고자 하는 경우에도 권리관계변경신고서에 지분변경원인을 증명하는 서류를 특허청에게 제출한다.
한편 공동으로 발명한 자가 공동으로 출원을 하지 않은 경우 특허 심사 시에는 거절이유가 된다.
나. 재내자3) 와 재외자4)가 공동으로 출원한 경우
특허법 제11조 제1항 각호에 규정된 아래의 절차를 제외하고 재내자는 단독으로 특허에 관한 절차를 밟을 수 있으나, 재외자는 특허관리인을 선임하지 않고서는 아래와 같은 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다.
1. 특허출원의 변경·포기·취하 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하
2. 신청의 취하·제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 그 취하
3. 청구의 취하
4. 제132조의3의 규정에 의한 심판청구
그러므로 특허법 제11조 제1항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허에 관한 절차에 관하여는 재내자는 재외자가 선정한 특허관리인과 공동으로 그 절차를 밟아야 한다.
한편, 재외자가 공동출원인인 재내자를 특허관리인으로 선정한 경우에는 재내자가 수여된 대리권의 범위 안에서 특허에 관한 절차를 단독으로 밟을 수 있다. 또한, 재내자와 재외자는 동일인을 대리인 또는 특허관리인으로 선임할 수 있다.
다. 복수의 당사자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우
복수의 당사자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우 다른 당사자에게 불이익을 초래할 수 있는 일부 절차를 제외하고는 각자가 전원을 대표한다.
복수의 당사자가 공동으로 절차를 밟아야 할 사항은 통상의 위임 대리인이 특별수권을 얻어야 대리할 수 있는 사항으로서, 특허출원의 변경·포기·취하, 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하, 특허권의 포기, 신청의 취하, 청구의 취하, 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장이나 그 취하, 특허법 제132조의3의 규정에 의한 심판청구 또는 복대리인의 선임 등이다.
라. 분할출원시 주의점
분할출원이란 2 이상의 발명을 포함하는 특허출원 (이하 ‘원출원’이라 한다)의 일부를 1 또는 2 이상의 새로운 특허출원으로 하는 것으로, 분할출원에 대해서는 출원일의 소급효과가 부여된다.
특허출원이 특허법 제45조의 1특허출원의 범위에 관한 요건5)을 만족하지 않는 발명을 포함하는 경우에는 특허받을 수 없으므로 출원일을 소급받으면서도 거절이유를 해소할 수 있는 방안의 마련이 필요하고, 공개의 대가로 일정기간 독점권을 부여하는 특허제도의 취지에서 보면 출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않았으나 상세한 설명 또는 도면에 기재되어 있는 발명에 대해서도 보호될 수 있는 길은 열려 있어야 하는바 분할출원제도가 도입되었다.
분할출원을 할 수 있는 자는 특허출원인이므로 분할출원을 할 수 있는 권리를 가진 자는 원출원을 한 자 또는 그 승계인(원출원인)이다.
공동출원의 경우에 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 완전히 일치하여야한다. 분할 출원시 출원인이 원출원과 모두 일치하지 않는 경우에는 소명 기회를 부여한 후 해당 출원이 반려된다. 소명 요구에 따른 출원인의 보정 범위는 자명한 오기를 정정하는 것에 한한다.
원출원과의 출원인 동일성은 분할출원 또는 변경출원되는 시점을 기준으로 판단된다. 분할출원이나 변경출원된 날에 원출원의 출원인 명의가 변경된 경우에는 적법한 것으로 취급한다.
마. 국내 우선권 주장시 주의점
특허출원 등에 의한 우선권주장(이하 ‘국내 우선권주장’이라 한다)제도는 특허출원 등(이하 ‘선출원’이라 한다)을 기초로 하여 해당 선출원을 보다 구체화하거나 개량·추가하는 발명을 한 경우에 이들 발명에 대한 보호의 길을 마련하기 위한 제도이다.
선출원을 구체화 또는 개량·추가하는 발명에 대하여 통상의 출원절차로 출원할 경우에는 자신의 선출원과 동일 발명이라는 이유로 거절되거나 선출원의 명세서 또는 도면을 정하여 개량된 발명을 추가하는 경우에는 신규사항 추가를 이유로 거절결정될 수 있었다. 이에 따라 이와 같은 불합리를 제거하고 기술개발의 성과물인 발명이 빠짐없이 보호될 수 있도록 하기 위하여 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 국내우선권주장출원(이하 ‘후출원’이라 한다)의 출원일에 출원한 것으로 인정하여 주는 제도를 마련하였다.
국내 우선권을 주장할 수 있는 자는 선출원의 출원인(특허법 제38조 제4항에 따라 효력이 발생한 승계인을 포함한다)이다. 선출원인과 후출원인은 후출원의 출원시점에서 동일하여야 한다.
국내우선권 주장 특허출원이 공동출원인 경우에는 후출원인 모두가 선출원인과 완전히 일치되어야 한다. 선출원인과 후출원인이 동일인임을 인정받기 위하여는 출원인의 주소 또는 영업소가 일치되어야 하고, 출원인의 성명 또는 명칭이 일치하여야 하며, 출원인의 인장이 일치될 것이 요구된다.
바. 특허받을 수 있는 권리의 이전
특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.
2. 재심사청구 및 거절결정 불복 심판청구 시 유의점
가. 재심사
재심사제도란 심사관이 거절결정한 출원에 대하여 출원인이 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(거절결정불복심판청구기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 명세서 또는 도면을 보정하면 심사관으로 하여금 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도로서 종전 심사전치제도를 이용하던 출원인의 수수료 부담을 경감하고 심사절차의 복잡성을 해소하기 위해 도입되었다.
재심사 청구인은 거절결정을 받은 자 즉, 특허출원인(승계인 포함)이므로 특허를 받을 권리가 공유인 경우 공유자 전원이 공동으로 재심사 청구하여야 한다.
나. 거절 결정 불복 심판
거절결정 불복 심판청구의 대상은 심사관의 특허출원에 대한 “거절결정”이다. 심판청구인은 거절결정을 받은 자 즉, 특허출원인(승계인 포함)이므로, 특허를 받을 권리가 공유인 경우 공유자 전원이 공동으로 거절결정 불복 심판을 청구하여야 한다.
3. 특허권이 공유인 경우
특허권이 공유인 경우에는 특허권은 아래와 같은 제한이 있으며 특허심판 청구는 공유자 전원이 하여야 한다.
가. 특허권의 양도 등
특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.
특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.
나. 특허심판
공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다.
특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.
4. 특허권 존속기간 연장
특허권은 설정등록에 의하여 발생하며 특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한정된다. 그러나 의약품과 농약 등 일부 분야에서는 그 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 의한 허가나 등록을 받아야 하고, 허가나 등록을 받기 위하여 소요되는 기간에는 그 발명을 독점적으로 실시할 수 없기 때문에 다른 특허권과의 형평성 문제가 야기되었다.
따라서 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 따라 허가를 받거나 등록을 하여야 하는 경우로서 대통령령이 정하는 발명은 특허법 제88조 제1항에도 불구하고 5년의 기간 내에서 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.
특허권 존속기간의 연장등록출원의 출원인은 특허권자에 한하며 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.
특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 자가 특허권자가 아니거나 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하지 않은 경우에는 거절이유가 된다.
또한, 특허권이 공유인 경우, 공유자 중 일부의 자만이 연장등록출원을 하였다가 거절이유를 해소하기 위하여 당초 연장등록출원에 포함되어 있지 않았던 출원인을 추가하거나 등록 특허권자를 변경하여 특허권자와 연장등록출원인을 일치시키는 보정은 인정되지 않는다.
5. 결론
특허출원을 공동으로 하거나 특허권이 공유인 경우에는 통상의 특허에 비하여 위와 같이 특이한 사항이 많으므로 각별히 주의할 필요가 있다.
1)본 논단은 특허청이 2011.1. 발간한 특허∙실용신안 심사지침서를 참조한 것이다.
2)공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다.(대법원 2001. 11. 27.선고 99후468 판결)
3)국내에 주소 또는 영업소를 가진 자
4)국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자