법무법인 다래
소위 “위치상표”에 대하여
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- 176
- 작성일
- 2014.10.24
1. 상표란 무엇인가?
현행 상표법 제2조 제1항 제1호는, 「“상표”란 상품을 생산•가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는, 1 기호•문자•도 형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것, 2 다른 것과 결합하지 아니한 색채 또는 색채의 조합, 홀로그램, 동작 또는 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것, 3 소리•냄새 등 시각적으 로 인식할 수 없는 것 중 기호•문자•도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현한 것1)」으로 정의하고, 위 결합물, 시각적인식물, 사실적 표현물을 합하여 “표장(標章)”이라고 하고 있다.따라서 상표로 인정되기 위해서는, 첫째, 자타상품의 식별표지로 사용되는 ‘표 장(標章)’이어야 하고, 둘째, ‘상품을 생산, 가공, 증명, 판매하는 것을 업으로 영위 2)하는 자’가 사용하는 표장이어야 하며, 셋째, ‘상품’3)에 사용되는 표장이어야 하고, 마지막으로, 상품에 ‘사용’되거나 ‘사용’4)될 것이어야 한다.5)
상표의 종류는 분류기준에 따라서 여러 가지로 분류되지만 흔히, 한글. 한자 . 로마자. 외국어.숫자 등의 문자로 구성된 문자상표6), 3차원의 입체적 형상으로 구성된 입체상표, 색채를 구성요소로 포함하는 색채상표7), 홀로그램으로 구성된 홀로그램상표, 시간의 흐름에 따라 변화하는 일련의 동적 이미지로 구성된 동작상표 8), 기호. 문자. 도형. 입체적 형상. 색채. 홀로그램. 동작 중 두 가지 이상의 구성요소가 결합된 결합상표 등으로 나뉜다.9)
나. 상표등록요건
상표를 등록한 상표권자(흔히 “등록상표권자”라고 함)는 지정상품에 관하여 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10 년간 등록상표를 사용할 권리를 독점하지만 (상표법 제42조, 제50조), 요컨대 상표는 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상 품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이므로, 상표로서 기능을 하고 보호 받기 위해서는, 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있게 해 주는 힘(識別力, Distinctiveness)을 갖추어야 한다. 상표법 6조 1항은 같은 항 각호의 식별력 없는 상표에 해당하지 않으면 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있다.
다. 상표의 정의 등에 관한 이러한 기본적인 요소들을 종합하여 보면, 결국 「상표란, 자기의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호. 문자. 도형. 입체적 형상. 색채.홀로그램. 동작 또는 그 결합을 사용하여 시각적, 사실적(寫實的)으로 인식할 수 있도록 구성하는 모든 형태의 표장」이라고 정의할 수 있다.10)
2. 위치상표의 개념
앞서 본 여러 가지 표장 중에서, 「기호. 문자 . 도형 등이 각각 또는 결합하여 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장」을 최근 대법원이 ‘위치상표’라고 정의하였다.11)
3. 위치상표를 식별력 있는 독립상표로 볼 수 있는가?
가. 종전의 대법원 판례12)
가. 종전의 대법원 판례12)
종전에 대법원은, 테니스화 등 운동화를 지정상품으로 한 위치상표에 대하여, 「본원상표는 상품구분 제27류 테니스화, 농구화 등을 지정상품으로 하여 신발형상의 윤곽선을 점선으로 표시한 내부에 다섯 개의 줄무늬를 가미하여 구성된 도 형상표13)로서 경험칙상 본원상표 중 신발형상 내부의 다섯줄 무늬만이 분리되어 관찰되고 수요자에게 인식되는 것은 아니므로 본원상표는 수요자의 사회관념상 운동화임을 직감할 수 있고 따라서 지정상품인 테니스화, 농구화 등의 일반적 형상을 보통 사용하는 방법으로 표시하고 있어 상표법 제8조14) 제1항 제3호 15)에 해당되어 등록받을 수 없다.」고 판시하여, 위치상표의 상표로서의 독자성을 부인 하였다.
나. 위 전원합의체 판례상의 상표구성
위 대법원 전원합의체 판례상의 상표(이하 “위 위치상표”)는 다음 그림과 같이 실선이 아닌 일점 쇄선(一點鎖線16))으로 표시된 상의 형상(上衣形象)의 옆구리에서 허리까지의 위치에 실선으로 표시된 세 개의 굵은 선이 부착되어 있는 형태의 표장으로 이루어져 그 표장 중 상의 형상 부분과 세 개의 굵은 선 부분17)이 서로 확연하게 구분되어 있다. 또한 그 지정상품은 스포츠 셔츠, 스포츠재킷, 풀오버로서 모두 상의류에 속하므로 실제 상품들의 옆구리에서 허리까지의 위치에 아래 그림과 같은 형태로 일정한 형상이나 모양이 부착될 수 있다.
<2010후2339 사건 관련 등록상표>
다. 위 상표에 대한 특허법원의 판단
위 위치상표에 관하여 특허법원은 「이 사건 출원상표는 점선(특허법원은 일점 쇄선을 점선으로 표현하였다)으로 표시된 운동복 상의 모양의 형상에 옆구리에 서 허리까지 연결된 세 개의 굵은 선이 결합된 도형상표로서, 점선으로 표시된 운동복 상의 모양의 형상은 그 지정상품의 일반적인 형상을 나타낸 것에 지나지 아니하여 자타상품의 식별력이 있다고 할 수 없고 또 ‘옆구리에서 허리까지 연결된 세 개의 굵은 선’ 부분도 독립적인 하나의 식별력 있는 도형이라기보다는 상품을 장식하기 위한 무늬의 하나 정도로 인식될 뿐이어서 식별력이 인정되지 아 니하므로 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장 및 같은 항 제7호에서 정한 기타 식별력 없는 표장에 해당하여 상표법 제6조 제2항에서 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다.」고 판시함으로써 18) 대법원 1990. 9. 25. 선고 90후168 판결처럼 위치상표의 상표로서의 독자성을 부인하였다.
라. 대법원 전원합의체 판결 요지(전원합의체 판결로 종전 판례를 변경)
그러나 대법원은, 「위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다. 이때 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위와 같은 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있는 한19) 이 부분(일점 쇄선 부분)은 위치상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 파악하여야 한다. 그에 있어서는 출원인이 심사과정 중에 특허청 심사관에게 위와 같은 의사를 의견제출통지에 대한 의견서 제출 등의 방법으 로 밝힌 바가 있는지 등의 사정도 고려되어야 할 것이다. 한편 현재 우리나라에서 상표의 출원 및 그 심사의 과정에서 출원인이 위치상표라는 취지를 별도로 밝히는 상표설명서를 제출하는 절차 또는 위 지정상품의 형상 표시는 상표권이 행사되지 아니하는 부분임을 미리 밝히는 권리불요구절차 등에 관한 규정이 마련되어있지 아니하다는 사유는 위와 같은 위치상표의 인정에 방해가 되지 아니 한다고 할 것이다. 또한 위치상표는 비록 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 아니하더라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다.」고 판시함으로써 특허법원 판결을 파기환송하고 종전 대법원 판례를 변경하였다.
4. 결 어 - 위치상표가 상표로서 보호받기 위한 요건
결국 대법원은, 「표장의 전체적인 구성 및 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등을 종합하여, 1 상표를 출원한 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분은 당해 위치상표가 부착되는 위치를 나타내기 위한 설명의 의미를 부여한 것에 지나지 않고, 2 위치상표가 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 3 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이른 경우(사용에 의한 식별력을 취득한 경우) 상표로서 보호받을 수 있다.」고 해석하여, 위치상표의 상표로서의 독자성을 인정한 것인바, 이는 상표법 제정 이래 상표로 인정받는 표장의 범위가 확대되어 온 것과 같은 경향의 새로운 판결이라고 할 것이다.
1) 2011. 12. 2. 개정되기 전의 상표법은 위 결합물과 시각적인식물만을 표장으로 규정하였기때문에, 시각이 아닌, 청각 . 후각 . 미각 등에 의하여 파악되는 표지(소리 . 냄새. 맛 등)는 상표법상의 상표가 될 수 없었으나 위 개정으로 소리•냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것도 기 호•문자•도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현할 수 있으면 표장으로 서 상표가 될 수 있다.
결국 대법원은, 「표장의 전체적인 구성 및 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등을 종합하여, 1 상표를 출원한 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분은 당해 위치상표가 부착되는 위치를 나타내기 위한 설명의 의미를 부여한 것에 지나지 않고, 2 위치상표가 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 3 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이른 경우(사용에 의한 식별력을 취득한 경우) 상표로서 보호받을 수 있다.」고 해석하여, 위치상표의 상표로서의 독자성을 인정한 것인바, 이는 상표법 제정 이래 상표로 인정받는 표장의 범위가 확대되어 온 것과 같은 경향의 새로운 판결이라고 할 것이다.
1) 2011. 12. 2. 개정되기 전의 상표법은 위 결합물과 시각적인식물만을 표장으로 규정하였기때문에, 시각이 아닌, 청각 . 후각 . 미각 등에 의하여 파악되는 표지(소리 . 냄새. 맛 등)는 상표법상의 상표가 될 수 없었으나 위 개정으로 소리•냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것도 기 호•문자•도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현할 수 있으면 표장으로 서 상표가 될 수 있다.
2) 상품의 생산, 가공, 증명, 판매를 ‘업으로 영위’한다는 것은 상품을 생산, 가공, 증명, 판매하는 사업을 계속적 반복적 의사로 행하는 것을 말한다. 영리 목적은 요건이 아니므로, 비영리법인 이나 자선단체의 운영자 등도 상표의 주체가 될 수 있다.
3) 상표법은 상품의 개념에 대하여 규정하고 있지 아니하므로, 이에 해당하는지 여부는 상표법의 목적과 거래사회의 통념을 고려하여 결정하여야 한다. 일반적으로 상품은 ‘반복하여 거래의대상이 되는 유체물로서 운반 가능한 것’ 또는 ‘그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의목적물이 되는 물품’ 등으로 정의된다. 따라서 전기, 열, 빛, 향기 및 권리와 같은 무체물, 운반가능성이 없는 부동산, 법적으로 거래가 금지되는 마약, 개인이 소장하고 있는 희귀한 골동품처럼 반복하여 거래의 대상이 될 수 없는 것, 광고매체가 되는 물품이나 상품을 구성하는 일부 성분의 견본 등과 같이 독립하여 거래의 대상이 될 수 없는 물품은 상품이라고 할 수 없다.
3) 상표법은 상품의 개념에 대하여 규정하고 있지 아니하므로, 이에 해당하는지 여부는 상표법의 목적과 거래사회의 통념을 고려하여 결정하여야 한다. 일반적으로 상품은 ‘반복하여 거래의대상이 되는 유체물로서 운반 가능한 것’ 또는 ‘그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의목적물이 되는 물품’ 등으로 정의된다. 따라서 전기, 열, 빛, 향기 및 권리와 같은 무체물, 운반가능성이 없는 부동산, 법적으로 거래가 금지되는 마약, 개인이 소장하고 있는 희귀한 골동품처럼 반복하여 거래의 대상이 될 수 없는 것, 광고매체가 되는 물품이나 상품을 구성하는 일부 성분의 견본 등과 같이 독립하여 거래의 대상이 될 수 없는 물품은 상품이라고 할 수 없다.
4)상표법 2조1항7호는“상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시. 수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고. 정가표. 거래서류. 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위”를‘상표의 사용’으로 규정하고 있다.
5) 법문사 2010. 1. 발행, 「지적재산소송실무」 전면개정판 479~480면 참조.
6) 문자는 성질상 구체적인 의미 내용을 포함할 수 있으므로, 문자상표의 경우에는 식별력이 없거
나 미약하여 등록을 받을 수 없는 보통명칭, 관용표장, 기술적 상표에 해당하는지, 식별력이 있어 등록을 받을 수 있는 암시적 상표(suggestive mark)에 해당하는지 여부가 실무상 다투어지는 경우가 많다.
또한 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 않은 구호나 슬로건적 문구로 이루어진 문자상표의 경우에는 상표법 6조 1항7호의 식별력 없는 상표에 해당하여 상표등록이 거절되는 경우가 많다.
7) 색채 또는 색채의 조합만으로 구성된 상표와 기호. 문자. 도형. 입체적 형상. 홀로그램. 동작 또는 이들을 결합한 것에 색채가 결합된 상표를 모두 포함한다.
8) 홀로그램상표와 동작상표는 대표적인 비전형(非典刑)상표로서 2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정된 상표법에 의하여 상표등록이 허용되기에 이르렀다.
9) 위 책 481~484면 참조.
10) 대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 전원합의체 판결 참조
10) 대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 전원합의체 판결 참조
11) 위 10) 대법원 판결. 종전에 ‘위치상표’라는 용어가 사용된 예를 찾을 수가 없음.
12) 대법원 1990. 9. 25. 선고 90후168 판결
13) 위치상표로 볼 수 있는 부분
14) 현행 상표법 제6조
15) 등록받을 수 없는 상표 중 “그 상품의 산지•품질•원재료•효능•용도•수량•형상•가격•생산방법•가공방법•사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”
16) 약간 긴 선과 짧은 선을 번갈아 벌여 놓은 선(Daum 국어사전 참조)
16) 약간 긴 선과 짧은 선을 번갈아 벌여 놓은 선(Daum 국어사전 참조)
17) 상의 형상 부분과 세 개의 굵은 선 부분이 합해져서 전체 상표로 출원된 것이다.
18) 2010. 7. 14. 선고 2010허364 판결 19) 위 위치상표에 있어서는, 일점 쇄선으로 구성된 상의 모양은 상의의 형상을 설명하는 의미이 지표장의 의미가 아니라는 취지임.
18) 2010. 7. 14. 선고 2010허364 판결 19) 위 위치상표에 있어서는, 일점 쇄선으로 구성된 상의 모양은 상의의 형상을 설명하는 의미이 지표장의 의미가 아니라는 취지임.