법무법인 다래
한미FTA 협정 체결로 인한 비밀유지명령제도의 도입
- 조회수
- 164
- 작성일
- 2014.10.24
한미FTA 협정의 체결로 인하여 지적재산권 분야에 있어서도 실체법적 또한 절차법적으로 여러 가지 변화를 맞게 되었습니다. 이에 따라 새롭게 도입된 제도 중 하나가 영업비밀에 대한 비밀유지명령제도로서, 이를 위하여 특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인 보호법, 저작권법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등 지적재산권에 관한 전 분야에 걸쳐 관련 조항 신설되었습니다.
특허권 등 지적재산권의 침해금지 청구소송에 있어서는, 침해사실의 입증 또는 침해로 인한 손해배상액의 입증을 위하여 원고 스스로 자신의 영업비밀을 밝혀야 하거나, 원고가 피고(침해자)에 대한 문서제출명령 등을 통하여 침해자의 영업비밀에 해당할 수 있는 정보(제조원가, 이익률 등)를 제출하도록 요구하는 경우가 종종 발생합니다. 권리자는 통상 소송을 통하여 자신의 지적재산권을 보호받기 위하여 침해자를 상대로 소를 제기하는 것인데, 이러한 경우에는 오히려 당해 소송절차를 통하여 자신의 영업비밀을 침해자에게 알려주는 꼴이 되어 또 다른 지적재산권이 유출될 우려가 발생합니다.
반대로 침해자의 입장에서는, 권리자의 특허가 신규성 또는 진보성이 인정되지 않아 무효사유가 있다거나 자유실시기술의 항변, 자신은 해당 특허와는 전혀 다른 기술을 실시하고 있다는 등 여러 가지 사유를 들어 방어를 하게 되는데, 통상 원고는 특허침해금지 청구의 소에서 손해배상청구도 함께 하게 되므로 침해자로서는 자신이 해당 특허를 침해하였다는 법적 판단을 받기도 전에, 일단 침해가 성립함을 전제로 손해배상액 산정을 위한 문서(매출액, 제조원가, 이익률 등 관련 문서)를 제출해야 하게 되어, 종국적으로 나중에 침해가 성립하지 않는다는 판단을 받게 된다고 하더라도, 이미 소송절차를 통하여 자신의 영업비밀에 해당할 수 있는 위와 같은 자료를 원고에게 넘겨준 꼴이 되어 결론적으로 억울함을 호소하는 경우 가 발생합니다.
위와 같이 지적재산권 침해소송에 있어서 영업비밀에 해당하는 자료가 소송절차상 밝혀지게 되는 부분은 그 침해 및 손해배상액의 산정 등을 위하여 불가피한 측면이 있습니다. 따라서 위와 같이 소송절차에서 밝혀지게 된 영업비밀에 대하여 쌍방이 소송절차 이외에서 누설하거나 사용하지 못하도록 하는 법적 제재가 필요 합니다. 종전에는 이와 같이 소송절차에서 밝혀진 영업비밀에 대한 보호가 미비하여 이에 대한 제도 도입의 필요성이 여러 차례 논의된바 있었는데, 최근 한미FTA 협상을 통하여 비밀유지명령제도가 도입된 것입니다.
종전에는 실체법에는 이와 관련된 규정이 없었고 다만 민사소송법 제163조에서 영업비밀 등의 보호를 위하여 소송기록 중 비밀이 적혀 있는 부분의 열람.복사, 정본.등본.초본의 교부를 제한할 수 있도록 하였습니다. 그러나 이는 소송기록의 열람, 복사를 청구했을 때 이를 제한할 수 있다는 규정일 뿐 소송절차상 영업비밀 이 개시되었을 때 그 소송절차에 관여했던 당사자들 또는 소송대리인 등으로 하 여금 공개된 영업비밀을 보호할 수 있는 방법은 아니었습니다.
새로 도입된 비밀유지명령제도는 종전의 미국의 보호 명령제도(Protective Order) 또는 일본의 비밀유지명령제도와 유사한 것으로, 그 내용은 다음과 같습니다1).
특허권 등 지적재산권 침해에 관한 소송에 있어서, 1 당사자가 이미 제출했거나 제출해야할 준비서면이나 증거에 영업비밀이 포함되어 있고, 2 위 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 영업에 지장을 줄 우려가 있 어 영업비밀의 사용이나 공개를 제한해야 할 필요가 있음을 소명하면, 법원은 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자, 당사자를 위한 소송대리인 등에게 그 영업비밀을 소송수행 외의 목적으로 사용하거나 공개하지 않을 것을 명할 수 있습니다(다만 다른 당사자가 해당 영업비밀을 소송절차 외에서 이미 취득하고 있었던경우는 이에 해당하지 않습니다).
비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 추후 영업비밀이 위 소명 요건 1 또는 2를 갖추지 못하게 된 경우 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있습니다. 정당한 사유 없이 비밀유지명령을 위반하면 5년 이하의 징역 또는 5천 만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.
법원의 비밀유지명령을 위반했을 경우 한미FTA 협약에 따라 강력한 벌칙 규정 도 함께 신설되어, 앞으로는 자신의 권리를 보호하기 위한 소송절차에서 오히려 자신의 영업비밀이 개시됨으로 인하여 또 다른 피해를 입게 되는 모순은 어느 정도 해소될 수 있을 것으로 생각됩니다.
법원의 비밀유지명령을 위반했을 경우 한미FTA 협약에 따라 강력한 벌칙 규정 도 함께 신설되어, 앞으로는 자신의 권리를 보호하기 위한 소송절차에서 오히려 자신의 영업비밀이 개시됨으로 인하여 또 다른 피해를 입게 되는 모순은 어느 정도 해소될 수 있을 것으로 생각됩니다.
다만 비밀유지명령제도는 이미 진행 중인 소송사건에서는 적용되지 않고, 한미 FTA 협정 발효일이자 관련 법 시행일인 2012년 3월 15일 이후에 제기된 소송부터 적용됩니다. 또한 한미FTA 협정문에는, 소송절차에서 제시되거나 교환된 “비밀 정보(confidential information)"를 보호하는 법원의 명령에 대한 위반에 대하여 제재를 가하도록 하고 있어 보호의 대상이 비교적 포괄적이고 광범위한 반면, 우리 관련 법에서는 보호 대상을 엄격하게”『부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률』 제2조 제2호에 따른 영업비밀“로 제한하고 있으므로, 비밀유지명령제도를 이용하기 위해서는 위 규정에 따라 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성을 모두 충족시키는 엄격한 의미에서의 영업비밀이 침해될 우려가 있음을 소명해야 합니다.
1) 특허법의 경우 특허법 제224조의 3 내지 5, 특허법 제229조의2가 신설되었으며, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법, 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에도 각 해당 규정이 신설되었습니다.
1) 특허법의 경우 특허법 제224조의 3 내지 5, 특허법 제229조의2가 신설되었으며, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법, 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에도 각 해당 규정이 신설되었습니다.