법무법인 다래
개방형 청구항의 특허청구범위 해석에 대하여
- 조회수
- 291
- 작성일
- 2014.10.24
1. 들어가며
특허청구범위는 전제부, 구성부, 연결부로 이루어지고 연결부는 전제부를 구성부와 연결하는 기능을 수행합니다. 연결부는 개방형 또는 폐쇄형 형식으로 기재하는데, 개방형 연결부는 ‘~를 포함하는’ 또는 ‘~를 특징으로 하는’이라고 기재하고 폐쇄형 연결부는 ‘~ 로 구성되는’이라고 기재하는 것이 보통입니다.
특허청구범위는 전제부, 구성부, 연결부로 이루어지고 연결부는 전제부를 구성부와 연결하는 기능을 수행합니다. 연결부는 개방형 또는 폐쇄형 형식으로 기재하는데, 개방형 연결부는 ‘~를 포함하는’ 또는 ‘~를 특징으로 하는’이라고 기재하고 폐쇄형 연결부는 ‘~ 로 구성되는’이라고 기재하는 것이 보통입니다.
청구항기재례
기계 및 전기전자 분야에서는 청구항에 개방형 연결부를 많이 사용합니다. 왜냐 하면 청구항에 나열된 구성으로 이루어진 발명의 경우와 같이 폐쇄형 형식으로 청구범위를 작성하면 다른 구성 하나만 추가하여 실시하는 경우 그 실시형태는 권리 범위에 속하지 않게 되어 특허권의 범위가 협소해지는 문제점이 있기 때문입니다.
특허청구항의 연결부가 개방형으로 기재된 경우 특허 요건심사시 및 특허침해소송에서 청구범위(권리범위)를 어느 정도까지 확대해석할 수 있는지 문제가 됩니다.
2. 개방형 연결부에 대한 대법원의 판단
A에 있어서,(전제부) a + b + c(구성부) 를 포함하는/특징으로 하는(개방형 연결부) 물건
기계 및 전기전자 분야에서는 청구항에 개방형 연결부를 많이 사용합니다. 왜냐 하면 청구항에 나열된 구성으로 이루어진 발명의 경우와 같이 폐쇄형 형식으로 청구범위를 작성하면 다른 구성 하나만 추가하여 실시하는 경우 그 실시형태는 권리 범위에 속하지 않게 되어 특허권의 범위가 협소해지는 문제점이 있기 때문입니다.
특허청구항의 연결부가 개방형으로 기재된 경우 특허 요건심사시 및 특허침해소송에서 청구범위(권리범위)를 어느 정도까지 확대해석할 수 있는지 문제가 됩니다.
2. 개방형 연결부에 대한 대법원의 판단
가. 권리범위 확장 여부
대법원은 “특허청구범위가 ‘어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 형식으로 기재된 경우에는, 그 특허청구범위에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에다가 명시적으로 기재되어 있지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 ‘어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 사정에는 변함이 없으므로, 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 그 특허발명의 기술적 범위로 하는 것이다“고 판시하여 개방형 연결부가 특허의 권리범위를 확장하는 것임을 명백히 하였습니다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후 2072 판결).
대법원은 “특허청구범위가 ‘어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 형식으로 기재된 경우에는, 그 특허청구범위에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에다가 명시적으로 기재되어 있지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 ‘어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 사정에는 변함이 없으므로, 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 그 특허발명의 기술적 범위로 하는 것이다“고 판시하여 개방형 연결부가 특허의 권리범위를 확장하는 것임을 명백히 하였습니다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후 2072 판결).
나. 권리범위 확장의 한도 여부
최근 대법원은 개방형 연결부의 권리범위 해석과 관련하여 추가할 수 있는 구성에 대해 제한을 가하는 것으로 보이는 판결을 하였습니다.
최근 대법원은 개방형 연결부의 권리범위 해석과 관련하여 추가할 수 있는 구성에 대해 제한을 가하는 것으로 보이는 판결을 하였습니다.
대법원은 “이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 이 사건 각 성분을 '포함하 는' 조성물의 중합결과물이라고 기재되어 있는 이상 위 조성물에 명시적으로 기재된 이 사건 각 성분 이외에 다른 성분을 추가하는 경우까지도 그 특허발명의 기술적 범위로 하는 것이고, 위 조성물의 중합결과물에는 화학식 1 모노머의 단독 중합체, 조성물에 추가되는 다른 모노머와의 공중합체, 조성물에 추가되는 PMMA 등 고분자와의 상호침투구조체 등이 있을 수 있다는 점은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 그 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가 진 자(이하'통상의 기술자'라고 한다)가 쉽게 예상할 수 있는 것이기도 하므로, 이 사건 제1항 발명은 이 사건 각 성분 이외에 PMMA 등 고분자를 추가한 조성물을 중합한 결과 얻어지는 상호침투구조체를 함유하는 고분자 전해질 역시 그 특허발명의 기술적 범위로 하고 있음이 그 특허청구범위의 기재만으로 명백하다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 기술적 범위를 명세서의 다른 기재에 의하여 보충한다는 명목으로 PMMA 등 고분자와의 상호침투구조체를 함유하는 고분자 전해질을 배제하는 것으로 그 특허청구범위를 제한하여 해석하여서는 아니된다.”
“위와 같은 판단을 전제로 하여 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명을 대비해 보면, 비교대상발명에 개시된 'TAEI'는 '화학식 1 모노머'의 일종이고 '액체 성분'은 '비수계 유기용매'와 동일하므로, 이 사건 제1항 발명의 이 사건 각 성분은 비교대상발명에 그대로 개시되어 있는 한편, 이 사건 제1항 발명의 고분자 전해질 형성용 조성물에 비교대상발명과 같이 PMMA를 추가하는 것이 배제되지 아니하므로, 결국 이 사건 제1항 발명의 구성은 비교 대상발명과 다를 바가 없다. 그리고 사이클 수명특성, 안전성 및 스웰링 특성의 개선이라는 이 사건 제1항 발명의 작용효과는 비교대상발명도 가지고 있는 것이므로 이들 발명 사이에 별다른 효과의 차이가 없다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 하겠다.”라고 판시하였습니다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후 2605 판결).
“위와 같은 판단을 전제로 하여 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명을 대비해 보면, 비교대상발명에 개시된 'TAEI'는 '화학식 1 모노머'의 일종이고 '액체 성분'은 '비수계 유기용매'와 동일하므로, 이 사건 제1항 발명의 이 사건 각 성분은 비교대상발명에 그대로 개시되어 있는 한편, 이 사건 제1항 발명의 고분자 전해질 형성용 조성물에 비교대상발명과 같이 PMMA를 추가하는 것이 배제되지 아니하므로, 결국 이 사건 제1항 발명의 구성은 비교 대상발명과 다를 바가 없다. 그리고 사이클 수명특성, 안전성 및 스웰링 특성의 개선이라는 이 사건 제1항 발명의 작용효과는 비교대상발명도 가지고 있는 것이므로 이들 발명 사이에 별다른 효과의 차이가 없다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 하겠다.”라고 판시하였습니다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후 2605 판결).
대법원은 특허청구범위에 ‘~를 포함하여’라는 연결부가 있으면, 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 특허발명의 기술적 범위로 한다고 하면서도, 그 추가의 범위에 대해 그 특허발명의 1 출원당시 해당 분야의 통상의 기술자가 쉽게 예상 할 수 있는지 및 비교대상발명이 그 특허발명과 2 동일한 작용효과를 가지고 있 는지 여부를 검토하고 있어 다른 구성을 추가할 수 있는 범위를 제한하려고 시도 한 것으로 보입니다.
3. 특허소송에의 적용
개방형 청구항에 대한 특허무효소송에서 무효 주장자는 공지된 문헌에 필수 구성 및 추가 구성이 결합되어 공지되어 있는 경우, 그 공지문언에 기재된 구성의 추가가 쉽게 예상할 수 있고 양 발명의 작용효과에 별 차이가 없어 사실상 동일한 발명에 불과하므로 신규성 또는 진보성이 없다는 것을 주장 입증하여야 할 것입니다. 특허침해소송에서는 피고가 새로운 구성을 추가하여 실시하는 경우이므로 특허권자인 원고는 피고의 실시제품에 추가된 구성이 쉽게 예상가능하고 그 추가로 인하여 작용효과상 별 차이가 없다는 것을 증명하여야 할 것입니다.
개방형 청구항에 대한 특허무효소송에서 무효 주장자는 공지된 문헌에 필수 구성 및 추가 구성이 결합되어 공지되어 있는 경우, 그 공지문언에 기재된 구성의 추가가 쉽게 예상할 수 있고 양 발명의 작용효과에 별 차이가 없어 사실상 동일한 발명에 불과하므로 신규성 또는 진보성이 없다는 것을 주장 입증하여야 할 것입니다. 특허침해소송에서는 피고가 새로운 구성을 추가하여 실시하는 경우이므로 특허권자인 원고는 피고의 실시제품에 추가된 구성이 쉽게 예상가능하고 그 추가로 인하여 작용효과상 별 차이가 없다는 것을 증명하여야 할 것입니다.