법무법인 다래
금연방정부기금에 의한 발명의 소유권 귀속에 관한 미국 대법원 판결 및 우리나라 국가 R&D 성과물에 대한 시사점
- 조회수
- 124
- 작성일
- 2014.10.23
1. 서론
광범위한 분야에서 다양한 기업들이 국가로부터 보조금을 지원받아 국가 연구 개발 과제를 수행하고 있고, 그 과정에서 특허권, 디자인권 등 수많은 지적재산권들이 성과물로서 나오고 있지만, 직접 발명 또는 디자인 업무를 수행한 종업원과 주관 연구기관, 국가간의 권리 귀속 문제는 그리 간단하지 않습니다.
아래에서는 미국 연방 정부로부터 기금을 받아 수행된 연구에서 주관 연구기관과 소속 종업원인 연구원, 연구에 참여한 제3의 사기업 간에 권리귀 속이 다투어짂 사안에서 미국 연방대법원이 올해 6 월경 선고한 판결을 살펴보고, 우리나라 R&D 성과물에의 시사점을 검토하고자 합니다.
2. 스탠포드 대학 대로슈社사건에 관한 미국 대법원 판결 Board of Trutees of Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular, 131 S. Ct. 2188(2011)
가. 사건의 개요
1985년경 캘리포니아 소재 Cetus社가 에이즈를 유발하는 HIV 바이러스의 혈중 농도를 측정할 수 있는 방법인 PCR 기술을 개발했습니다. 위 기술은 적은 양의 초기 혈액 샘플로부터 수억개의 DNA 염기 서열 복제가 이루어지도록 하는데, Cetus社는 새로운 에이즈 치료제의 효능을 실험하기 위하여 1988년 스탠포드 대학교의 감염 질병 분야 과학자들과 공동 연구를 시작했고, Mark Holodniy는 그 무렵 스탠포드 대학에 research fellows로 합류하였습니다. Holodniy는 스탠포드 대학에 대하여 대학에서의 고용 기간 동안 발생한 발명들에 대한 권리를 양도하는데 동의한다는 것에 서명하였습니다 (he "agree[d] to assign” to Stanford his “right, title and interest in” inventions resulting from his employment at the University).
스탠포드 대학에서 PCR을 이용해서 개량 기술을 개발할 당시, Holodniy는 PCR 기술에 대해익숙하지 않았기 때문에 스탠포드 대학측은 그가 Cetus에서 연구를 수행하도록 했습니다. Holodniy 박사는 Cetus사에 접근하는 것을 허락받는 조건으로, Cetus사와 VCA(visitor's confidentiallity agreement)를 체결하였는데, 위 VCA에는 『Holodniy “"willassignand do[ es] hereby assign”" to Cetushis “"right, title and interestineach of the ideas, inventions and improvements”"made “"as a consequence of [ his]access”" to Cetus.』라고 기재되어 있었습니다.
그 후 9개월 동안, Holodniy는 Cetus에서 연구를 수행하면서 홖자 혈액 내의 HIV 측정을 위한 PCR- based procedure를 고안했고, 이후 스탠포드 대학으로 복귀해서 다른 직원들과 함께 HIV 측정 기술을 테스트했습니다. 스탠포드 대학교는 몇 년간에 걸쳐 Holodniy를 포함한 직원들로부터 권리 양도에 관한 계약서들을 받았고, 위 기술과 관렦된 여러 건의 특허 출원을 했으며, 3건의 특허권을 획득했습니다.
한편, 1991년에 Roche社는 Holodniy와의 VCA 계약을 포함한 PCR 관렦 자산들을 양수하여 상업화 했고, 현재 Roche社의 에이즈 test kit는 전세계적으로 이용되고 있습니다.
나. 지방법원 판결
스탠포드의 이사회는 2005년도에 Roche社를 상대로 Roche社가 스탠포드 대학 소유의 특허를침해한다는 소송을 제기했습니다.
1심에서 스탠포드 대학은 이 사건 연구는 연방 정부 기금을 지원받았기 때문에 Bayh-DoleAct(바이-돌 법)에 따라 학교가 그 발명에 대한 최상의(superior) 권리를 가지므로 Holodniy에게는 양도할 권리가 없다고 주장했습니다. 반면, Roche社는 Holodniy가 Cetus社와 체결한 VCA에서 Cetus社에게 권리를 양도한 것에 터잡아 Roche社도 이 연구 결과물의 공동 소유권자라고 주장했습니다.
1심은 VCA에 따라서 Holodniy가 Roche社에 유효하게 권리를 양도하기는 했지만, 바이-돌 법은 개인 발명자로 하여금 오직 정부나 다른 계약 당사자가 권리를 획득하는 것을 포기한 이후라야만 그 발명자 개인이 권리를 획득할 수 있도록 할 뿐이므 로, Holodniy는 양도할 권리를 갖지 못한다고 판단하여 스탠포드 대학의 손을 들어주었습니다.
광범위한 분야에서 다양한 기업들이 국가로부터 보조금을 지원받아 국가 연구 개발 과제를 수행하고 있고, 그 과정에서 특허권, 디자인권 등 수많은 지적재산권들이 성과물로서 나오고 있지만, 직접 발명 또는 디자인 업무를 수행한 종업원과 주관 연구기관, 국가간의 권리 귀속 문제는 그리 간단하지 않습니다.
아래에서는 미국 연방 정부로부터 기금을 받아 수행된 연구에서 주관 연구기관과 소속 종업원인 연구원, 연구에 참여한 제3의 사기업 간에 권리귀 속이 다투어짂 사안에서 미국 연방대법원이 올해 6 월경 선고한 판결을 살펴보고, 우리나라 R&D 성과물에의 시사점을 검토하고자 합니다.
2. 스탠포드 대학 대로슈社사건에 관한 미국 대법원 판결 Board of Trutees of Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular, 131 S. Ct. 2188(2011)
가. 사건의 개요
1985년경 캘리포니아 소재 Cetus社가 에이즈를 유발하는 HIV 바이러스의 혈중 농도를 측정할 수 있는 방법인 PCR 기술을 개발했습니다. 위 기술은 적은 양의 초기 혈액 샘플로부터 수억개의 DNA 염기 서열 복제가 이루어지도록 하는데, Cetus社는 새로운 에이즈 치료제의 효능을 실험하기 위하여 1988년 스탠포드 대학교의 감염 질병 분야 과학자들과 공동 연구를 시작했고, Mark Holodniy는 그 무렵 스탠포드 대학에 research fellows로 합류하였습니다. Holodniy는 스탠포드 대학에 대하여 대학에서의 고용 기간 동안 발생한 발명들에 대한 권리를 양도하는데 동의한다는 것에 서명하였습니다 (he "agree[d] to assign” to Stanford his “right, title and interest in” inventions resulting from his employment at the University).
스탠포드 대학에서 PCR을 이용해서 개량 기술을 개발할 당시, Holodniy는 PCR 기술에 대해익숙하지 않았기 때문에 스탠포드 대학측은 그가 Cetus에서 연구를 수행하도록 했습니다. Holodniy 박사는 Cetus사에 접근하는 것을 허락받는 조건으로, Cetus사와 VCA(visitor's confidentiallity agreement)를 체결하였는데, 위 VCA에는 『Holodniy “"willassignand do[ es] hereby assign”" to Cetushis “"right, title and interestineach of the ideas, inventions and improvements”"made “"as a consequence of [ his]access”" to Cetus.』라고 기재되어 있었습니다.
그 후 9개월 동안, Holodniy는 Cetus에서 연구를 수행하면서 홖자 혈액 내의 HIV 측정을 위한 PCR- based procedure를 고안했고, 이후 스탠포드 대학으로 복귀해서 다른 직원들과 함께 HIV 측정 기술을 테스트했습니다. 스탠포드 대학교는 몇 년간에 걸쳐 Holodniy를 포함한 직원들로부터 권리 양도에 관한 계약서들을 받았고, 위 기술과 관렦된 여러 건의 특허 출원을 했으며, 3건의 특허권을 획득했습니다.
한편, 1991년에 Roche社는 Holodniy와의 VCA 계약을 포함한 PCR 관렦 자산들을 양수하여 상업화 했고, 현재 Roche社의 에이즈 test kit는 전세계적으로 이용되고 있습니다.
나. 지방법원 판결
스탠포드의 이사회는 2005년도에 Roche社를 상대로 Roche社가 스탠포드 대학 소유의 특허를침해한다는 소송을 제기했습니다.
1심에서 스탠포드 대학은 이 사건 연구는 연방 정부 기금을 지원받았기 때문에 Bayh-DoleAct(바이-돌 법)에 따라 학교가 그 발명에 대한 최상의(superior) 권리를 가지므로 Holodniy에게는 양도할 권리가 없다고 주장했습니다. 반면, Roche社는 Holodniy가 Cetus社와 체결한 VCA에서 Cetus社에게 권리를 양도한 것에 터잡아 Roche社도 이 연구 결과물의 공동 소유권자라고 주장했습니다.
1심은 VCA에 따라서 Holodniy가 Roche社에 유효하게 권리를 양도하기는 했지만, 바이-돌 법은 개인 발명자로 하여금 오직 정부나 다른 계약 당사자가 권리를 획득하는 것을 포기한 이후라야만 그 발명자 개인이 권리를 획득할 수 있도록 할 뿐이므 로, Holodniy는 양도할 권리를 갖지 못한다고 판단하여 스탠포드 대학의 손을 들어주었습니다.
다. 연방순회항소법원(CAFC) 판결
항소법원은 다음과 같은 이유로 지방법원 판결에 반대하였습니다.
Holodniy와 스탠포드 사이의 최초 약정은 단지 미래에 있을 권리를 양도하겠다는 약속에 불과하다. 반면, Holodniy와 Cetus社 사이의 관계는 그 자체로 Holodniy가 자신의 발명에 대한 권리를 Cetus社사에 양도한 것이다. 따라서, 계약법적인 문제로서, Cetus社는 VCA를 통해 Holodniy의 권리를 취득하였다.
→ 이와 관련하여, 영문을 그대로 보면 계약서에 기재된 “agreed to assign"과 ”will assign or assigns"의 문구의 차이점이 얼마나 중요한지 알 수 있습니다(비록 스탠포드 대학과 Holodniy 사이의 계약이 먼저 체결되었다고 하더라도, 최초 발명 당시 로쉬 사는 계약에 따라 곧바로 양도를 받은 것으로 되는 반면, 스탠포드 대학은 별도로 특허권을 양도받는 계약을 체결하기 전까지는 권리의 이전이 발생하지 않으므로, 발명 이후 특허권을 출원할 무렵에야 스탠포드와 Holodniy 사이에 양도 계약을 체결하였다 하더라도 그때는 이미 Roche社에 권리가 이전되어 Holodniy에게는 더 이상 양도할 특허권이 남아있지 않다고 본 것입니다).
항소법원은 다음과 같은 이유로 지방법원 판결에 반대하였습니다.
Holodniy와 스탠포드 사이의 최초 약정은 단지 미래에 있을 권리를 양도하겠다는 약속에 불과하다. 반면, Holodniy와 Cetus社 사이의 관계는 그 자체로 Holodniy가 자신의 발명에 대한 권리를 Cetus社사에 양도한 것이다. 따라서, 계약법적인 문제로서, Cetus社는 VCA를 통해 Holodniy의 권리를 취득하였다.
→ 이와 관련하여, 영문을 그대로 보면 계약서에 기재된 “agreed to assign"과 ”will assign or assigns"의 문구의 차이점이 얼마나 중요한지 알 수 있습니다(비록 스탠포드 대학과 Holodniy 사이의 계약이 먼저 체결되었다고 하더라도, 최초 발명 당시 로쉬 사는 계약에 따라 곧바로 양도를 받은 것으로 되는 반면, 스탠포드 대학은 별도로 특허권을 양도받는 계약을 체결하기 전까지는 권리의 이전이 발생하지 않으므로, 발명 이후 특허권을 출원할 무렵에야 스탠포드와 Holodniy 사이에 양도 계약을 체결하였다 하더라도 그때는 이미 Roche社에 권리가 이전되어 Holodniy에게는 더 이상 양도할 특허권이 남아있지 않다고 본 것입니다).
또한, 바이-돌 법이 연방정부기금이 지원되는 발명에 있어서 발명자의 내재적인 권리를 자동적으로 무효화하는 것은 아니므로, Cetus社가 Holodniy로부터 받은 발명에 대한 특허권리가자동적으로 무효화되지는 않는다. 따라서, Roche社는 특허에 대한 소유권을 갖고 있고 이것은 바이돌 법에 의하여 소멸되지 않는다.
라. 연방대법원 판결
(1) 스탠포드 대학은 “발명이 연방정부기금의 지원을 받아서 이루어졌을 때에는 바이-돌법은통상적인 발명자의 권리 숚서를 바꾸어서, 발명자가 뒤로 물려나고 연방정부기관과 계약을 맺은 고용주(federal contractor)가 우선한다”고 주장하였습니다.
하지만, 연방대법원은 “특허법은 원칙적으로 발명에 대한 권리를 발명자에게 귀속하는 것으로 하고 있는데, 바이-돌 법과의 관계에서 이러한 원칙은 그대로 적용된다”고 판단하였습니다. 연방대법원의 판결 이유는 다음과 같습니다.
라. 연방대법원 판결
(1) 스탠포드 대학은 “발명이 연방정부기금의 지원을 받아서 이루어졌을 때에는 바이-돌법은통상적인 발명자의 권리 숚서를 바꾸어서, 발명자가 뒤로 물려나고 연방정부기관과 계약을 맺은 고용주(federal contractor)가 우선한다”고 주장하였습니다.
하지만, 연방대법원은 “특허법은 원칙적으로 발명에 대한 권리를 발명자에게 귀속하는 것으로 하고 있는데, 바이-돌 법과의 관계에서 이러한 원칙은 그대로 적용된다”고 판단하였습니다. 연방대법원의 판결 이유는 다음과 같습니다.
발명자가 자신의 발명에 대한 특허권을 갖고, 발명자가 자신의 권리를 제3자에게 양도할 수 있다는 것은 잘 확립된 원칙이다.
발명은 그것을 한 자의 권리로 남아 있으므로, 고용주가 직원의 발명에 대한 권리를 획득하기위해서는 발명자가 명시적으로 그의 권리를 고용주에게 양도한다는 것을 표현해야 한다.
(2) 바이-돌법에 의하면, 연방정부기금 지원에 관한 협약의 계약자(contractor)의 지위에 있는연구기관은 그 발명에 대하여 소유권 귀속을 선택할 권한(may elect to retaintitle to anysubjectinvention")이 있다고 되어 있고, subjectinvention의 정의 는 ” any invention of the contractor conceivedor first actually reduced to practice in the performance ofworkundera funding agreement."라고 되어 있습니다. 스탠포드 대학은 “invention of the contractor"는 연방 기금의 도움을 받아 contractor의 종업원들에 의하여 만들어짂 모듞 발명들을 포함하므로, 종업원들에 의한 발명이 곧바로 연구기관의 권리가 되는 것으로 주장하였습니다.
이에 대하여, 연방대법원은, 의회가 핵물질이나 원자력 등에 관한 발명에 대해서는 그러한 발명들의 권리는 "shall be vested in the unitesed states..."식으로 표현하지만, 바이-돌 법에는그런 표현이 없다는 점 등을 지적하면서, 위 문구는 contractor에 속하거나 contractor에 의하여 소유된 발명들로 해석된 뿐 contractor의 종업원에 의한 발명까지 포함하는 것은 아니며, 바이-돌 법에서 “elect to retain title"이라고 규정한 것 역시 바이-돌 법이 권리를 일방적으로 수여한 것이 아니라 단지 contractor로 하여금 그들이 이미 가지고 있는 권리를 지킬 수 있다는 것을 확인한 것에 불과하다고 판단하였습니다.
발명은 그것을 한 자의 권리로 남아 있으므로, 고용주가 직원의 발명에 대한 권리를 획득하기위해서는 발명자가 명시적으로 그의 권리를 고용주에게 양도한다는 것을 표현해야 한다.
(2) 바이-돌법에 의하면, 연방정부기금 지원에 관한 협약의 계약자(contractor)의 지위에 있는연구기관은 그 발명에 대하여 소유권 귀속을 선택할 권한(may elect to retaintitle to anysubjectinvention")이 있다고 되어 있고, subjectinvention의 정의 는 ” any invention of the contractor conceivedor first actually reduced to practice in the performance ofworkundera funding agreement."라고 되어 있습니다. 스탠포드 대학은 “invention of the contractor"는 연방 기금의 도움을 받아 contractor의 종업원들에 의하여 만들어짂 모듞 발명들을 포함하므로, 종업원들에 의한 발명이 곧바로 연구기관의 권리가 되는 것으로 주장하였습니다.
이에 대하여, 연방대법원은, 의회가 핵물질이나 원자력 등에 관한 발명에 대해서는 그러한 발명들의 권리는 "shall be vested in the unitesed states..."식으로 표현하지만, 바이-돌 법에는그런 표현이 없다는 점 등을 지적하면서, 위 문구는 contractor에 속하거나 contractor에 의하여 소유된 발명들로 해석된 뿐 contractor의 종업원에 의한 발명까지 포함하는 것은 아니며, 바이-돌 법에서 “elect to retain title"이라고 규정한 것 역시 바이-돌 법이 권리를 일방적으로 수여한 것이 아니라 단지 contractor로 하여금 그들이 이미 가지고 있는 권리를 지킬 수 있다는 것을 확인한 것에 불과하다고 판단하였습니다.
마. 연방대법원 판결의 의의
위와 같은 연방대법원의 판결은 타당한 것으로 보입니다. 왜냐하면, 직무발명이라 하더라도 발명의 원시적인 소유권은 종업원에게 귀속하고, 종업원과 연구기관간에 양도 계약이 있을 경우에만 연구기관에게 권리가 이전되는 것이 당연한 법리이고, 바이-돌 법이 적용되는 경우에만 이러한 법리 가 달리 적용되어야 할 근거가 없기 때문입니다.
따라서, 연방정부기금을 받아 연구를 하는 경우라 하더라도, 대학 등의 연구기관은 종업원인연구자들과 사이에 권리관계를 분명하게 해 두어야 할 것이고, 신중하게 계약서 문구를 작성하여야 할 것입니다.
위와 같은 연방대법원의 판결은 타당한 것으로 보입니다. 왜냐하면, 직무발명이라 하더라도 발명의 원시적인 소유권은 종업원에게 귀속하고, 종업원과 연구기관간에 양도 계약이 있을 경우에만 연구기관에게 권리가 이전되는 것이 당연한 법리이고, 바이-돌 법이 적용되는 경우에만 이러한 법리 가 달리 적용되어야 할 근거가 없기 때문입니다.
따라서, 연방정부기금을 받아 연구를 하는 경우라 하더라도, 대학 등의 연구기관은 종업원인연구자들과 사이에 권리관계를 분명하게 해 두어야 할 것이고, 신중하게 계약서 문구를 작성하여야 할 것입니다.
3. 우리나라 국가 R&D 성과물에 대한 시사점
위 미국 연방대법원 판결은 우리나라 국가 R&D 성과물에 대한 권리 귀속 관계에 대하여도 시사점이 있습니다. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제20조 (연구개발결과물의 소유)는“1국가연구개발사업의 수행 결과로 얻어지는 연구기자재, 연구시설•장비, 시작품(試作品) 및 연구노트 등 유형적 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다.
다만, 공동연구기관, 위탁연구기관 및 참여기업(이하 “참여기관”이라 한다)이 소유의 조건으로부담한 연구기자재, 연구시설•장비는 해당 참여기관의 소유로 할 수 있다.“라고 되어 있어, 마치 주관연구 기관이 소속 연구원의 승계와는 무관하게 주관연구기관과 국가기관간의 협약에 의하여 곧바로 주관연구기관이 소유권을 취득하는 것처럼 해석될 여지가 있는 것처럼 보일 수도 있습니다.
하지만, 계약은 그 계약을 체결한 당사자 사이에만 효력을 미치는 것이 원칙이고, 특별히 법률에 규정이 있는 경우를 제외하고는, 누구도 자기의 의사에 반하여 다른 당사자가 체결한 계약에서 정한 권리를 취득하거나 의무를 부담할 수는 없는데, 계약 당사자가 아닌 연구원에게 주관연구기관과 국가기관 사이의 ‘협약’의 효력이 미치도록 한다는 법률의 규정은 별도로 존재하지 않습니다.
따라서, 발명자에게 권리를 귀속시키는 것을 원칙으로 하는 우리나라에서도 연구자에게 원시적으로 소유권이 귀속된 뒤에, 연구자와 주관연구기관간의 계약에 따라 소유권이 주관연구기관에 승계되는 것으로 보아야 할 것이므로, 국가 R&D 과제를 수행하는 경우 그 성과물에 대한 권리관계를 어떻게 할 것인지에 대하여 국가와 주관 연구기관뿐만 아니라 주관 연구기관과 종업원 사이에서도 명시적인 계약을 통해 권리관계를 분명하게 정리해두어야 할 것입니다.
위 미국 연방대법원 판결은 우리나라 국가 R&D 성과물에 대한 권리 귀속 관계에 대하여도 시사점이 있습니다. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제20조 (연구개발결과물의 소유)는“1국가연구개발사업의 수행 결과로 얻어지는 연구기자재, 연구시설•장비, 시작품(試作品) 및 연구노트 등 유형적 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다.
다만, 공동연구기관, 위탁연구기관 및 참여기업(이하 “참여기관”이라 한다)이 소유의 조건으로부담한 연구기자재, 연구시설•장비는 해당 참여기관의 소유로 할 수 있다.“라고 되어 있어, 마치 주관연구 기관이 소속 연구원의 승계와는 무관하게 주관연구기관과 국가기관간의 협약에 의하여 곧바로 주관연구기관이 소유권을 취득하는 것처럼 해석될 여지가 있는 것처럼 보일 수도 있습니다.
하지만, 계약은 그 계약을 체결한 당사자 사이에만 효력을 미치는 것이 원칙이고, 특별히 법률에 규정이 있는 경우를 제외하고는, 누구도 자기의 의사에 반하여 다른 당사자가 체결한 계약에서 정한 권리를 취득하거나 의무를 부담할 수는 없는데, 계약 당사자가 아닌 연구원에게 주관연구기관과 국가기관 사이의 ‘협약’의 효력이 미치도록 한다는 법률의 규정은 별도로 존재하지 않습니다.
따라서, 발명자에게 권리를 귀속시키는 것을 원칙으로 하는 우리나라에서도 연구자에게 원시적으로 소유권이 귀속된 뒤에, 연구자와 주관연구기관간의 계약에 따라 소유권이 주관연구기관에 승계되는 것으로 보아야 할 것이므로, 국가 R&D 과제를 수행하는 경우 그 성과물에 대한 권리관계를 어떻게 할 것인지에 대하여 국가와 주관 연구기관뿐만 아니라 주관 연구기관과 종업원 사이에서도 명시적인 계약을 통해 권리관계를 분명하게 정리해두어야 할 것입니다.