법무법인 다래
선사용에 의한 통상실시권
- 조회수
- 166
- 작성일
- 2014.10.23
1. 선사용에 의한 통상 실시권 제도
발명의 공개에 의해 사회의 기술수준을 향상시키는 것에 대한 대가로 독점권을 부여하는 특허제도는 특허권 부여에 대한 선 출원주의로서 발명의 공개를 독려하고 출원에 의해 발명을 공개한 특허권자에게 배타적인 권리를 부여하고 있습니다.
발명의 공개에 의해 사회의 기술수준을 향상시키는 것에 대한 대가로 독점권을 부여하는 특허제도는 특허권 부여에 대한 선 출원주의로서 발명의 공개를 독려하고 출원에 의해 발명을 공개한 특허권자에게 배타적인 권리를 부여하고 있습니다.
그러나, 발명을 한 자에게 출원을 무조건 강제하는 것도 바람직하지 못하며, 선출원주의의 고집은 진정한 ‘최초’ ‘최선’의 발명자가 갖는 고유의 권리를 부정하는 결과를 가져올 수 있다는 점에서 산업 발전에도 바람직하지 못한 측면이 있습니다.
이에, 특허법은 아래와 같이 제103조에서 ‘선사용에 의한 통상실시권’이라는 무상(無償)의 법정 실시 권 제도를 규정함으로써 최선발명자와 선원자갂의 권리관계를 균형 있게 조정함을 물론 기존의 산업 질서를 유지하고 있습니다.
제103조 [선사용에 의한 통상 실시권] 특허 출원 시에 그 특허 출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 ‘그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적 범위 안’에서 그 특허 출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상 실시권을 가진다.
이하에서는, 선사용에 의한 통상실시권의 성질과 요건, 선사용권의 범위 등에 대해서 구체적으로 살펴보겠습니다.
이에, 특허법은 아래와 같이 제103조에서 ‘선사용에 의한 통상실시권’이라는 무상(無償)의 법정 실시 권 제도를 규정함으로써 최선발명자와 선원자갂의 권리관계를 균형 있게 조정함을 물론 기존의 산업 질서를 유지하고 있습니다.
제103조 [선사용에 의한 통상 실시권] 특허 출원 시에 그 특허 출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 ‘그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적 범위 안’에서 그 특허 출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상 실시권을 가진다.
이하에서는, 선사용에 의한 통상실시권의 성질과 요건, 선사용권의 범위 등에 대해서 구체적으로 살펴보겠습니다.
2. 선 사용에 의한 통상실시권의 이론적 근거
선사용권의 법적 성질에 대해서 1 특허출원 당시에 실시하고 있거나 또는 실시준비를 하고 있던 선의의 사업자가 그 후의 특허출원에 관계되는 특허권 때문에 그가 영위하여 오던 사업을 계속할 수 없게 된다는 것은 발명을 출원 전에 이미 점유하고 있는 것이 객관적으로 명확한 선의의 선사용자를 희생시키고 특허권을 과잉으로 보호하게 되어 공평의 관념에 현저히 반한다는 공평설과, 2 특허출원 당시에 실시 또는 실시준비를 하고 있던 사업의 계속을 불가능하게 하는 것은 선의의 사업자에게 가혹할 뿐만 아니라 국민경제상 또는 산업정책상으로도 바람직하지 못하다는 경제설이 있습니다.
경제설의 경우에는 사업설비가 노후화되거나 양도된 경우에도 실시사업은 계속할 수 있다는 점을 설명하기 곤란하기 때문에 최근에는 경제설에서 공평설 쪽으로 이론적 근거가 이동하고 있습니다.
선사용권의 법적 성질에 대해서 1 특허출원 당시에 실시하고 있거나 또는 실시준비를 하고 있던 선의의 사업자가 그 후의 특허출원에 관계되는 특허권 때문에 그가 영위하여 오던 사업을 계속할 수 없게 된다는 것은 발명을 출원 전에 이미 점유하고 있는 것이 객관적으로 명확한 선의의 선사용자를 희생시키고 특허권을 과잉으로 보호하게 되어 공평의 관념에 현저히 반한다는 공평설과, 2 특허출원 당시에 실시 또는 실시준비를 하고 있던 사업의 계속을 불가능하게 하는 것은 선의의 사업자에게 가혹할 뿐만 아니라 국민경제상 또는 산업정책상으로도 바람직하지 못하다는 경제설이 있습니다.
경제설의 경우에는 사업설비가 노후화되거나 양도된 경우에도 실시사업은 계속할 수 있다는 점을 설명하기 곤란하기 때문에 최근에는 경제설에서 공평설 쪽으로 이론적 근거가 이동하고 있습니다.
3. 선사용에 의한 통상실시권의 요건
(가) 객관적 요건
‘특허출원 시에 사업실시나 준비를 하고 있을 것’ 이 요구됩니다. ‘사업의 준비’는 어느 정도 단계까지의 준비를 읷컫는지 문제될 수 있으나, 사업에 필요한 기계를 발주하여 설비를 갖추었거나 고용계약을 체결하여 상당한 선정활동을 하고 있는 등 객관적으로 인정될 수 있는 정도의 것이어 합니다.
단지, 머리 속에서 발명의 실시를 하려고 생각하였다던가, 실시에 필요한 기계구입을 위하여은행에 자금대출의 싞청을 하였다는 정도로는 사업의 준비라고 할 수 없습니다. 또한, 특허권의 효력이 국내에만 미치기 때문에 발명의 실시사업이나 준비는 국내에서 이루어질 것이어야 합니다.1)
(가) 객관적 요건
‘특허출원 시에 사업실시나 준비를 하고 있을 것’ 이 요구됩니다. ‘사업의 준비’는 어느 정도 단계까지의 준비를 읷컫는지 문제될 수 있으나, 사업에 필요한 기계를 발주하여 설비를 갖추었거나 고용계약을 체결하여 상당한 선정활동을 하고 있는 등 객관적으로 인정될 수 있는 정도의 것이어 합니다.
단지, 머리 속에서 발명의 실시를 하려고 생각하였다던가, 실시에 필요한 기계구입을 위하여은행에 자금대출의 싞청을 하였다는 정도로는 사업의 준비라고 할 수 없습니다. 또한, 특허권의 효력이 국내에만 미치기 때문에 발명의 실시사업이나 준비는 국내에서 이루어질 것이어야 합니다.1)
(나) 주관적 요건
‘특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고’ 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득한 경우여야 합니다. 타인으로부터 발명을 지득한 경우에 그것이 선의인 한 그 발명의 지득경로는 문제되지 않으나, 선 사용되는 발명의 과도한 보호를 방지하기 위하여 특허출원한 발명자로부터 발명을 지득한 경우는 제외되는 것으로 해석함이 일반적입니다.2)
‘특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고’ 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득한 경우여야 합니다. 타인으로부터 발명을 지득한 경우에 그것이 선의인 한 그 발명의 지득경로는 문제되지 않으나, 선 사용되는 발명의 과도한 보호를 방지하기 위하여 특허출원한 발명자로부터 발명을 지득한 경우는 제외되는 것으로 해석함이 일반적입니다.2)
4. 선사용권의 범위
선 사용권자는 특허권자의 발명의 전부에 대하여 실시할 수 있는 것이 아니라, 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 내에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상 실시권을 가집니다.
그렇지만, 발명의 실시형식은 유동적이고 변경될 수 있는 것이므로 선 사용권자가 그 실시형식을 변경하여 실시하는 것이 선사용권의 범위 내로 허용 되는지가 문제됩니다.
선 사용권자는 특허권자의 발명의 전부에 대하여 실시할 수 있는 것이 아니라, 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 내에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상 실시권을 가집니다.
그렇지만, 발명의 실시형식은 유동적이고 변경될 수 있는 것이므로 선 사용권자가 그 실시형식을 변경하여 실시하는 것이 선사용권의 범위 내로 허용 되는지가 문제됩니다.
이에 대하여 1 실시 또는 실시준비를 하고 있는 그 실시형식에 한정된다고 하는 실시형식설(實施 形式說)과 2 실시 또는 실시준비를 하고 있는 발명의 범위에까지 미칚다고 하는 발명범위설(發明 範圍說)이 대립하고 있는데, 선사용에 의한 통상실시권 제도를 인정하는 취지가 선사용자의 사업설비 등을 보호하고자 하는 것이며, 실시형식의 변경을 전혀 인정치 아니한다면 거래계의 현실에서 선 사용제도 자체를 무의미하게 할 염려가 있으며 특허 출원을 하지 아니하였다는 이유만으로 사업내용에 현격한 제한을 받는 것은 형평의 원칙에도 어 긊나므로 발명범위설(發明範圍說)이 타당하다고 보아야 할 것입니다.
국내에서는 이를 정면으로 다룬 판례가 없지만, 읷본에서는 이와 관렦하여 『실시 또는 준비를 하고 있는 발명의 범위란 특허발명의 특허출원시에 선 사용권자가 읷본 국내에서 실시 또는 준비하고 있던 실시형식으로 한정되는 것이 아니라, 그 실시형식으로 구현되고 있는 기술적 사상 즉 발명의 범위를 말하는 것이며, 따라서 선사용권의 효력은 특허 출원시에 선사용권자가 현실로 실시 또는 준비를 하고 있던 실시형식만이 아니라, 이것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위 내에서 변경한 실시 형식에도 미치는 것이라고 해석하는 것이 타당하다(最高栽 1986. 10. 3. 제454호)』라고 판시한 판례가 있습니다.3)
발명의 실시형태는, 물건의 발명에 있어서는 물건의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도 또는 대여의 청약, 양도 도는 대여를 위한 전시이고, 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위이며, 물건을 생산하는 발명인 경우에는 생산 방법을 사용하는 행위, 그 방법에 의해 사용한 물건을 사용, 양도, 대여, 수입, 양도 또는 대여의 청약입니다(특허법 제2조 제3호).
발명의 범위 안에서 실시형식의 변홖이 허용되는 것과 마찬가지로, 선사용권도 원칙적으로 ‘실시하고 있는 발명 및 그 사업의 목적 범위 안에서’ 다른 실시형태로의 변홖이 가능합니다. 다만, ‘생산’의 실시형태에서 다른 실시형태로의 변홖 이 가능하지만, 다른 형태 예컨대 ‘사용’에서 ‘생산’으로 행태를 변홖하는 것은 사업의 목적 범위를 확장시키는 결과가 되므로 선사용권과 특허권의 이익균형상 불가하다고 해석됩니다.4)
발명의 실시형태는, 물건의 발명에 있어서는 물건의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도 또는 대여의 청약, 양도 도는 대여를 위한 전시이고, 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위이며, 물건을 생산하는 발명인 경우에는 생산 방법을 사용하는 행위, 그 방법에 의해 사용한 물건을 사용, 양도, 대여, 수입, 양도 또는 대여의 청약입니다(특허법 제2조 제3호).
발명의 범위 안에서 실시형식의 변홖이 허용되는 것과 마찬가지로, 선사용권도 원칙적으로 ‘실시하고 있는 발명 및 그 사업의 목적 범위 안에서’ 다른 실시형태로의 변홖이 가능합니다. 다만, ‘생산’의 실시형태에서 다른 실시형태로의 변홖 이 가능하지만, 다른 형태 예컨대 ‘사용’에서 ‘생산’으로 행태를 변홖하는 것은 사업의 목적 범위를 확장시키는 결과가 되므로 선사용권과 특허권의 이익균형상 불가하다고 해석됩니다.4)
5. 선 사용권의 이전 등
선사용권도 통상실시권과 마찬가지로 실시 사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 이전할 수 없습니다 (특허법 제102조 제5항).
그리고, 선사용권은 법정 실시권으로서 특허권자, 전용실시권자가 변동되어도 언제나 그 효력이 있으므로(특허법 제118조 제1항), 유효하게 선사용권이 이전된다면 그 등록 없이도 대항요건이 인정된다고 보는 견해가 유력합니다.5)
선사용권도 통상실시권과 마찬가지로 실시 사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 이전할 수 없습니다 (특허법 제102조 제5항).
그리고, 선사용권은 법정 실시권으로서 특허권자, 전용실시권자가 변동되어도 언제나 그 효력이 있으므로(특허법 제118조 제1항), 유효하게 선사용권이 이전된다면 그 등록 없이도 대항요건이 인정된다고 보는 견해가 유력합니다.5)
6. 선 사용권이 인정된 판례 소개 (서울고등법원 2008. 11. 19. 선고 2008 나37478 판결, 확정)
원고가 이 사건 특허발명의 특허권자로서 피고에 대하여 특허권의 침해를 이유로 이 사건 특허발명을 사용한 이 사건 제품의 생산 금지를 구함에 대하여, 피고는 그가 이 사건 특허발명이 출원되기 전에 이미 이 사건 특허발명과 같은 방법으로 이 사건 제품을 생산하였으므로, 특허법 제103조에 따라 이 사건 특허발명에 대한 통상실시권을 가진다고 항변한다...
변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 2004년경부터 강화유리를 이용한 밀폐용기 제품의 개발에 착수하여 2005. 3.경 도면 제작을 완성한 사실, 피고는 2005. 5.경금형제작업체인 현진기계에 위도면을 이용한 시제품 생산용 금형제작을 의뢰하고 2005. 6. 경 현진기계로부터 이를 공급받은 사실, 이어 피고는 현진기계에 본제품 생산용 금형제작을 의뢰한 후 2005. 6. 경과 같은 해 7.경 이를 공급 받아 위 금형을 이용하여 이 사건 제품을 생산한 후 2005. 10.경 일부 대리점에 시험적으로 출고하였고, 2005. 12.경부터는 본격적으로 이 사건 제품을 소비자에게 판매해온 사실, 이 사건 특허발명에 따른 실시 예인 별지도면 4의 M1금형, M2금형은 위와 같이 피고가 2005. 3. 경 제작한 금형도면에 개시되어 있고 이 사건 제품은 위도면으로 제작된 금형을 사용하여 생산된 것인 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 특허발명이 이 사건 제품 출시 후인 2006. 2. 14. 출원된 사실은 앞서 본 바와 같은바, 그렇다면 피고는 이 사건 특허발명이 출원되기 전에 이미 이 사건 특허발명과 같은 방법으로 이 사건 제품을 생산하고 있었다 할 것이므로, 특허법 제103조에 따라 피고는 이 사건 특허발명에 관하여 선사용에 의한 통상실시권을 가진다 할 것이어서, 이를 지적하는 피고의 위 항변은 이유 있다.
1) 윤선희, 특허법 제3판, 법문사, 693
원고가 이 사건 특허발명의 특허권자로서 피고에 대하여 특허권의 침해를 이유로 이 사건 특허발명을 사용한 이 사건 제품의 생산 금지를 구함에 대하여, 피고는 그가 이 사건 특허발명이 출원되기 전에 이미 이 사건 특허발명과 같은 방법으로 이 사건 제품을 생산하였으므로, 특허법 제103조에 따라 이 사건 특허발명에 대한 통상실시권을 가진다고 항변한다...
변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 2004년경부터 강화유리를 이용한 밀폐용기 제품의 개발에 착수하여 2005. 3.경 도면 제작을 완성한 사실, 피고는 2005. 5.경금형제작업체인 현진기계에 위도면을 이용한 시제품 생산용 금형제작을 의뢰하고 2005. 6. 경 현진기계로부터 이를 공급받은 사실, 이어 피고는 현진기계에 본제품 생산용 금형제작을 의뢰한 후 2005. 6. 경과 같은 해 7.경 이를 공급 받아 위 금형을 이용하여 이 사건 제품을 생산한 후 2005. 10.경 일부 대리점에 시험적으로 출고하였고, 2005. 12.경부터는 본격적으로 이 사건 제품을 소비자에게 판매해온 사실, 이 사건 특허발명에 따른 실시 예인 별지도면 4의 M1금형, M2금형은 위와 같이 피고가 2005. 3. 경 제작한 금형도면에 개시되어 있고 이 사건 제품은 위도면으로 제작된 금형을 사용하여 생산된 것인 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 특허발명이 이 사건 제품 출시 후인 2006. 2. 14. 출원된 사실은 앞서 본 바와 같은바, 그렇다면 피고는 이 사건 특허발명이 출원되기 전에 이미 이 사건 특허발명과 같은 방법으로 이 사건 제품을 생산하고 있었다 할 것이므로, 특허법 제103조에 따라 피고는 이 사건 특허발명에 관하여 선사용에 의한 통상실시권을 가진다 할 것이어서, 이를 지적하는 피고의 위 항변은 이유 있다.
1) 윤선희, 특허법 제3판, 법문사, 693
2) 정상조. 박성수, 특허법 주해(I), 박영사, 1259
3) 中山信弘, 특허판례 백선-86 선사용권의 성립요건과 범위- 워킹빔식 가열로 사건, 박영사
4) 정상조. 박성수, 특허법주해(I), 박영사, 12605) 정상조. 박성수, 특허법주해(I), 박영사, 1261
3) 中山信弘, 특허판례 백선-86 선사용권의 성립요건과 범위- 워킹빔식 가열로 사건, 박영사
4) 정상조. 박성수, 특허법주해(I), 박영사, 12605) 정상조. 박성수, 특허법주해(I), 박영사, 1261