법무법인 다래
1특허출원의 범위에 대하여
- 조회수
- 141
- 작성일
- 2014.10.23
1. 제도의 취지
1특허출원이란 밀접한 관계를 가지는 발명에 대 하여 하나의 출원서로 출원할 수 있도록 함으로써 출원인, 제3자 및 특허청의 편의를 도모하고자 하는 제도이다.
출원인의 입장에서는 가능한 한 다수의 발명을 하나의 출원서에 포함시켜서출원하는 것이 출원료나 특허 관리 측면에 있어서 유리하나, 제3자의 입장에서는 출원 절차의 형평성, 권리에 대한 감시와 선행기술 자료로서의 이용 등의 측면에서 가능한 한 1출원의 범위를 좁히는 것이 유리하다.
한편, 특허청의 입장에서는 출원의 분류, 검색 등 심사 부담측면에서 1출원의 범위는 좁은 것이 바람직하다.
따라서 이 규정은 서로 다른 복수의 발명을 하나의 출원서에 다수 포함시키고자 하는 출원인과이것을 허용할 경우 불이익을 받게 되는 제3자 및 특허청과의 사이에 균형을 도모하고자 도입된 규정이라고 할 수 있다.
1특허출원이란 밀접한 관계를 가지는 발명에 대 하여 하나의 출원서로 출원할 수 있도록 함으로써 출원인, 제3자 및 특허청의 편의를 도모하고자 하는 제도이다.
출원인의 입장에서는 가능한 한 다수의 발명을 하나의 출원서에 포함시켜서출원하는 것이 출원료나 특허 관리 측면에 있어서 유리하나, 제3자의 입장에서는 출원 절차의 형평성, 권리에 대한 감시와 선행기술 자료로서의 이용 등의 측면에서 가능한 한 1출원의 범위를 좁히는 것이 유리하다.
한편, 특허청의 입장에서는 출원의 분류, 검색 등 심사 부담측면에서 1출원의 범위는 좁은 것이 바람직하다.
따라서 이 규정은 서로 다른 복수의 발명을 하나의 출원서에 다수 포함시키고자 하는 출원인과이것을 허용할 경우 불이익을 받게 되는 제3자 및 특허청과의 사이에 균형을 도모하고자 도입된 규정이라고 할 수 있다.
2. 특허출원의 범위
특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다1). 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명 에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.2)
특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다1). 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명 에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.2)
가. 「하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명(이하 ‘단일성’이라 한다)」에 해당되는가의 여부3)는 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 상응하는 「특별한 기술적인 특징」을 포함하고 있어, 각 청구항에 기재된 발명들이 기술적으로 상호 관련성이 있는가에 달려 있다. 「특별한 기술적 인 특징」은 ‘각 발명에서 전체로 보아 선행기술 과 구별되는 개선된 부분’을 말한다.
여기서, 각 발명의 「특별한 기술적인 특징」은 동일하지 않더라도 상응하기만 하면 된다. 예를 들어, 어떤 청구항에서 탄성을 주기 위한 「특별한 기술적인 특징」이 고무블록일 수 있다.
나. 「특별한 기술적인 특징」은 발명의 단일성을 판단하기 위하여 특별히 제시된 개념으로, 선행기 술4)에 비해 싞규성과 짂보성을 구비하게 되는 기술적 특징을 말하며, 발명을 전체로서 고려한 후에 결정되어야 한다.
「특별한 기술적인 특징」은 선행기술에 비해 개선된 부분을 의미하므로 발명의 단일성을 충족 하는지 여부의 판단은 경우에 따라 선행기술을 검색하기 전에도 가능하지만 선행기술을 고려 한 후에 판단하는 것이 일반적이다. 예를 들어, 발명 A+X와 A+Y에 대한 청구항의 경우에 A가 청구항 모두에 공통적이므로 선행 기술을 검색하기 전이라면 선험적으로 발명의 단일성이 졲재하는 것으로 판단할 수 있으나, A 와 관계된 선행기술이 검색된 경우에는 각 청구 항은 선행기술에 비해 구별되는 동일하거나 상응하는 특별한 기술적 특징을 갖지 않으므로 후 험적으로 발명의 단일성은 결여하게 된다.
「특별한 기술적인 특징」은 선행기술에 비해 개선된 부분을 의미하므로 발명의 단일성을 충족 하는지 여부의 판단은 경우에 따라 선행기술을 검색하기 전에도 가능하지만 선행기술을 고려 한 후에 판단하는 것이 일반적이다. 예를 들어, 발명 A+X와 A+Y에 대한 청구항의 경우에 A가 청구항 모두에 공통적이므로 선행 기술을 검색하기 전이라면 선험적으로 발명의 단일성이 졲재하는 것으로 판단할 수 있으나, A 와 관계된 선행기술이 검색된 경우에는 각 청구 항은 선행기술에 비해 구별되는 동일하거나 상응하는 특별한 기술적 특징을 갖지 않으므로 후 험적으로 발명의 단일성은 결여하게 된다.
다. 1군의 발명에는 하나의 출원 내에카테고리가 동일한 여러 개의 독립항을 포함하는 경우도 있 고, 하나의 출원 내에카테고리가 상이한 여러 개의 독립항을 포함하고 있는 경우도 있을 수 있다.
또한, 하나의 청구항 내에도 1군의 발명의 범위를 넘는 발명들이 포함되어 단일성이 만족되지 않는 경우가 있을 수 있다.
또한, 하나의 청구항 내에도 1군의 발명의 범위를 넘는 발명들이 포함되어 단일성이 만족되지 않는 경우가 있을 수 있다.
라. 1군의 발명들이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는가의 여부에 대한 판단은 1군의 발명들이 각각 별개의 청구항으로 청구되었는지 또는 하나의 청구항 내에 택일적 형식으로 청구되었는지 여부와는 관계가 없다.
3. 단일성 판단 방법
단일성 판단은 기본적으로 아래와 같은 순서로 한다.
단일성 판단은 기본적으로 아래와 같은 순서로 한다.
가. 제1발명을 정하고 그 발명과 관련된 선행기술과 비교하여 선행기술에 비해 개선되는데 실질적인 작용을 하는 제1발명의 「특별한 기술적인 특징」을 확정한다. 발명의 기술내용에 따라 하나의 발명에도 복수 개의 「특별한 기술적인 특징」이 포함될 수 있다.
여기서 제1발명은 주된 발명을 의미하며 청구 항의 순서와는 관련이 없다.
여기서 제1발명은 주된 발명을 의미하며 청구 항의 순서와는 관련이 없다.
나. 제2발명을 정하고 그 발명과 관련된 선행기술 과 비교하여 선행기술에 비해 개선되는데 실질적인 작용을 하는 제2발명의 「특별한 기술적인 특징」을 확정한다. 발명의 기술내용에 따라 하나의 발명에도 복수 개의 「특별한 기술적인 특징」이 포함될 수 있다.
다. 제1발명의 「특별한 기술적인 특징」과 제2발명의 「특별한 기술적인 특징」이 상호 동일하거나 상응하는지 여부를 판단하여 양 발명 간에 기술적인 상호 관련성이 있는지 확인한다. 만약 2개의 발명 간에 동일하거나 상응하는 「특별한 기술적인 특징」을 포함하는 기술적 상호관련성이 존재한다면 이들은 하나의 총괄적 발명 개념에 속한다는 결론을 얻을 수 있다.
라. 나~다의 과정을 통해 청구범위에 기재된 발명들을 대상으로 기술적 상호 관련성이 있어 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는지 판단한다.
4. 특허출원시 주의점
1개의 발명을 특허1로 출원한 후, 위 특허1의 여러 구성요소를 개량한 발명들을 특허출원하고자 할 경우에 위 개량 발명들은 선행기술(특허1)에 의하여 1군의 발명에 해당하지 않아 각 구성요소별로 각각 특허출원을 하여야 하는 경우도 종종 발생할 수 있으므로 특허출원 시에 주의가 필요하다.
1) 1특허출원에 2개의 발명이 있는 경우, 특허심사 과정에서는 특허등록이 될 수 없으나, 착오로 특허등록이 된 후에는 특허등록 무효 사유가 되지는 않는다.
1개의 발명을 특허1로 출원한 후, 위 특허1의 여러 구성요소를 개량한 발명들을 특허출원하고자 할 경우에 위 개량 발명들은 선행기술(특허1)에 의하여 1군의 발명에 해당하지 않아 각 구성요소별로 각각 특허출원을 하여야 하는 경우도 종종 발생할 수 있으므로 특허출원 시에 주의가 필요하다.
1) 1특허출원에 2개의 발명이 있는 경우, 특허심사 과정에서는 특허등록이 될 수 없으나, 착오로 특허등록이 된 후에는 특허등록 무효 사유가 되지는 않는다.
2) 특허법 제45조 제1항(1특허출원의 범위)
3) 특허법 시행령 제6조(1군의 발명에 대한 1특허출원의
요건)
4) 선행기술이란 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 특허출원 전에 국내 또는 국 외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통싞회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명이다.
4) 선행기술이란 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 특허출원 전에 국내 또는 국 외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통싞회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명이다.