법무법인 다래
청구범위에 기능적 표현이 기재된 경우의 청구범위 해석 법리에 관하여
- 조회수
- 214
- 작성일
- 2014.10.23
1. 청구범위 해석 일반 법리
발명의 기술구성을 확정함에 있어서, (i) 그 청구항 문 언의 일반적인 의미대로 해석하느냐 아니면 (ii) 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 사항으로 해석하느냐가 쟁점이 된 사안에 대한 대법원 판례들을 살펴보면, 특허 발명의 기술적 범위를 확정함에 있어서, 청구항의 기재를 그 문언의 의미를 그대로 따라서 했을 뿐이며, 발명의 상세한 설명이나 도면의 내용에 의하여 보완(제 한 또는 확장) 해석하는 것을 배척하고 있다. 다시 말해서, 대법원은 “청구항의 기재가 그 분야의 통상적인 기술자에게 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명이나 도면에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 한, 특허발명의 기술적 범위의 확정은 청구항의 기재를 기초로 하여야 할 뿐이며, 발명의 상세한 설명이나 도면의 내용에 의하여 보완(확장 또는 제한) 해석할 수는 없다”라는 법리를 다수의 판례를 통하여 확립하고 있다.
2. 청구범위에 기능적 표현이 기재된 경우의 청구 범위 해석 법리
1) 종전 대법원의 전반적인 태도는 기능식 청구항만을 별도로 취급하기 보다는 기능식 청구항을 ‘기술적 구성이 불명확하거나 기술적 범위를 알 수 없는 경우’의 한 유형으로 간주하여 일반적인 청구범위 해석의 원칙과 동일한 기준을 적용하고 있 는 것으로 보인다. 그러나 최근에 2009. 7. 23. 선고된 대법원 2007후4977 판결은 거절결정에 대한 판결이기는 하지만 기능식 청구항에 해당하는지 의 판단기준과 해석기준에 관해서 구체적인 사안을 통하여 나름의 기준을 제시하고 있다.
발명의 기술구성을 확정함에 있어서, (i) 그 청구항 문 언의 일반적인 의미대로 해석하느냐 아니면 (ii) 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 사항으로 해석하느냐가 쟁점이 된 사안에 대한 대법원 판례들을 살펴보면, 특허 발명의 기술적 범위를 확정함에 있어서, 청구항의 기재를 그 문언의 의미를 그대로 따라서 했을 뿐이며, 발명의 상세한 설명이나 도면의 내용에 의하여 보완(제 한 또는 확장) 해석하는 것을 배척하고 있다. 다시 말해서, 대법원은 “청구항의 기재가 그 분야의 통상적인 기술자에게 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명이나 도면에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 한, 특허발명의 기술적 범위의 확정은 청구항의 기재를 기초로 하여야 할 뿐이며, 발명의 상세한 설명이나 도면의 내용에 의하여 보완(확장 또는 제한) 해석할 수는 없다”라는 법리를 다수의 판례를 통하여 확립하고 있다.
2. 청구범위에 기능적 표현이 기재된 경우의 청구 범위 해석 법리
1) 종전 대법원의 전반적인 태도는 기능식 청구항만을 별도로 취급하기 보다는 기능식 청구항을 ‘기술적 구성이 불명확하거나 기술적 범위를 알 수 없는 경우’의 한 유형으로 간주하여 일반적인 청구범위 해석의 원칙과 동일한 기준을 적용하고 있 는 것으로 보인다. 그러나 최근에 2009. 7. 23. 선고된 대법원 2007후4977 판결은 거절결정에 대한 판결이기는 하지만 기능식 청구항에 해당하는지 의 판단기준과 해석기준에 관해서 구체적인 사안을 통하여 나름의 기준을 제시하고 있다.
2) 대법원 2007후4977 판결
대법원 2007후4977 판결은 “특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항 이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지라고 할 것이다. 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이다.”라고 판시함으로써 기능식 청구항의 경우에도 청구범위에 기재된 문언에 충실하게 해석하여야 한다는 것을 밝히고 있다.
3) 위 대법원 2007후4977 판결의 구체적인 사안
ᄀ 사안의 개요 발명의 명칭을 ‘음성 제어 방법’으로 하는 출원발명(컴퓨터 게임에 등장하는 캐릭터가 발성하는 음성을 제어하는 음성제어방법에 관한 것으로, 캐릭터의 속성에 따라 캐릭터의 음성의 성질을 변화시키는 것을 특징으로 한다)에 대하여, 특허청 심사관은 출원발명의 청구항 1 내지 15항은 비교대상 발명들과 대비하여 진보성이 없다고 판단하여 거절결정하였고,이에 출원인은 거절결정불복 심판을 청구하면서 청구항 15항의 청구범위를 보정하였다. 그러나 특허심판원은 보정 후의 청구항 15항도 독립특허 요건을 갖추지 못하였다는 이유로 보정각하 결정을 하고, 원래의 거절결정을 유지하였다.
ᄀ 사안의 개요 발명의 명칭을 ‘음성 제어 방법’으로 하는 출원발명(컴퓨터 게임에 등장하는 캐릭터가 발성하는 음성을 제어하는 음성제어방법에 관한 것으로, 캐릭터의 속성에 따라 캐릭터의 음성의 성질을 변화시키는 것을 특징으로 한다)에 대하여, 특허청 심사관은 출원발명의 청구항 1 내지 15항은 비교대상 발명들과 대비하여 진보성이 없다고 판단하여 거절결정하였고,이에 출원인은 거절결정불복 심판을 청구하면서 청구항 15항의 청구범위를 보정하였다. 그러나 특허심판원은 보정 후의 청구항 15항도 독립특허 요건을 갖추지 못하였다는 이유로 보정각하 결정을 하고, 원래의 거절결정을 유지하였다.
ᄂ 청구항 15의 내용
이 사건에서 문제가 된 것은 청구항 15항인데, 구체적인 구성을 살펴보면, 「컴퓨터 게임에 등장하는 캐릭터가 발성하는 음성을 제어하는 게임 장치에 있어서(전제부 구성), 플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형(體型)을 결정하는 결정수단과(구성 요소 1), 외부로부터 입력되는 음성 또는 사전에 준비되는 음성의 성질(聲質)을 상기 캐릭터의 체형에 관한 속성정보에 기초하여 변환하는 변환수단과(구성요소 2), 상기 변환된 성질의 음성을 상기 캐릭터의 음성으로 출력하는 출력수단(구성요소 3)」에 관한 것이다.
ᄃ 기능식 청구항의 해석
위 사안에서 실질적으로 쟁점이 된 것은 구성요소 1의 플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형(體型)을 결정하는 결정수단인데, 원심인 특허법원 2007.11. 8. 선고 2007허623 판결은 구성요소 1 의 해석과 관련하여, 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예를 바탕으로 하여 구성요소 1에서 ‘체형’은 캐릭터의 ‘신장과 체중’에 대응하는 의미이고, ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하 는 수단’은 ‘플레이어가 임의로 키보드의 십자키 의 조작에 의해 캐릭터를 세로방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성’을의미하는 것으로 좁게 해석하였다.
원심의 구성요소 1에 대한 위와 같은 해석은 발명의 상세한 설명에서 플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 수단에 관한 실시예의 하나로서 기재되어 있는 것을 토대로 한 것이다. 그러나 위 대법원 판결은, ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하 는 결정수단’은 기능, 성질 등에 의한 용어가 포함되어 있는 구성으로서, 「‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 작용 내지 기능을 하는 모든 구성’으로 해석함이 원칙이나,」라고 설시한 다음에, 뒤이어서 「발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하면, ‘캐릭터의 체형’에 대해서는 캐릭터의 신장 과 체중을 의미하는 것으로 정의 또는 설명이 되어 있고(체형에 관한 대법원의 해석은 원심과 차이가 없다), ‘캐릭터의 체형을 결정하는 결정수단’에 대해서는 ‘플레이어가 임의로 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성’ 및 ‘플레이어가 캐릭터 선택 화면에서 디폴트 캐릭터의 체형을 선택하는 구성’으로 설명이 되어 있으므로, 구성요소 1(플레이어의 조작에 의해 캐릭터 의 체형(體型)을 결정하는 결정수단)은 위와 같이 “플레이어의 조작에 의하여 캐릭터의 체형을 ‘선택하거나 작성하여’ 캐릭터의 체형을 결정하는 구성을 의미하는 것으로 해석된다”」라고 하여 기능적 표현을 해석하였다. 그러면서 대법원은 원심이 구성요소 1을 “플레이 어가 임의로 키보드의 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성을 의미하는 것”이라고 판단한 해석은, 명세서의 실시예에 나타난 구성 중의 하나를 들어서 구성요소 1을 제한 해석하는 잘못을 범한 것이라고 지적하였다.
3. 맺으며
위에서 살펴 본 대법원의 판시 내용과 원심의 판시 내용 사이의 미묘한 차이점을 살펴보면, 대법원은 플레이 어가 조작에 의해서 캐릭터의 체형을 선택하거나 작성하여 체형을 결정하는 것이면 모두 구성요소 1에 해당하는 것으로 해석한 반면, 원심은 이보다 더 좁게 플레 이어가 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 것이라고 실시예를 바탕으로 한정적으로 해석하였다는 차이가 있다.
위 대법원 판결은 플레이어의 조작의 방법과 체형의 내용에 관하여 상세한 설명과 도면의 실시예에 나타난 기재 내용에 구애받지 않고 플레이어가 ‘조작’에 의해서 체형을 선택, 결정하는 것이면 모두 구성요소 1에 포함된다고 보았으므로, 위 대법원의 해석기준에 따르면, 플레이어가 마우스를 통해서 체형을 선택.결정하든, 음성 입력 장치를 통해서 체형을 선택.결정하든 또는키보드를 이용하여 실시예에 기재되어 있지 아니한 방법으로 체형을 선택.결정하든 모두 구성요소 1에 해당하는 것으로 보게 된 것이다.
위에서 살펴 본 대법원의 판시 내용과 원심의 판시 내용 사이의 미묘한 차이점을 살펴보면, 대법원은 플레이 어가 조작에 의해서 캐릭터의 체형을 선택하거나 작성하여 체형을 결정하는 것이면 모두 구성요소 1에 해당하는 것으로 해석한 반면, 원심은 이보다 더 좁게 플레 이어가 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 것이라고 실시예를 바탕으로 한정적으로 해석하였다는 차이가 있다.
위 대법원 판결은 플레이어의 조작의 방법과 체형의 내용에 관하여 상세한 설명과 도면의 실시예에 나타난 기재 내용에 구애받지 않고 플레이어가 ‘조작’에 의해서 체형을 선택, 결정하는 것이면 모두 구성요소 1에 포함된다고 보았으므로, 위 대법원의 해석기준에 따르면, 플레이어가 마우스를 통해서 체형을 선택.결정하든, 음성 입력 장치를 통해서 체형을 선택.결정하든 또는키보드를 이용하여 실시예에 기재되어 있지 아니한 방법으로 체형을 선택.결정하든 모두 구성요소 1에 해당하는 것으로 보게 된 것이다.