법무법인 다래
항소심에서 새로운 특허권에 기한 특허침해 주장의 적법 여부
- 조회수
- 221
- 작성일
- 2014.10.23
1. 들어가며
특허침해소송 1심에서 패소한 특허권자가 항소심에 이르러 기존의 특허권(이하 ‘특허 1’이라고 합니다)과 관련된 다른 특허권(이하 ‘특허 2’라고 합니다)도 침해하고 있다고 주장하는 경우 항소심 법원이 특허 2에 기한 침해금지청구에 대해 사실 심리를 하여야 하는지 아니면 부적법 각하하여야 하는지 문제됩니다.
특허침해소송 1심에서 패소한 특허권자가 항소심에 이르러 기존의 특허권(이하 ‘특허 1’이라고 합니다)과 관련된 다른 특허권(이하 ‘특허 2’라고 합니다)도 침해하고 있다고 주장하는 경우 항소심 법원이 특허 2에 기한 침해금지청구에 대해 사실 심리를 하여야 하는지 아니면 부적법 각하하여야 하는지 문제됩니다.
2. 특허침해 소송에서의 소송물1)
특허침해소송에서 특허권이나 실시행위가 다르면 별개로 소송물이 성립합니다.2) 하나의 실시형태가 복수개의 특허권의 권리범위에 속한다면 당연히 한 특허권에 기한 청구가 확정된 후에도 다른 특허권에 기한 청구가 가능하므로 소송물이 다르다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
따라서 1심 판단의 대상이 된 특허 1과 항소심에서 추가 청구의 근거가 된 특허2는 별개의 특허이므로 특허1에 기한 청구와 특허 2에 기한 청구는 소송물이 다르고, 따라서 특허 2에 기한 청구는 청구의 추가적 변경에 해당합니다.
특허침해소송에서 특허권이나 실시행위가 다르면 별개로 소송물이 성립합니다.2) 하나의 실시형태가 복수개의 특허권의 권리범위에 속한다면 당연히 한 특허권에 기한 청구가 확정된 후에도 다른 특허권에 기한 청구가 가능하므로 소송물이 다르다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
따라서 1심 판단의 대상이 된 특허 1과 항소심에서 추가 청구의 근거가 된 특허2는 별개의 특허이므로 특허1에 기한 청구와 특허 2에 기한 청구는 소송물이 다르고, 따라서 특허 2에 기한 청구는 청구의 추가적 변경에 해당합니다.
3. 특허2에 기한 청구의 위법성
가. 청구의 변경에 관한 민사소송법
가. 청구의 변경에 관한 민사소송법
민사소송법 제262조 (청구의 변경) 1 원고는 청구의 기초가 바뀌지 아니하는 한도 안에서 변론을 종결할 때 (변론 없이 한 판결의 경우에는 판결을 선고할 때)까지 청구의 취지 또는 원인을 바꿀 수 있다. 다만, 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는 그러하지 아니하다.
나. 제도적 취지
민사소송법 제262조 제1항은 청구의 기초에 동일성이 있고 소송절차를 현저히 지연시키지 않는 경우 청구를 변경할 수 있다고 규정하고 있습니다. 청구의 변경에 제한을 두는 취지는 다음과 같습니다.
원고가 기존의 소를 그대로 유지하면 소송목적을 달성 할 수 없는 경우에 소변경의 불허는 원고에게 가혹하고 종전의 심리를 백지화시킨다. 반면에 별도의 소제기 대신에 소의 변경을 무제한하게 허용하면 피고에게 방어 상 부담을 주게 되며 특히 항소심의 경우에는 심급의 이익을박탈하게 되고, 소송촉진을 저해한다. 따라서 원고의 편의, 피고의 보호, 소송촉진 등을 조화시키기 위하여 소의 변경에는 청구기초의 동일성 등의 요건을 요구하고 있다.3)
원고가 기존의 소를 그대로 유지하면 소송목적을 달성 할 수 없는 경우에 소변경의 불허는 원고에게 가혹하고 종전의 심리를 백지화시킨다. 반면에 별도의 소제기 대신에 소의 변경을 무제한하게 허용하면 피고에게 방어 상 부담을 주게 되며 특히 항소심의 경우에는 심급의 이익을박탈하게 되고, 소송촉진을 저해한다. 따라서 원고의 편의, 피고의 보호, 소송촉진 등을 조화시키기 위하여 소의 변경에는 청구기초의 동일성 등의 요건을 요구하고 있다.3)
다. 요건
(1) 청구 기초의 동일성
소송자료에 공통성이 있는 경우에는 별도의 소를 제기 하는 것보다는 소의 변경을 택하여 구 자료를 이용하는 것이 훨씬 소송경제가 될 뿐더러 피고가 방어방법을 전혀 새로운 각도로 바꾸어야 하는 어려움도 없으므로 소의 변경을 허용하는 것이 타당할 것입니다(위 이시윤 교재에서 인용).
피고 입장에서 특허 2에 기한 청구를 방어하기 위해 수집하여야 할 자료를 살펴보면 다음과 같습니다. 특허 2 는 특허 1과 기술분야가 동일할지 모르나 특허청에서 기존 특허들에 비해 진보성 있는 특허로 인정되어 특허 등록이 되었으므로 별개의 특허에 해당합니다. 따라서 피고는 새로이 특허 2의 명세서를 참작하여 청구범위를 해석하여야 하고 특허 2에 대응하는 피고의 제품과 구성 대비를 새로이 하여야 합니다. 또한, 특허 2에 신규 성•진보성이 없어 무효사유가 있다는 것 또는 피고의 실시제품이 자유실시기술이라는 것을 증명하기 위해서는 선행기술을 조사하여야 합니다.
따라서 청구의 변경 전후 소송자료에 공통성이 없고 피고의 공격 방어방법을 새롭게 수립하고 자료를 수집하여야 하므로 청구 기초의 동일성이 없다고 볼 수 있고, 결국 특허 2에 기한 청구는 실질적으로는 기존의 청구와 별개의 새로운 소송에 해당할 것입니다.
소송자료에 공통성이 있는 경우에는 별도의 소를 제기 하는 것보다는 소의 변경을 택하여 구 자료를 이용하는 것이 훨씬 소송경제가 될 뿐더러 피고가 방어방법을 전혀 새로운 각도로 바꾸어야 하는 어려움도 없으므로 소의 변경을 허용하는 것이 타당할 것입니다(위 이시윤 교재에서 인용).
피고 입장에서 특허 2에 기한 청구를 방어하기 위해 수집하여야 할 자료를 살펴보면 다음과 같습니다. 특허 2 는 특허 1과 기술분야가 동일할지 모르나 특허청에서 기존 특허들에 비해 진보성 있는 특허로 인정되어 특허 등록이 되었으므로 별개의 특허에 해당합니다. 따라서 피고는 새로이 특허 2의 명세서를 참작하여 청구범위를 해석하여야 하고 특허 2에 대응하는 피고의 제품과 구성 대비를 새로이 하여야 합니다. 또한, 특허 2에 신규 성•진보성이 없어 무효사유가 있다는 것 또는 피고의 실시제품이 자유실시기술이라는 것을 증명하기 위해서는 선행기술을 조사하여야 합니다.
따라서 청구의 변경 전후 소송자료에 공통성이 없고 피고의 공격 방어방법을 새롭게 수립하고 자료를 수집하여야 하므로 청구 기초의 동일성이 없다고 볼 수 있고, 결국 특허 2에 기한 청구는 실질적으로는 기존의 청구와 별개의 새로운 소송에 해당할 것입니다.
(2) 소송의 현저한 지연
피고는 항소심에서 특허 2에 기한 청구를 방어하기 위 해 앞에서 본 바와 같이 여러 증거자료를 새로이 찾아야 하므로 소송지연을 야기할 뿐만 아니라 피고에게 심급 의 이익을 박탈하는 결과가 됩니다.
4. 결론
따라서 특허 2에 기한 청구는 특허 1에 기한 청구와 소송물이 다르고 청구기초의 동일성이 없을 뿐만 아니라 소송지연에도 해당되어 민사소송법 제262조 제1항에 위배되므로 부적법 각하되어야 할 것으로 사료됩니다.
특허 2에 기한 청구가 각하되면 원고는 1심 법원에 특허 2 에 기한 특허침해소송을 제기할 수 있습니다.
1) 민사소송에서 심판의 대상을 의미, 청구의 특정과 그 범위를 결정하는 표준
2) 권택수, “특허권 침해금지ᅵ청구소송에 잇어서의 실무상제 문제”, 민 형사실무연구, 서울북부지방 법원
3) 이시윤, 신민사소송법, 박영사(2002), 584, 585면
따라서 특허 2에 기한 청구는 특허 1에 기한 청구와 소송물이 다르고 청구기초의 동일성이 없을 뿐만 아니라 소송지연에도 해당되어 민사소송법 제262조 제1항에 위배되므로 부적법 각하되어야 할 것으로 사료됩니다.
특허 2에 기한 청구가 각하되면 원고는 1심 법원에 특허 2 에 기한 특허침해소송을 제기할 수 있습니다.
1) 민사소송에서 심판의 대상을 의미, 청구의 특정과 그 범위를 결정하는 표준
2) 권택수, “특허권 침해금지ᅵ청구소송에 잇어서의 실무상제 문제”, 민 형사실무연구, 서울북부지방 법원
3) 이시윤, 신민사소송법, 박영사(2002), 584, 585면