법무법인 다래
특허 명세서에 기재된 종래기술이 출원 전 공지기술인지 여부(적극)
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- 129
- 작성일
- 2014.10.23
[들어가며]
특허청에서 심사관은 심사지침서에 근거하여 특허심사를 하고 있다. 그러나, 심사지침서의 일부분은 대법원 판례와는 약간 다르게 규정되어 있는 경우도 있다. 이 논단에서는 ‘종래기술’에 대하여 심사지침서에 규정되어 있는 것과 대법원 판례의 차이점에 대하여 살피어 본다.
나. 명세서에서 종래기술에 대한 기재방법
명세서의 구체적인 기재방법으로서 【발명의 상세한 설명】 은 원칙적으로【기술분야】,【배경기술】,【발명의 내용】, 【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】란으로 구분하여 기재하며,그 내용은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 이해하고 또한 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다(특칙 별지 제15호 서식).
위의 【배경기술】에는 발명의 이해, 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 기재하고, 출원인 이 종래기술의 문헌정보를 알고 있는 때에는 이를 함께 기재하며, 【효과】에는 특허를 받고자 하는 발명이 종래의 기술과 대비하여 우수하다고 인정되는 사항을 기재3)한다.
또한, 명세서의 【해결하고자 하는 과제】에는 특허를 받고자 하는 발명이 과제로 하고 있는 종래 기술의 문제점 등을 기재하고, 발명의 이해, 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 기재하고, 출원인이 종래기술의 문헌정보를 알고 있는 때에는 이를 함께 기재한다.
가. 특허청의 심사지침서
특허청 심사지침서4)에는 “심사의 대상이 되는 출원의 명세서 중에 종래기술로 기재된 발명의 경우 출원인이 그 명세서 또는 의견서 등에서 그 종래기술이 출원전에 공지되었음을 인정하고 있는 경우에는 이를 인용발명으로 하여 청구 항에 기재된 발명의 신규성을 판단할 수 있다.”고 기재되어 있어, 특허 심사과정에서는 명세서에 종래기술의 공지시점을 기재하고 있지 않으면 이를 인용발명으로 볼 수 없는 것으로 설명되고 있다.
나. 판례
우리 판례에서 이 문제를 명확하게 언급하지 않고 명세서의 종래기술은 그것이 어떤 선행 특허나 실용신안의 등록(공개) 공보에 의한 것임을 밝히지 아니한 경우에도, 마치 공지된 기술인양 전제하고 논리를 전개한 경우가 많았다. 예를 들면, 명세서의 '종래기술'과 '명세서 자체의 기술'은 별개라는 전제 아래 종래기술의 기재를 누락한 것은 등록무효 사 유5)가 아니며, (명세서의 '종래기술'에 의한 거절도 가능하지만) 명세서의 '종래기술'에 의한 (진보성 결여의) 거절결정은 다른 거절사유와는 별도의 거절사유6)로 보아야 하고, 등록 고안의 명세서에서 종래기술로 기재하고 있는 기술은 A 구성을 가지고 있는데 (종래기술은 당연히 진보성을 부정하는 공지기술이므로) A 구성에 다른 간행물에 게재된 고안을 결합하여 진보성을 부정할 수 있다7)고 하며, 명칭이 '선행기술'이라고 되어 있는 경우에도 공지기술8)이라고 하고, 명세서의 '종래기술'에 나타난 기술 구성은 공지기술임은 물론 나아가 '주지•관용의 기술'이라고9)까지 하며, 명세서에 기재된 설명은 (특별한 다른 기재가 없어도) 공지 기술로 기재된 것10)으로 보는 것이다. 따라서 명세서에서 공지기술로 기재된 경우에는 권리범위에서도 당연히 제외되는 것11) 이다.
또한, 대법원은 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결에 서 이 사건 등록 고안의 명세서에 종래기술로 기재된 기술은 구체적으로 어떻게 공지되었다거나 어떻게 공연히 실시된 바 있다거나 혹은 어떤 간행물에 기재된 바 있다거나 하는 등의 기재가 없는 경우에도 당연히 공지기술로 보아야 할 것이라고 명시적으로 판시하고 있다.
특허청에서 심사관은 심사지침서에 근거하여 특허심사를 하고 있다. 그러나, 심사지침서의 일부분은 대법원 판례와는 약간 다르게 규정되어 있는 경우도 있다. 이 논단에서는 ‘종래기술’에 대하여 심사지침서에 규정되어 있는 것과 대법원 판례의 차이점에 대하여 살피어 본다.
1. 특허 명세서에 기재하는 종래기술에 대하여
가. 종래기술과 관련된 특허 요건
가. 종래기술과 관련된 특허 요건
특허법 제29조 제1항 각호에서는 특허 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명(종래기술)이 거나, 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허법 제29조 제1항 각호의1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 신규 성 또는 진보성1)이 결여되어 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다.
위와 같이 특허법 제29조 제2항에서 진보성이 없는 발명에 대하여 특허를 부여하지 않도록 한 이유는 종래기술과 동일 하지만 않을 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나 개선의 정도가 미미한 기술에 대하여 특허권을 부여하는 것은 기술의 발달에 공헌한 자에 대하여 그 공개의 대가로 독점배타권을 부여하는 특허제도의 취지와도 맞지 않게 될 뿐만 아니라 이러한 특허권에 의해 제3자의 기술 실시가 제한됨으로써 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 오히려 반하기 때문이다.
위와 같이 특허법 제29조 제2항에서 진보성이 없는 발명에 대하여 특허를 부여하지 않도록 한 이유는 종래기술과 동일 하지만 않을 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나 개선의 정도가 미미한 기술에 대하여 특허권을 부여하는 것은 기술의 발달에 공헌한 자에 대하여 그 공개의 대가로 독점배타권을 부여하는 특허제도의 취지와도 맞지 않게 될 뿐만 아니라 이러한 특허권에 의해 제3자의 기술 실시가 제한됨으로써 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 오히려 반하기 때문이다.
나. 명세서에서 종래기술에 대한 기재방법
이러한 발명의 내용을 이해하기 위해서는 어떤 기술분야에서 어떤 미해결과제가 있고 어떤 수단을 사용하여 그것을 해결하였는가 하는 설명이 발명의 상세한 설명 중에 기재되어 있을 필요가 있으며, 이는 세계 여러 나라의 명세서 작성에 있어서 일반적으로 채택되고 있는 기재방법이기도 하다.
특허 명세서의 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재2)하여야 하며, 이는 해당 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자가 출원 시 그 발명이속하는 기술분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재해야 한다는 것을 의미한다.
특허 명세서의 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재2)하여야 하며, 이는 해당 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자가 출원 시 그 발명이속하는 기술분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재해야 한다는 것을 의미한다.
명세서의 구체적인 기재방법으로서 【발명의 상세한 설명】 은 원칙적으로【기술분야】,【배경기술】,【발명의 내용】, 【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】란으로 구분하여 기재하며,그 내용은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 이해하고 또한 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다(특칙 별지 제15호 서식).
위의 【배경기술】에는 발명의 이해, 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 기재하고, 출원인 이 종래기술의 문헌정보를 알고 있는 때에는 이를 함께 기재하며, 【효과】에는 특허를 받고자 하는 발명이 종래의 기술과 대비하여 우수하다고 인정되는 사항을 기재3)한다.
또한, 명세서의 【해결하고자 하는 과제】에는 특허를 받고자 하는 발명이 과제로 하고 있는 종래 기술의 문제점 등을 기재하고, 발명의 이해, 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 기재하고, 출원인이 종래기술의 문헌정보를 알고 있는 때에는 이를 함께 기재한다.
2. 명세서에 기재된 종래 기술은 출원 전 공지 기술임
명세서에 종래기술로 기재되어 있으나 공지 시점이 기재되지 않은 발명을 신규성 또는 진보성을 부정하는 인용발명으로 볼 수 있는지 여부에 대하여 논란이 있었다.
그러나, 특허출원 명세서의 발명의 상세한 설명에는 【배 경기술】란을 두고 있고, 이것은 그 발명의 배경기술 (background art)에 비교•대비하여야 할 선행기술에 관하 여 그 내용을 구체적으로 기재함과 동시에 그것에 관련된 문헌을 원칙적으로 문헌명으로 기재하는 것이다. 그런데 명세서에 있어서 발명의 상세한 설명은 당해 발명을 정확하게 개시하는 것을 주목적으로 하는 것이지만, 한편으로는 당해 발명의 특허가능성의 이유를 주장하여 입증하는 면도 가지고 있는 것이다.
즉, 당해 발명이 어떠한 이유에서 특허성이 있는 것인지, 특히 어떤 이유로 종래기술(선행기술)에 대비하여 진보성이 있다고 특허출원인이 생각하여 특허출원을 하고 있는 것인지라고 하는 근거가 이해되도록 기재하는 것이 필요한 경우가 많다. 그 기재는 당해 발명이 특허를 받을 수 있는 것이라고 하는 주장을 하는 이유를 제3자(심사관을 포함하여)를 설득하는 역할도 현실적으로는 다하고 있는 것이라고 말 할 수 있다.
원래 자신이 발명한 신기술은 발명자의 선택에 따라 그냥 영업비밀로 유지할 수도 있고, 특허출원하여 공개함으로써 특허권을 받을 수도 있는 것이다. 그러나 명세서에 종래의 기술을 기재하는 이유가 위와 같은 이상, 출원발명의 진보 성을 인정받기 위한 명세서에 종래기술로서 영업비밀을 기재하더라도, 진보성을 인정받음에 있어서는 아무런 도움이 안될 것이다.
왜냐하면, 실용신안법 제5조 제2항(특허법은 제29조 제2항)은 출원 전에 그 고안(발명)이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지되거나 공연히 실시된 발명 혹은 반포된 간행물에 기재되거나 전기통신회선(인터넷)에 개시된 고안(발명)으로부터 용이하게 고안(발명)할 수 없는 고안(발명)이 진보성이 있는 것이라고 정의하고 있기 때문이다.
따라서 종래의 영업비밀인 기술로부터 진보한 기술은 실용신안법이나 특허법에 의한 보호를 받는 것과는 별개의 것이다.
미국의 특허출원 실무에 있어서도 종래기술에 기재된 모든 것은 공지기술로 간주되고, 출원인에게 불리하게 고려될 수 있다고 한다.
미국 특허청의 심사기준과주15) 판례도 동일한 태도를 취하고 있어서, 출원인에 의한 自認(Admission) 공지기술이라고 부르며, 출원인이 어떤 것을 종래기술(선행기술)이라고 기재한 경우에는 그것은 청구범위에 불리하게 사용될 수 있는 것으로 간주된다고 하며 진보성 결여를 이유로 하는 거절결정에 사용된다.
일본의 경우에 있어서도 종래의 기술을 광의로 해석하면 발명의 창작 이전에 존재하고 있던 (모든) 기술이어서 공지 인지 아닌지와 관계없다고 할 수 있겠으나, 특허를 받으려는 발명은 신규성과 진보성의 요건을 만족하여야만 하는 것이기 때문에 특허를 받으려는 발명에 대한 종래의 기술이라고 하는 것은 특허법 제29조 제1항 각호에 해당하는 공지의 발명이라고 한다.
아래에서는 이에 대한 특허청의 심사지침서와 판례를 살피어 본다.
명세서에 종래기술로 기재되어 있으나 공지 시점이 기재되지 않은 발명을 신규성 또는 진보성을 부정하는 인용발명으로 볼 수 있는지 여부에 대하여 논란이 있었다.
그러나, 특허출원 명세서의 발명의 상세한 설명에는 【배 경기술】란을 두고 있고, 이것은 그 발명의 배경기술 (background art)에 비교•대비하여야 할 선행기술에 관하 여 그 내용을 구체적으로 기재함과 동시에 그것에 관련된 문헌을 원칙적으로 문헌명으로 기재하는 것이다. 그런데 명세서에 있어서 발명의 상세한 설명은 당해 발명을 정확하게 개시하는 것을 주목적으로 하는 것이지만, 한편으로는 당해 발명의 특허가능성의 이유를 주장하여 입증하는 면도 가지고 있는 것이다.
즉, 당해 발명이 어떠한 이유에서 특허성이 있는 것인지, 특히 어떤 이유로 종래기술(선행기술)에 대비하여 진보성이 있다고 특허출원인이 생각하여 특허출원을 하고 있는 것인지라고 하는 근거가 이해되도록 기재하는 것이 필요한 경우가 많다. 그 기재는 당해 발명이 특허를 받을 수 있는 것이라고 하는 주장을 하는 이유를 제3자(심사관을 포함하여)를 설득하는 역할도 현실적으로는 다하고 있는 것이라고 말 할 수 있다.
원래 자신이 발명한 신기술은 발명자의 선택에 따라 그냥 영업비밀로 유지할 수도 있고, 특허출원하여 공개함으로써 특허권을 받을 수도 있는 것이다. 그러나 명세서에 종래의 기술을 기재하는 이유가 위와 같은 이상, 출원발명의 진보 성을 인정받기 위한 명세서에 종래기술로서 영업비밀을 기재하더라도, 진보성을 인정받음에 있어서는 아무런 도움이 안될 것이다.
왜냐하면, 실용신안법 제5조 제2항(특허법은 제29조 제2항)은 출원 전에 그 고안(발명)이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지되거나 공연히 실시된 발명 혹은 반포된 간행물에 기재되거나 전기통신회선(인터넷)에 개시된 고안(발명)으로부터 용이하게 고안(발명)할 수 없는 고안(발명)이 진보성이 있는 것이라고 정의하고 있기 때문이다.
따라서 종래의 영업비밀인 기술로부터 진보한 기술은 실용신안법이나 특허법에 의한 보호를 받는 것과는 별개의 것이다.
미국의 특허출원 실무에 있어서도 종래기술에 기재된 모든 것은 공지기술로 간주되고, 출원인에게 불리하게 고려될 수 있다고 한다.
미국 특허청의 심사기준과주15) 판례도 동일한 태도를 취하고 있어서, 출원인에 의한 自認(Admission) 공지기술이라고 부르며, 출원인이 어떤 것을 종래기술(선행기술)이라고 기재한 경우에는 그것은 청구범위에 불리하게 사용될 수 있는 것으로 간주된다고 하며 진보성 결여를 이유로 하는 거절결정에 사용된다.
일본의 경우에 있어서도 종래의 기술을 광의로 해석하면 발명의 창작 이전에 존재하고 있던 (모든) 기술이어서 공지 인지 아닌지와 관계없다고 할 수 있겠으나, 특허를 받으려는 발명은 신규성과 진보성의 요건을 만족하여야만 하는 것이기 때문에 특허를 받으려는 발명에 대한 종래의 기술이라고 하는 것은 특허법 제29조 제1항 각호에 해당하는 공지의 발명이라고 한다.
아래에서는 이에 대한 특허청의 심사지침서와 판례를 살피어 본다.
가. 특허청의 심사지침서
특허청 심사지침서4)에는 “심사의 대상이 되는 출원의 명세서 중에 종래기술로 기재된 발명의 경우 출원인이 그 명세서 또는 의견서 등에서 그 종래기술이 출원전에 공지되었음을 인정하고 있는 경우에는 이를 인용발명으로 하여 청구 항에 기재된 발명의 신규성을 판단할 수 있다.”고 기재되어 있어, 특허 심사과정에서는 명세서에 종래기술의 공지시점을 기재하고 있지 않으면 이를 인용발명으로 볼 수 없는 것으로 설명되고 있다.
나. 판례
우리 판례에서 이 문제를 명확하게 언급하지 않고 명세서의 종래기술은 그것이 어떤 선행 특허나 실용신안의 등록(공개) 공보에 의한 것임을 밝히지 아니한 경우에도, 마치 공지된 기술인양 전제하고 논리를 전개한 경우가 많았다. 예를 들면, 명세서의 '종래기술'과 '명세서 자체의 기술'은 별개라는 전제 아래 종래기술의 기재를 누락한 것은 등록무효 사 유5)가 아니며, (명세서의 '종래기술'에 의한 거절도 가능하지만) 명세서의 '종래기술'에 의한 (진보성 결여의) 거절결정은 다른 거절사유와는 별도의 거절사유6)로 보아야 하고, 등록 고안의 명세서에서 종래기술로 기재하고 있는 기술은 A 구성을 가지고 있는데 (종래기술은 당연히 진보성을 부정하는 공지기술이므로) A 구성에 다른 간행물에 게재된 고안을 결합하여 진보성을 부정할 수 있다7)고 하며, 명칭이 '선행기술'이라고 되어 있는 경우에도 공지기술8)이라고 하고, 명세서의 '종래기술'에 나타난 기술 구성은 공지기술임은 물론 나아가 '주지•관용의 기술'이라고9)까지 하며, 명세서에 기재된 설명은 (특별한 다른 기재가 없어도) 공지 기술로 기재된 것10)으로 보는 것이다. 따라서 명세서에서 공지기술로 기재된 경우에는 권리범위에서도 당연히 제외되는 것11) 이다.
또한, 대법원은 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결에 서 이 사건 등록 고안의 명세서에 종래기술로 기재된 기술은 구체적으로 어떻게 공지되었다거나 어떻게 공연히 실시된 바 있다거나 혹은 어떤 간행물에 기재된 바 있다거나 하는 등의 기재가 없는 경우에도 당연히 공지기술로 보아야 할 것이라고 명시적으로 판시하고 있다.
3. 결론
특허청 심사지침서에는 출원인이 그 명세서 또는 의견서 등에서 그 종래기술이 출원전에 공지되었음을 인정하고 있는 경우에는 이를 인용발명으로 하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 판단할 수 있다고 설명하고 있으나, 상기 대법원 2004후2031 판결과 같이 명세서에 종래기술로 기재된 기술은 구체적으로 어떻게 공지되었다거나 어떻게 공연히 실시된 바 있다거나 혹은 어떤 간행물에 기재된 바 있다거나 하는 등의 기재가 없는 경우에도 당연히 공지기술로 보 아야 할 것이다.
1) “진보성:이란 용어는 특허법상 명문으로 규정되어 있지 않으나, 특허법 제29조 제1항 각호의1에 규정된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가용이하게 발명할 수 있는 발명을 진보성이 없는 발명이라 하며 그러하지 아니한 발명을 진보성이 있는 발명이라 한다.
2) 특허법 제42조 제3항
3) 특허청, 2009. 06, 특허실용신안 심사지침서 4110-3
4) 특허청, 2009. 06, 특허 실용신안 심사지침서 26쪽
5) 대법원 1986. 9. 9. 선고 85후68 판결 6) 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 7) 대법원 2004. 9. 13. 선고 2003후663 판결 8) 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1989 판결 9) 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후1133 판결 10) 대법원 2000. 12. 8. 선고 99후260 판결 11) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결
특허청 심사지침서에는 출원인이 그 명세서 또는 의견서 등에서 그 종래기술이 출원전에 공지되었음을 인정하고 있는 경우에는 이를 인용발명으로 하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 판단할 수 있다고 설명하고 있으나, 상기 대법원 2004후2031 판결과 같이 명세서에 종래기술로 기재된 기술은 구체적으로 어떻게 공지되었다거나 어떻게 공연히 실시된 바 있다거나 혹은 어떤 간행물에 기재된 바 있다거나 하는 등의 기재가 없는 경우에도 당연히 공지기술로 보 아야 할 것이다.
1) “진보성:이란 용어는 특허법상 명문으로 규정되어 있지 않으나, 특허법 제29조 제1항 각호의1에 규정된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가용이하게 발명할 수 있는 발명을 진보성이 없는 발명이라 하며 그러하지 아니한 발명을 진보성이 있는 발명이라 한다.
2) 특허법 제42조 제3항
3) 특허청, 2009. 06, 특허실용신안 심사지침서 4110-3
4) 특허청, 2009. 06, 특허 실용신안 심사지침서 26쪽
5) 대법원 1986. 9. 9. 선고 85후68 판결 6) 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 7) 대법원 2004. 9. 13. 선고 2003후663 판결 8) 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1989 판결 9) 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후1133 판결 10) 대법원 2000. 12. 8. 선고 99후260 판결 11) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결