법무법인 다래
직무발명
- 조회수
- 230
- 작성일
- 2014.10.23
I. 개설
발명진흥법은 “종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’으로 표기)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자•법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’으로 표기)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”을 "직무발명"으로 정의하고 있고, “종업원 등이 특허, 실용신안 등록, 디자인등록을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다.”고 규정하고 있는바(동법 제2조 2호, 제10조 1항), 이와 같이 종업원 등이 그의 직무와 관련하여 행한 발명을 직무발명 또는 종업원 발명이라고 합니다.2)3) 이에 반하여 그의 직무와 상관없이 행한 발명은 자유발명이라고 합니다.
종래 발명은 개인에 의하여 달성되는 것이 보통이었으나, 산업의 진보발전에 따라 기술은 점차 복잡하여지고 기술경쟁도 격화되어 신제품의 개발에 의한 시장 확보와 국제경쟁력 강화가 기업의 지상과제로 등장함에 따라 기술개발은 신속한 정보의 입수, 다수인의 기술전문가. 기능공들에 의한 업무의 분담 . 협력 및 기업 . 연구소. 대학. 국가연구 기관 등에 의한 막대한 설비.자본을 투입한 조직적인 연구에 의존하지 않을 수 없게 되었고, 자본주의적 생산조직이 발명형태에도 그대로 반영되어 오늘날에는 회사 등과 종업원들의 공동연구에 의한 집단발명의 형태가 대세가 되었는바, 이 경우 발명의 성과를 종업원과 사용자 중 누구에게 귀속케 할 것인가는 단순한 노사간의 이익조정에 문제에 그치는 것이 아니고 한 나라의 산업정책과 밀접한 관계를 가진 극히 중요한 문제라 하겠습니다.
III. 직무발명에 관한 권리의 귀속
가. 종업원 등의 권리
(1) 보상청구권의 발생 종업원 등이 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 사용자 등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정하게 한 때에는 정당한 보상을 받을 권리를 가지는바(발명진흥법 제15조 1항), 이 규정은 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정이라고 해석되므로 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나, 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나, 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 따위의 계약 혹은 근무규정은 모두 무효입니다.
(2) 보상액 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우, 그에 따른 보상이, 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의의 상황, 책정된 보상기준의 공표 . 게시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황, 보상형태와보상액을 결정할 때 종업원 등으로부터의 의견 청취 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 보고(발명진흥법 제15조 2항), 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나, 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우, 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하 여야 합니다(발명진흥법 제15조 3항).
나. 사용자의 권리
(1) 무상의 법정실시권 종업원 등 또는 그 승계인이 직무발명에 관하여 특허를 받은 때에는 사용자 등은 그 특허발명을 당연히 실시할 권리를 가집니다. 이 실시권은 법률의 규정에 의하여특허법의 설정등록시로부터 당연히 발생하는 법정의 통상 실시권(발명진흥법 제10조 제1항)이며 등록하지 않아 도 특허권 등을 그 이후에 취득한 자에게 대하여도 효력을 가집니다(특허법 제118조 2항).
한편, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 하고(발명진흥법 제12조), 이 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방 자치단체는 제외한다)은 종업원 등으로부터 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 하는데(동법 13조 1항, 동법 시행령 제7조 1항) 사용자 등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 보고, 이 경우 사용자 등은 동법 제10조 1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없습니다(동법 제13조 3항).
(2) 특허부여 전의 권리관계 발명진흥법 제10조는 직무발명에 대하여 특허권이 설정되었을 때를 규정한 것이나, 위 규정의 취지가 사용자와 종업원 사이의 이익조정을 공정하게 하자는 취지의 규정이므로 특허등록 전후에 걸쳐 직무발명 일반에 대하여 적용된다고 봄이 상당합니다.
(3) 예약승계 사용자 등은 미리 종업원 등이 한 직무발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리, 또는 특허권을 승계한다는 내용의 약정(계약 또는 근무규칙)을 할 수 있고, 전용실시권을 설정한다는 예약도 유효하나, 다만 이 경우는 발명자에게 정당한 보상을 하여야 합니다(발명진흥법 제15조).
그러나 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권(專用實施權)을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효입니다(동법 제10조 3항).
발명진흥법은 “종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’으로 표기)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자•법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’으로 표기)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”을 "직무발명"으로 정의하고 있고, “종업원 등이 특허, 실용신안 등록, 디자인등록을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다.”고 규정하고 있는바(동법 제2조 2호, 제10조 1항), 이와 같이 종업원 등이 그의 직무와 관련하여 행한 발명을 직무발명 또는 종업원 발명이라고 합니다.2)3) 이에 반하여 그의 직무와 상관없이 행한 발명은 자유발명이라고 합니다.
종래 발명은 개인에 의하여 달성되는 것이 보통이었으나, 산업의 진보발전에 따라 기술은 점차 복잡하여지고 기술경쟁도 격화되어 신제품의 개발에 의한 시장 확보와 국제경쟁력 강화가 기업의 지상과제로 등장함에 따라 기술개발은 신속한 정보의 입수, 다수인의 기술전문가. 기능공들에 의한 업무의 분담 . 협력 및 기업 . 연구소. 대학. 국가연구 기관 등에 의한 막대한 설비.자본을 투입한 조직적인 연구에 의존하지 않을 수 없게 되었고, 자본주의적 생산조직이 발명형태에도 그대로 반영되어 오늘날에는 회사 등과 종업원들의 공동연구에 의한 집단발명의 형태가 대세가 되었는바, 이 경우 발명의 성과를 종업원과 사용자 중 누구에게 귀속케 할 것인가는 단순한 노사간의 이익조정에 문제에 그치는 것이 아니고 한 나라의 산업정책과 밀접한 관계를 가진 극히 중요한 문제라 하겠습니다.
II. 직무발명의 성립요건
직무발명이라 함은 (1) 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 (2) 성질상 사용자 . 법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)의 업무범위에 속하고, (3)그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것을 말하므로(위법 제2조 2호), 직무발명으로 인정되기 위해서는 위 요소들을 충족하여야 합니다.
직무발명이라 함은 (1) 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 (2) 성질상 사용자 . 법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)의 업무범위에 속하고, (3)그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것을 말하므로(위법 제2조 2호), 직무발명으로 인정되기 위해서는 위 요소들을 충족하여야 합니다.
가. 종업원 등이 그 직무에 관하여 한 발명일 것
(1) 종업원이란 사용자와 고용계약 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 자를 말하며, 여기에는 계속적 . 계획적으로 고용되지 않고 일시적 . 임시적으로 고용된 유급의 촉탁이나 고문, 임시공 및 계절적인 노동자나 일정한 기술 내지 기능을 습득하고 있는 양성공 . 수습공도 포함되고, 대학 교수도 포함되는 경우가 있습니다.
또한 법인의 임원에는 법인의 업무를 집행하는 자, 즉 법인의 대표이사, 이사, 임시이사, 감사(민법 제57조, 제63조, 제66조, 상법 제382조, 409조)뿐만 아니라, 합자회사의 무한책임사원(상법 제273조)도 포함됩니다.
(2) 위와 같은 종업원의 지위는 발명을 착상하고 그 완성을 하기까지 사이에 존속하고 있으면 족하고, 그 후 설령 퇴직을 하고 특허출원을 하여 특허등록이 되었다 하더 라도 그것은 직무발명으로 인정됩니다.
나. 그 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하는 발명일 것
(1) 사용자란 근로기준법 제15조와 같은 의미로 해석할 수는 없고, 민법 제756조에서의 사용자와 같은 의미, 즉, 타인을 선임하여 어느 사무에 종사하게 하고 그 지휘감독을 하는 자를 말하는바, 이러한 관계는 고용계약에 기 한 것이거나 위임 혹은 조합에 기한 경우이든 상관이 없고, 그 관계가 법률적으로 유효할 필요도 없기 때문에, 예컨대, 고용계약이 무효이거나 취소된 경우에도 사실상의 종업원 등으로서 행하는 발명은 직무발명에 해당 합니다. 다만 법인격 없는 사단 또는 재단은 설령 그 대표자나 관리인이 정해진 경우에도 여기의 사용자에 포함되지 않는다는 견해가 많습니다.
(2) 직무발명이 되기 위하여는 그 발명이 성질상 사용자의 업무에 속하는 기술을 그 내용으로 하여야 합니다. 성질상 사용자의 업무에 속하는지 여부는 구체적 사정을 고려하여 신중히 판단할 문제로서 형식적으로 법인의 정관에 기재된 목적에 한정하여 결정할 것은 아닙니다. 예컨대, 1비누의 제조만을 하는 공장에서 비누제조법의 개량이나 새로운 비누 등에 관하여 한 발명은 그 업무범위에 속한다 할 것이나, 비누의 양부(良否)감별법의 발명, 물비누의 용기의 발명 등은 그 업무범위에 속하지 않는다 할 것이고, 2섬유의 제조를 업무로 하는 기업에서 섬유를 짜는 방법에 관한 발명은 그 업무범위에 속하나, 새로운 직기의 발명은 그 기업이 그 직기의 제조 . 판매를 하지 않는 한 그 업무범위에 속하지 않는 다 할 것이며, 3현미경을 사용하여 약품을 검사하고 혹은 미생물을 연구하는 약품회사의 종업원이 현미경 자체를 개량하는 발명을 한 경우도 그 업무범위에 속하지 않는다 할 것입니다.
나. 그 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하는 발명일 것
(1) 사용자란 근로기준법 제15조와 같은 의미로 해석할 수는 없고, 민법 제756조에서의 사용자와 같은 의미, 즉, 타인을 선임하여 어느 사무에 종사하게 하고 그 지휘감독을 하는 자를 말하는바, 이러한 관계는 고용계약에 기 한 것이거나 위임 혹은 조합에 기한 경우이든 상관이 없고, 그 관계가 법률적으로 유효할 필요도 없기 때문에, 예컨대, 고용계약이 무효이거나 취소된 경우에도 사실상의 종업원 등으로서 행하는 발명은 직무발명에 해당 합니다. 다만 법인격 없는 사단 또는 재단은 설령 그 대표자나 관리인이 정해진 경우에도 여기의 사용자에 포함되지 않는다는 견해가 많습니다.
(2) 직무발명이 되기 위하여는 그 발명이 성질상 사용자의 업무에 속하는 기술을 그 내용으로 하여야 합니다. 성질상 사용자의 업무에 속하는지 여부는 구체적 사정을 고려하여 신중히 판단할 문제로서 형식적으로 법인의 정관에 기재된 목적에 한정하여 결정할 것은 아닙니다. 예컨대, 1비누의 제조만을 하는 공장에서 비누제조법의 개량이나 새로운 비누 등에 관하여 한 발명은 그 업무범위에 속한다 할 것이나, 비누의 양부(良否)감별법의 발명, 물비누의 용기의 발명 등은 그 업무범위에 속하지 않는다 할 것이고, 2섬유의 제조를 업무로 하는 기업에서 섬유를 짜는 방법에 관한 발명은 그 업무범위에 속하나, 새로운 직기의 발명은 그 기업이 그 직기의 제조 . 판매를 하지 않는 한 그 업무범위에 속하지 않는 다 할 것이며, 3현미경을 사용하여 약품을 검사하고 혹은 미생물을 연구하는 약품회사의 종업원이 현미경 자체를 개량하는 발명을 한 경우도 그 업무범위에 속하지 않는다 할 것입니다.
다. 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것
(1) 발명을 하게 된 행위라 함은 발명을 하는 것이 직무인 경우(구체적인 과제를 부여받아 발명업에 종사하는 것) 뿐만 아니라, 널리 발명완성에 이르기까지의 행위로서 발명을 의도 하였는가 아닌가에 관계없이 직무수행의 결과 생기는 모든 발명행위를 의미하는바, 이러한 행위에는정신적 활동(이론추구, 사색, 문헌조사 등) 및 이에 부수하는 육체적 활동(실험, 기계제작 등)을 포함하되, 주로 근무시간 중에 행하여진 행위를 말합니다.
이와 관련하여, 종업원 등이 어떤 발명을 완성한 상태에서 특정 회사로부터 특정 프로젝트를 완성할 것을 내용으로 하는 고용계약을 체결하고 그 프로젝트를 완성한 경우 직무발명에 속한다고 볼 것인가?
발명이란 사상(idea)이며 그 발명을 이루는 기본적 사상이 완성되어 있는 상태라면 그 후 어느 회사의 자금지원이나, 시설지원을 받아 어떤 특정한 프로젝트를 완성하였더라도 이는 발명을 실시한 것이라고 볼 여지는 있 을지언정 새로운 발명을 하였다고 볼 수는 없을 것이고, 그 발명이 어떤 실험적 데이터를 필요로 하는 발명이라면 아직 완성되었다고 볼 수 없을 것이므로, 종업원 등 이 회사의 지원을 받아 실험 등을 하여 발명을 완성한 경우에는 직무발명에 해당할 것입니다.
(2) 위에서 본 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 □ □ 현재 또는 과거 □□의 직무에 속하여야만 직무발명으로 되는데, □ □ 현재 또는 과거 □□의 직무라 함은 동일 기업 내에서(즉 동일 사용자와 고용관계에 있는 동안) 종업원 등의 현재 또는 과거의 그 소관업무를 말합니다.
따라서 현재는 경리부장이지만 과거에는 공장장으로 근무했던 甲이 경리부장으로 일하는 동안 공장장의 업무에 속했었던 하나의 발명을 완성한 경우에는 설령 그 발명을 한 행위가 경리부장으로서의 직무에 속하지 않는 다 할지라도 직무발명이 된다 할 것이나, 甲이 A회사에 근무할 때의 경험을 바탕으로 하여 B회사로 이직한 후 A회사의 업무에 속하는 발명을 하였더라도 이것은 A회사에 대하여 직무발명이 되지 않는다 할 것입니다.
특히 문제가 되는 것은 퇴직 후의 발명이 재직 중의 직무에 속하는 경우인데, 종업원이 어느 회사에 재직 중 발명을 완성하였으나 퇴직 후에 특허출원을 하였다 하더라도 그것은 직무발명에 속하는 반면, 퇴직 후에 완성 한 발명에 관하여 우리 특허법은 아무런 규제규정을 두고 있지 않으므로 원칙적으로 자유발명이라고 볼 수밖에 없습니다.
(3) 다음으로 발명을 하게 된 행위가 □ □ 직무에 속한다. □ □ 고 볼 수 있는지 아닌지에 대한 구체적인 판단은 당해 종업원의 지위, 급여, 직종 등을 종합적으로 판단 하여야 하며, 종업원 등의 직무내용 내지 직책(post)이 참고로 될 것입니다.
사용자 등이 오로지 어떤 발명을 시킬 목적으로 그 종업원을 고용한 경우, 처음부터 발명목적으로 고용하지는 않았지만 후에 종업원 등에게 어떤 구체적인 발명을 하도록 명령하거나, 구체적인 과제를 부여한 경우에는 그 발명이 직무발명에 해당한다고 보아야 할 것임은 의문이 없지만, 종업원 등이 당해 발명에 관하여 사용자 등으로부터 명령을 받지 않았거나 구체적 과제도부여받지 않고 어떤 발명을 완성한 경우 종업원 등의 □ □ 직무에 속한다 □ □고 볼 수 있는가?
종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우에는 발명을 하게 된 행위가 직무에 속한다고 할 것입니다.4)
(4) 끝으로 특허를 받을 수 있는 발명이어야 합니다. 우 리 특허법에서는 특허법에 의해 보호를 받는 발명에 대 해서만 실시권이 인정되므로 특허를 받을 수 없는 기술 개량의 제안 따위는 직무발명이라고 할 수 없음은 당연합니다.
(1) 발명을 하게 된 행위라 함은 발명을 하는 것이 직무인 경우(구체적인 과제를 부여받아 발명업에 종사하는 것) 뿐만 아니라, 널리 발명완성에 이르기까지의 행위로서 발명을 의도 하였는가 아닌가에 관계없이 직무수행의 결과 생기는 모든 발명행위를 의미하는바, 이러한 행위에는정신적 활동(이론추구, 사색, 문헌조사 등) 및 이에 부수하는 육체적 활동(실험, 기계제작 등)을 포함하되, 주로 근무시간 중에 행하여진 행위를 말합니다.
이와 관련하여, 종업원 등이 어떤 발명을 완성한 상태에서 특정 회사로부터 특정 프로젝트를 완성할 것을 내용으로 하는 고용계약을 체결하고 그 프로젝트를 완성한 경우 직무발명에 속한다고 볼 것인가?
발명이란 사상(idea)이며 그 발명을 이루는 기본적 사상이 완성되어 있는 상태라면 그 후 어느 회사의 자금지원이나, 시설지원을 받아 어떤 특정한 프로젝트를 완성하였더라도 이는 발명을 실시한 것이라고 볼 여지는 있 을지언정 새로운 발명을 하였다고 볼 수는 없을 것이고, 그 발명이 어떤 실험적 데이터를 필요로 하는 발명이라면 아직 완성되었다고 볼 수 없을 것이므로, 종업원 등 이 회사의 지원을 받아 실험 등을 하여 발명을 완성한 경우에는 직무발명에 해당할 것입니다.
(2) 위에서 본 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 □ □ 현재 또는 과거 □□의 직무에 속하여야만 직무발명으로 되는데, □ □ 현재 또는 과거 □□의 직무라 함은 동일 기업 내에서(즉 동일 사용자와 고용관계에 있는 동안) 종업원 등의 현재 또는 과거의 그 소관업무를 말합니다.
따라서 현재는 경리부장이지만 과거에는 공장장으로 근무했던 甲이 경리부장으로 일하는 동안 공장장의 업무에 속했었던 하나의 발명을 완성한 경우에는 설령 그 발명을 한 행위가 경리부장으로서의 직무에 속하지 않는 다 할지라도 직무발명이 된다 할 것이나, 甲이 A회사에 근무할 때의 경험을 바탕으로 하여 B회사로 이직한 후 A회사의 업무에 속하는 발명을 하였더라도 이것은 A회사에 대하여 직무발명이 되지 않는다 할 것입니다.
특히 문제가 되는 것은 퇴직 후의 발명이 재직 중의 직무에 속하는 경우인데, 종업원이 어느 회사에 재직 중 발명을 완성하였으나 퇴직 후에 특허출원을 하였다 하더라도 그것은 직무발명에 속하는 반면, 퇴직 후에 완성 한 발명에 관하여 우리 특허법은 아무런 규제규정을 두고 있지 않으므로 원칙적으로 자유발명이라고 볼 수밖에 없습니다.
(3) 다음으로 발명을 하게 된 행위가 □ □ 직무에 속한다. □ □ 고 볼 수 있는지 아닌지에 대한 구체적인 판단은 당해 종업원의 지위, 급여, 직종 등을 종합적으로 판단 하여야 하며, 종업원 등의 직무내용 내지 직책(post)이 참고로 될 것입니다.
사용자 등이 오로지 어떤 발명을 시킬 목적으로 그 종업원을 고용한 경우, 처음부터 발명목적으로 고용하지는 않았지만 후에 종업원 등에게 어떤 구체적인 발명을 하도록 명령하거나, 구체적인 과제를 부여한 경우에는 그 발명이 직무발명에 해당한다고 보아야 할 것임은 의문이 없지만, 종업원 등이 당해 발명에 관하여 사용자 등으로부터 명령을 받지 않았거나 구체적 과제도부여받지 않고 어떤 발명을 완성한 경우 종업원 등의 □ □ 직무에 속한다 □ □고 볼 수 있는가?
종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우에는 발명을 하게 된 행위가 직무에 속한다고 할 것입니다.4)
(4) 끝으로 특허를 받을 수 있는 발명이어야 합니다. 우 리 특허법에서는 특허법에 의해 보호를 받는 발명에 대 해서만 실시권이 인정되므로 특허를 받을 수 없는 기술 개량의 제안 따위는 직무발명이라고 할 수 없음은 당연합니다.
III. 직무발명에 관한 권리의 귀속
가. 종업원 등의 권리
(1) 보상청구권의 발생 종업원 등이 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 사용자 등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정하게 한 때에는 정당한 보상을 받을 권리를 가지는바(발명진흥법 제15조 1항), 이 규정은 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정이라고 해석되므로 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나, 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나, 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 따위의 계약 혹은 근무규정은 모두 무효입니다.
(2) 보상액 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우, 그에 따른 보상이, 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자 등과 종업원 등 사이에 행하여진 협의의 상황, 책정된 보상기준의 공표 . 게시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황, 보상형태와보상액을 결정할 때 종업원 등으로부터의 의견 청취 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 보고(발명진흥법 제15조 2항), 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나, 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우, 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하 여야 합니다(발명진흥법 제15조 3항).
나. 사용자의 권리
(1) 무상의 법정실시권 종업원 등 또는 그 승계인이 직무발명에 관하여 특허를 받은 때에는 사용자 등은 그 특허발명을 당연히 실시할 권리를 가집니다. 이 실시권은 법률의 규정에 의하여특허법의 설정등록시로부터 당연히 발생하는 법정의 통상 실시권(발명진흥법 제10조 제1항)이며 등록하지 않아 도 특허권 등을 그 이후에 취득한 자에게 대하여도 효력을 가집니다(특허법 제118조 2항).
한편, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 하고(발명진흥법 제12조), 이 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방 자치단체는 제외한다)은 종업원 등으로부터 통지를 받은 날로부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 하는데(동법 13조 1항, 동법 시행령 제7조 1항) 사용자 등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 보고, 이 경우 사용자 등은 동법 제10조 1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없습니다(동법 제13조 3항).
(2) 특허부여 전의 권리관계 발명진흥법 제10조는 직무발명에 대하여 특허권이 설정되었을 때를 규정한 것이나, 위 규정의 취지가 사용자와 종업원 사이의 이익조정을 공정하게 하자는 취지의 규정이므로 특허등록 전후에 걸쳐 직무발명 일반에 대하여 적용된다고 봄이 상당합니다.
(3) 예약승계 사용자 등은 미리 종업원 등이 한 직무발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리, 또는 특허권을 승계한다는 내용의 약정(계약 또는 근무규칙)을 할 수 있고, 전용실시권을 설정한다는 예약도 유효하나, 다만 이 경우는 발명자에게 정당한 보상을 하여야 합니다(발명진흥법 제15조).
그러나 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권(專用實施權)을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효입니다(동법 제10조 3항).
다. 공동(직무) 발명
어느 회사의 종업원이 대학 교수 또는 다른 기관의 구성원과 공동발명한 경우, 혹은 행정기관, 민간회사 등의 위원으로 구성된 공동연구위원회에서 공동연구를 한 결과 발명이 완성된 경우에는, 회사의 종업원 등은 그 공동발명에 대한 지분을 가지지만, 사용자인 회사는 그 종업원의발명이 직무발명인 한 특허전부에 대하여 무상 의 통상 특허실시권을 취득한다고 보아야 하고(특허법 제99조 3항), 예약승계의 특약 또는 근무규정이 있는 경우에는 그 공유지분만이 사용자에게 승계되나(발명진흥법 제14조), 사용자가 그 공유지분을 승계받기 위 해서는 다른 공유자의 동의를 얻어야 합니다(특허법 제99조 2항). 또한 공유자는 특허를 직접 실시할 권한은 있으나 다른 공유자의 동의가 없는 한 실시 허락권은 없 으므로(특허법 제99조 4항) 생산설비를 갖추지 못한 공유자(종업원, 대학 교수, 연구원 등)는 특별한 약정이 없는 한 로얄티 수입을 기대할 수 없음을 유의해야 합니다.
1) 이 글은 사법연수원 교재읶 “특허법 2009”를 주로 참고하여 작성한 것입니다.
2) 직무발명에 관하여 종전에는 특허법 및 발명진흥법에서 규정하고 있다가 2006.3.3. 특허법 개정 시 특허법에서는 관련규정(제39, 40조) 이 삭제되고, 발명진흥법에서 일괄적으로 규정하게 되었습니다.
3) 공무원 발명 : 공무원의 직무발명에 대하여 발명진흥법은 이를 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유나 공유로 한다고 규정하고(동법 제10조 2항 본문), 고등교육법 제3조에 따른 국.공립학교 교직원의 직무발명은 기술의 이전 및 사업화촉진에 관핚법률 제11조 1항 후단에 따른 전담조직(기술이전부서)이 승계하며, 그 특허권도 전담조직의 소유로 한다고 정하고 있습니다(동법 제10조 제2항 단서). 그리고 국유로 된 특허권은 일반국유재산과 달리 특허청장이 처분. 관리하고(동법 제10조 제4항), 공무원의 직무발명에 대하여 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 합니다(동법 제15조 제4항).
4) 이른바 인재파견회사의 파견사원처럼 형식적으로는 파견회사 종업원이지만 실질적인 급여와 연구시설 제공은 피파견회사가 하는 등 실질적인 고용관계를 가지므로 파견회사 사원의 발명을 피파견회사의 직무발명이라고 해석하여야 할 경우도 있을 것이고, 나아가, 대학 교수. 조교수. 강사. 연구원 등에 의하여 이루어진 발명(이른바 대학발명)을 직무발명으로 볼 것인지는 문제인바, 이 경우 전공학과 별 연구범위에 속하는 한 원칙적으로 직무발명이 된다는 견해도 있 으나, 대학연구의 목적은 원래 투하자본에 대한 수익을 얻자는 데 있 는 것이 아니고 교육 및 학술연구의 발전을 꾀함에 있으므로, 특정의 연구 과제를 위하여 특별의 연구비를 받아 연구한 결과 얻어짂 발명 등 특별한 경우가 아닌 한 대학교원을 민간 기업이나 국.공립의 시험연구기관의 연구자와 동일하게 취급할 수는 없을 것입니다.
어느 회사의 종업원이 대학 교수 또는 다른 기관의 구성원과 공동발명한 경우, 혹은 행정기관, 민간회사 등의 위원으로 구성된 공동연구위원회에서 공동연구를 한 결과 발명이 완성된 경우에는, 회사의 종업원 등은 그 공동발명에 대한 지분을 가지지만, 사용자인 회사는 그 종업원의발명이 직무발명인 한 특허전부에 대하여 무상 의 통상 특허실시권을 취득한다고 보아야 하고(특허법 제99조 3항), 예약승계의 특약 또는 근무규정이 있는 경우에는 그 공유지분만이 사용자에게 승계되나(발명진흥법 제14조), 사용자가 그 공유지분을 승계받기 위 해서는 다른 공유자의 동의를 얻어야 합니다(특허법 제99조 2항). 또한 공유자는 특허를 직접 실시할 권한은 있으나 다른 공유자의 동의가 없는 한 실시 허락권은 없 으므로(특허법 제99조 4항) 생산설비를 갖추지 못한 공유자(종업원, 대학 교수, 연구원 등)는 특별한 약정이 없는 한 로얄티 수입을 기대할 수 없음을 유의해야 합니다.
1) 이 글은 사법연수원 교재읶 “특허법 2009”를 주로 참고하여 작성한 것입니다.
2) 직무발명에 관하여 종전에는 특허법 및 발명진흥법에서 규정하고 있다가 2006.3.3. 특허법 개정 시 특허법에서는 관련규정(제39, 40조) 이 삭제되고, 발명진흥법에서 일괄적으로 규정하게 되었습니다.
3) 공무원 발명 : 공무원의 직무발명에 대하여 발명진흥법은 이를 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유나 공유로 한다고 규정하고(동법 제10조 2항 본문), 고등교육법 제3조에 따른 국.공립학교 교직원의 직무발명은 기술의 이전 및 사업화촉진에 관핚법률 제11조 1항 후단에 따른 전담조직(기술이전부서)이 승계하며, 그 특허권도 전담조직의 소유로 한다고 정하고 있습니다(동법 제10조 제2항 단서). 그리고 국유로 된 특허권은 일반국유재산과 달리 특허청장이 처분. 관리하고(동법 제10조 제4항), 공무원의 직무발명에 대하여 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 합니다(동법 제15조 제4항).
4) 이른바 인재파견회사의 파견사원처럼 형식적으로는 파견회사 종업원이지만 실질적인 급여와 연구시설 제공은 피파견회사가 하는 등 실질적인 고용관계를 가지므로 파견회사 사원의 발명을 피파견회사의 직무발명이라고 해석하여야 할 경우도 있을 것이고, 나아가, 대학 교수. 조교수. 강사. 연구원 등에 의하여 이루어진 발명(이른바 대학발명)을 직무발명으로 볼 것인지는 문제인바, 이 경우 전공학과 별 연구범위에 속하는 한 원칙적으로 직무발명이 된다는 견해도 있 으나, 대학연구의 목적은 원래 투하자본에 대한 수익을 얻자는 데 있 는 것이 아니고 교육 및 학술연구의 발전을 꾀함에 있으므로, 특정의 연구 과제를 위하여 특별의 연구비를 받아 연구한 결과 얻어짂 발명 등 특별한 경우가 아닌 한 대학교원을 민간 기업이나 국.공립의 시험연구기관의 연구자와 동일하게 취급할 수는 없을 것입니다.