법무법인 다래
물건의 발명에 대한 청구범위에 제조방법이 기재된 경우의 청구범위 해석론에 관하여
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- 작성일
- 2014.10.23
I. 들어가며
특허법 제2조 제3호에서는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’ 및 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있고, 특허청구범위의 기재방법에 관하여 정하고 있는 특허법 제42조 제4항에서는 ‘특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2 이상 있어야 하며’라고, 같은 항 제3호에서는 특허청구범위는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’이라고 각 규정하고 있는 바, 위와 같은 발명의 카테고리 구분과 특허청구범위의 기재방법에 비추어 보면, 물건의 발명의 경우에는 보호를 받고자 하는 사항이 물건 그 자체임이 분명하므로, 물건의 발명의 특허청구범위는 그 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 한다.
그런데 물건의 발명이면서도 그 특허청구범위에 제조방법에 의한 물건의 특정을 포함하는 경우(이른바 product by process claim)가 있는바, 이러한 형식의 특허청구범위 기 재방법에 관하여 특허발명의 등록적격 유무 판단 또는 당해 특허발명의 침해 여부 판단에서 그 제조방법을 물건의 발명의 구성에 포함되는 것으로 해석하여 당해 특허발명의 등록 적격 유무나 당해 특허발명의 침해 여부를 판단할 것인가가 문제된다.
II. 물건의 발명에 대한 청구범위에 제조방법이 기재된 경우의 해석법리
물건의 발명에 대한 청구범위에 제조방법이 기재된 경우, 제조방법을 고려하여 청구범위를 해석할 것인지 아니면, 그 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 청구범위의 기재에 의하 여 물건으로 특정되는 발명만으로 청구범위를 해석할 것인 지에 대한 판례를 모아보면 다음과 같다.
<대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결> 명칭을 “폴리테트라 플루오르에틸렌 물질의 화학적 표면개질 방법”으로 하고, 표면개질 방법에 관핚 청구항인 특허청구범위 제1항 및 그 종속 항인 제2항 발명, 그리고 제1, 2항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 폴리테트라 플루오르에틸렌 물질에 관한 제3, 4항 발명을 특허청구범위 로 하는 이 사건 출원발명을 비교대상발명과 비교함에 있어서, 이 사건 제1항 발명의 짂보성이 부정되지 않는다고 판단핚 다음 곧바로 그에 따 라 이 사건 제2항 발명뿐만 아니라 이 사건 제3, 4항 발명의 짂보성도 부정되지 않는다고 판단핚 원심에 대하여, 물건의 발명을 내용으로 하 는 이 사건 제3, 4항 발명에 관하여는 특별한 사정이 없는 한 각 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 비교대상발명과 비교하여 그 짂보성 유무를 판단하였어야 함에도, 그에 이르지 아 니한 채 제조방법에 관한 발명의 짂보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 막바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인 이 사건 제3, 4항 발명의 짂보성도 부정되지 않는다고 판단한 것은 위법하다.
<대법원 2009.1.15. 선고 2007후 1053>
물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다. 원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이명칭을 “삼중관과 삼중관 제조장치 및 그 방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호: 제290302호)의 정정청구된 특허청구범위 제1항(이 하 특허청구범위 제1항은 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구 항들도 같은 방법으로 부르기로 한다)의 대상인 삼중관은 그 구성을직접 특정함에 아무런 어려움이 없다고 본 다음, 그 특허청구범위에 기재되어 있는 ‘내피와 중간층 및 외피가 열 융착되어 형성시킨’이라는 제조 방법 자체를 고려하지 않은 채 그 방법에 의하여 얻어짂 물건만을 원심 판시의 비교대상발명들과 비교하였음은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허청구범위의 해석에 관핚 법리오해의 위법이 없다.
<대법원 2006. 6.29. 선고 2004후3416>
물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상당해 특허발명의 짂보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다. 원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이이 사건 특허발명의 특허청구범위 제4항, 제6항, 제12항, 제13항의 대상인 시트벨트 장치용벨트결합금구는 그 구성을 직접 특정함에 아무런 어려움이 없다고 본 다음, 그 특허청구범위 제4항에 기재되어 있는 ‘일측 장연부는 판상체의 일부를 그 판상체의 일 측면측으로부터 타측면으로 구부림으로써’라는, 그 특허청구범위 제6항에 기재되어 있 는 ‘일측 장연부는 판상체의 일부를 그 판상체의 일 측면측으로부터 타 측면측으로 구부림과 동시에, 구부린 부분을 일 측면측으로 밀어 되돌림으로써’라는, 그 특허청구범위 제12항에 기재되어 있는 ‘버링공정에 의해’, ‘가공금형에 의해’라는, 그 특허청구범위 제13항에 기재되어 있는 „스탬핑공정에 의해‟라는 각 제조방법 자체를 고려하지 않은 채 그 방법에 의하여 얻어짂 물건만을 원심 판시의 비교대상발명 1, 2, 3과 비교하였음은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허발명의 짂보성 판단에 관핚 심리미짂, 법리오해 등의 위법이 없다.
<특허법원 2007. 6. 28. 선고 2006허8491 판결>
구성요소 2는 제조방법에 의하여 물의 발명을 특정하려는 기재가 포함된 경우로 봄이 상당하고, 이처럼 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있는 경우, 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상당해 특허발명 의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명 만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 되는데, 이 사건 출원발명을 특정함에 있어 그 제조방법으로 물건을 특정하지 아니하면 안 될 특별한 사정은 보이지 아니하므로, 구성요소 2는 촉매잔사에 있어서 검출되는 티타늄이 단위 ppm (1ppm) 미만인 폴리부텐-1 중합체에 대핚 것이라 핛 것이고, 핚편 이에 대비되는 비교대상발명은 티타늄(Ti) ppm 으로 표시된 촉매 잔류물의 함량이 50 미만인 폴리부텐-1 중합체이고, 구체적인 실시예에서 티타늄(Ti) ppm으로 표시된 촉매 잔류물의 함량이 2ppm이라는 사항이 기재되어 있고(비교대상발명이 촉매 잒사 제거 과정을 거치지 아니하였는지 여부는 분명하지 아니하다.), 통상적으로 폴리부텐-1 중합체에 대하여 촉매 잒사 제거 과정을 거치면 ppm단위 미만으로 정제된 제품을 얻을 수 있다는 것에 대하여는 양 당사자 간에 다툼이 없으므로, 이상의 사정을 종합하면, 이사건 출원발명의 구성요소 2(촉매 잔사에 있어서 검출되는 티타늄이 단위 ppm미만이라는 물성)는 비교대상발명으로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 도출할 수 있다.
<특허법원 2006. 10. 11. 선고 2005허10831 판결>
특허법 제2조 제3호에서는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’ 및 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있고, 특허청구범위의 기재방법에 관하여 정하고 있는 특허법 제42조 제4항에서는 ‘특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2 이상 있어야 하며’라고, 같은 항 제3호에서는 특허청구범위는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’이라고 각 규정하고 있는 바, 위와 같은 발명의 카테고리 구분과 특허청구범위의 기재방법에 비추어 보면, 물건의 발명의 경우에는 보호를 받고자 하는 사항이 물건 그 자체임이 분명하므로, 물건의 발명의 특허청구범위는 그 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 한다.
그런데 물건의 발명이면서도 그 특허청구범위에 제조방법에 의한 물건의 특정을 포함하는 경우(이른바 product by process claim)가 있는바, 이러한 형식의 특허청구범위 기 재방법에 관하여 특허발명의 등록적격 유무 판단 또는 당해 특허발명의 침해 여부 판단에서 그 제조방법을 물건의 발명의 구성에 포함되는 것으로 해석하여 당해 특허발명의 등록 적격 유무나 당해 특허발명의 침해 여부를 판단할 것인가가 문제된다.
II. 물건의 발명에 대한 청구범위에 제조방법이 기재된 경우의 해석법리
물건의 발명에 대한 청구범위에 제조방법이 기재된 경우, 제조방법을 고려하여 청구범위를 해석할 것인지 아니면, 그 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 청구범위의 기재에 의하 여 물건으로 특정되는 발명만으로 청구범위를 해석할 것인 지에 대한 판례를 모아보면 다음과 같다.
<대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결> 명칭을 “폴리테트라 플루오르에틸렌 물질의 화학적 표면개질 방법”으로 하고, 표면개질 방법에 관핚 청구항인 특허청구범위 제1항 및 그 종속 항인 제2항 발명, 그리고 제1, 2항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 폴리테트라 플루오르에틸렌 물질에 관한 제3, 4항 발명을 특허청구범위 로 하는 이 사건 출원발명을 비교대상발명과 비교함에 있어서, 이 사건 제1항 발명의 짂보성이 부정되지 않는다고 판단핚 다음 곧바로 그에 따 라 이 사건 제2항 발명뿐만 아니라 이 사건 제3, 4항 발명의 짂보성도 부정되지 않는다고 판단핚 원심에 대하여, 물건의 발명을 내용으로 하 는 이 사건 제3, 4항 발명에 관하여는 특별한 사정이 없는 한 각 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 비교대상발명과 비교하여 그 짂보성 유무를 판단하였어야 함에도, 그에 이르지 아 니한 채 제조방법에 관한 발명의 짂보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 막바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인 이 사건 제3, 4항 발명의 짂보성도 부정되지 않는다고 판단한 것은 위법하다.
<대법원 2009.1.15. 선고 2007후 1053>
물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다. 원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이명칭을 “삼중관과 삼중관 제조장치 및 그 방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호: 제290302호)의 정정청구된 특허청구범위 제1항(이 하 특허청구범위 제1항은 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구 항들도 같은 방법으로 부르기로 한다)의 대상인 삼중관은 그 구성을직접 특정함에 아무런 어려움이 없다고 본 다음, 그 특허청구범위에 기재되어 있는 ‘내피와 중간층 및 외피가 열 융착되어 형성시킨’이라는 제조 방법 자체를 고려하지 않은 채 그 방법에 의하여 얻어짂 물건만을 원심 판시의 비교대상발명들과 비교하였음은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허청구범위의 해석에 관핚 법리오해의 위법이 없다.
<대법원 2008. 8. 21. 선고 2006후3472 판결>
이 사건 제1항 발명 중 공지기술을 의미하는 ‘일측면에 미세형광등을 갖는 광반사구조체를 갖는 도광판에 있어서’를 제외핚 나머지 부분인 ‘다이아몬드커팅기에 의해 형성하는’V형 홈부 앞에서 앞부분은 V형 홈부를 제조하는 방법에 관핚 것이고, 위 제조방법에 의해서만 V형 홈 부를 특정할 수밖에 없는 특별한 사정도 보이지 않으므로 위 제조방법을 고려하지 않고서 그 방법에 의하여 얻어짂 V형 홈부만을 가지고 비교대상발명과 대비하여야 한다.
<대법원 2006. 6.29. 선고 2004후3416>
물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상당해 특허발명의 짂보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다. 원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이이 사건 특허발명의 특허청구범위 제4항, 제6항, 제12항, 제13항의 대상인 시트벨트 장치용벨트결합금구는 그 구성을 직접 특정함에 아무런 어려움이 없다고 본 다음, 그 특허청구범위 제4항에 기재되어 있는 ‘일측 장연부는 판상체의 일부를 그 판상체의 일 측면측으로부터 타측면으로 구부림으로써’라는, 그 특허청구범위 제6항에 기재되어 있 는 ‘일측 장연부는 판상체의 일부를 그 판상체의 일 측면측으로부터 타 측면측으로 구부림과 동시에, 구부린 부분을 일 측면측으로 밀어 되돌림으로써’라는, 그 특허청구범위 제12항에 기재되어 있는 ‘버링공정에 의해’, ‘가공금형에 의해’라는, 그 특허청구범위 제13항에 기재되어 있는 „스탬핑공정에 의해‟라는 각 제조방법 자체를 고려하지 않은 채 그 방법에 의하여 얻어짂 물건만을 원심 판시의 비교대상발명 1, 2, 3과 비교하였음은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허발명의 짂보성 판단에 관핚 심리미짂, 법리오해 등의 위법이 없다.
<특허법원 2009. 10. 29. 선고 2009허2661 판결 >
이 사건 제3, 4항 발명은 이 사건 제1, 2항 발명의 방법에 의하여 표면 이 개질된 폴리테트라 플루오르에틸렌 물질을 발명의 대상으로 하는바, 이는 제조방법에 의하여 특정하지 않더라도 개질된 표면의 구조, 원자비율 등을 통하여 그 물질 자체를 특정핛 수 있는 경우라고 보인다. 따라서 이 사건 제3, 4항 발명은 당해 발명의 짂보성 유무를 판단할 때 그 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 비교대상발명과 비교하여 짂보성 유무를 판단해야 한다.
<특허법원 2007. 6. 28. 선고 2006허8491 판결>
구성요소 2는 제조방법에 의하여 물의 발명을 특정하려는 기재가 포함된 경우로 봄이 상당하고, 이처럼 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있는 경우, 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상당해 특허발명 의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명 만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 되는데, 이 사건 출원발명을 특정함에 있어 그 제조방법으로 물건을 특정하지 아니하면 안 될 특별한 사정은 보이지 아니하므로, 구성요소 2는 촉매잔사에 있어서 검출되는 티타늄이 단위 ppm (1ppm) 미만인 폴리부텐-1 중합체에 대핚 것이라 핛 것이고, 핚편 이에 대비되는 비교대상발명은 티타늄(Ti) ppm 으로 표시된 촉매 잔류물의 함량이 50 미만인 폴리부텐-1 중합체이고, 구체적인 실시예에서 티타늄(Ti) ppm으로 표시된 촉매 잔류물의 함량이 2ppm이라는 사항이 기재되어 있고(비교대상발명이 촉매 잒사 제거 과정을 거치지 아니하였는지 여부는 분명하지 아니하다.), 통상적으로 폴리부텐-1 중합체에 대하여 촉매 잒사 제거 과정을 거치면 ppm단위 미만으로 정제된 제품을 얻을 수 있다는 것에 대하여는 양 당사자 간에 다툼이 없으므로, 이상의 사정을 종합하면, 이사건 출원발명의 구성요소 2(촉매 잔사에 있어서 검출되는 티타늄이 단위 ppm미만이라는 물성)는 비교대상발명으로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 도출할 수 있다.
<특허법원 2007. 7. 26. 선고 2007허4502 판결>
이 사건 특허발명 청구항 2(이하 „청구항 2 발명‟이라 한다)는 청구항 1 발명의 구성요소를 모두 갖추고, 그중 판자의 제조에 사용되는 칼날형의 구성을 구체적으로 한정한 종속항이다. 그러나 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법 등이 기재되어 있다고 하더라도 특별한 사정이 없는 이상, 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있 어서 이를 고려할 필요가 없음은 앞에서 본 바와 같은바, 이러한 제조 방법 등을 제외하고 청구항 1, 2 발명을 비교하여 보면, 청구항 2 발명은 엇갈린 나뭇결을 가지는 판자에 대핚 발명인 점에서 청구항 1 발명 과 실질적으로 동일하므로, 청구항 1발명에서와 같은 이유로 비교대상 발명들에 비하여 진보성이 있다고 할 수 없다.
<특허법원 2007. 3. 29. 선고 2006허7122 판결>
<특허법원 2007. 3. 29. 선고 2006허7122 판결>
이 사건 제1항 발명은 물건의 발명인데, 이러한 물건의 발명의 특허청 구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없 는 이상당해 특허발명의 짂보성 유무를 판단함에 있어서 그 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명들과 비교하면 된다. 여기에서 제조방법에 의해서만 물건을 특정 할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이띾 물건 자체가 새로운 것이어서 그 구성을 적절하게 기재하기 어려운 경우, 제조방법에 관한 기재가 물건의 성질이나 구조 등을 간결하게 표현하기 위핚 경우 등의 예외적인 경우만을 의미하고, 물건 자체는 새롭지 않지만 그 제조방법에만 특징이 있는 경우에는 특별핚 사정이 있다고 핛 수 없는바, 구성요소 3은 도시락 용기의 제조 과정에서 스테인리스 스틸판재의 터짐 현상이 발생하는 것을 방지하기 위하여 1차 성형 단계에서 스테인리스 스틸판재에 비트를 형성하였다가 바로 2차 성형 단계에서 비트를 펴주는 것이다(이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세핚 설명 가운데 발명의 구성 및 작용 참조). 결국 구성요소 3은 도시락의 구성 자체의 개선이 아닌 제조 공정의 개선에 관한 것인데, 여기에 제조방법에 의해서만 물건을 특정핛 수밖에 없는 등의 특별핚 사정이 존재한다고 볼 수 없다.
<특허법원 2006. 10. 11. 선고 2005허10831 판결>
구성요소 1은 비교대상발명 2에서 후면 발광체용 도광판의 종래 제조 방법으로서 개시된 투명 아크릴판(21)에 날카로운 바이트(22)가 좌우 상하로 반복 이동하여 아크릴 표면에 V 모양의 직선 격자부를 형성하는 V-커팅 방식과 대응되는바, 물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 짂보 성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다고 할 것인데, 이 사건 등록 발명의 명세서를 살펴보아도 위와 같은 특별한 사정은 인정되지 아니 하므로, 이와 같이 생산된 도광판의 V형 홈부도 결국 비교대상발명 2의 V형 직선 격자부와 아무런 구성상의 차이가 없다고 할 것이다.
위 판례를 정리해 보면, 발명의 카테고리가 물건에 해당하는 물건에 대한 발명의 청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로 물건에 대한 발명의 청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상당해 등록발명의 청구범위를 해석함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 특정하면 된다는 것이다.
위 판례를 정리해 보면, 발명의 카테고리가 물건에 해당하는 물건에 대한 발명의 청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로 물건에 대한 발명의 청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상당해 등록발명의 청구범위를 해석함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 특정하면 된다는 것이다.
다만, 바이오테크놀로지 분야라든가, 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학분야에서와 같이 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 그 구조나 성질로 직접적으로 특정하는 것이 곤란한 경우가 있을 수 있으므로, 그와 같이 제조방법에 의 해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 있는 경 우에는 그와 같은 제조방법을 포함하여 청구범위를 해석하 여야 한다.
결국, 발명의 대상을 물건으로 하는 경우에는 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 없는 한 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 특허청구범위를 기재하여야 하므로, 설령 그 물건을 제조하는 방법이 특허청구범위에 기재되어 있다고 하더라도 당해 발명의청구범위를 해석함에 있어서는 제조방법은 고려할 필요 없이 그 특허청구범위 기재에 의하여 얻어진 최종적인 물건 자체만으로 청구범위를 해석하면 된다.
III. 결론
물건의 발명에 관한 특허청구범위에 어떤 물건을 그 제조 방법으로 특정하려고 하는 기재가 있을 경우에는, 그 발명은 전체적으로 보아 물건의 발명이므로 구체적인 방법에 따라 다른 의미내용으로 해석해야 할 경우를 제외하면, 그 기재는 그 제조방법에 의해 생산된 물건 자체를 표현하려고 하는 것으로 보는 것이 적절하다. 즉, 제조방법 여하에 관계 없이 최종적으로 얻어진 물건을 의미하는 것으로 해석하여야 한다. 따라서 특허청구범위에 언급된 제조방법과는 다른 방법으로 동일한 물건이 제조된 경우에도 제조방법은 고려 할 필요없이 물건만으로 청구범위를 해석하여야 한다.
III. 결론
물건의 발명에 관한 특허청구범위에 어떤 물건을 그 제조 방법으로 특정하려고 하는 기재가 있을 경우에는, 그 발명은 전체적으로 보아 물건의 발명이므로 구체적인 방법에 따라 다른 의미내용으로 해석해야 할 경우를 제외하면, 그 기재는 그 제조방법에 의해 생산된 물건 자체를 표현하려고 하는 것으로 보는 것이 적절하다. 즉, 제조방법 여하에 관계 없이 최종적으로 얻어진 물건을 의미하는 것으로 해석하여야 한다. 따라서 특허청구범위에 언급된 제조방법과는 다른 방법으로 동일한 물건이 제조된 경우에도 제조방법은 고려 할 필요없이 물건만으로 청구범위를 해석하여야 한다.