법무법인 다래
공동연구개발계약
- 조회수
- 131
- 작성일
- 2014.10.23
공동연구계약에서 가장 핵심은 공동연구에 참여하는 각 당사자가 어떤 역할을 수행할 것인지와 연구개발의 결과물을 누가 소유할 것인지, 어떻게 이용할 것인지를 정하는 것이다. 일응 단순하다고 생각할 수도 있으나, 세부적인 사항으로 들어가면 매우 복잡할 수 있으므로 반드시 전문가의 도움을 받아 계약을 체결하는 것이 바람직하다.
먼저 각자의 역할 분담과 관련하여는 최대한 구체적으로 계약서에 명시해두어야 한다. 즉 투입 인력, 비용 부담은 물론 각자 보유한 특허 등 기술의 목록, 개발 일정 등을 기재함은 물론 연구개발의 목표까지도 가능한 구체적으로 명시 하는 것이 좋다.
예를 들어 갑이 보유한 A기술과 을이 보유한 B기술을 결합함으로써 어떤 기술을 개발하는 것을 목표로 하며, 이를 위해 A는 연구인력 누구누구를 투입하고, B는 누구를 투입 하는지에 관해 합의가 있어야 한다.
또, 연구개발 시설은 각자의 것을 이용할 것인지, 상대방의 연구인력을 연구시설 혹은 생산시설에 출입을 허용할 것인지, 중간 결과는 언제까지 도출하고, 누구에게 보고할 것인지, 최종 결과에 대한 평가는 누가 할 것인지, 목표의 성공과 실패는 누가 어떤 기준으로 판단할 것인지 등에 관해서도 정해두어야 한다.
각 항목별로 살펴보면, 지난 연재에서 소개한 바 있는 램버트 유형에서와 같이 어느 일방이 공동연구 개발의 결과물을 모두 소유하는 경우에는 큰 문제가 없지만, 만약 서로 공유하는 경우에는 각자의 지분을 어떤 비율로 할 것인지에 관해 정해두어야 한다.
만약 공동연구개발의 일당 당사자가 대학과 같이 생산시설이 없는 경우에는 지분을 확보한다는 것이 실효성이 없을 수도 있다는 점을 주의해야 한다. 특허가 공유인 경우 공유 자 1인은 그 지분이 얼마든지 간에 당해 특허를 자유롭게 실시할 수 있기 때문에, 만약 직접 실시할 가능성이 전혀 없 는 대학이 99%의 지분을 보유하고, 기업이 단 1%의 지분 만을 가진다고 해도 기업 입장에서는 자신이 그 특허를 실시하는데는 아무런 장애가 없다.
발명자에 관한 규정도 명확히 정해두지 않으면 혼란을 초래할 수 있으므로 주의해야 한다. 우리나라 특허법 하에서는 원칙적으로 발명자가 그 발명에 대해 권리를 가지게 되 는데, 공동연구개발에서와 같이 다수의 연구자가 관여하는 경우 누구를 발명자로 할 것인지가 불분명한 경우가 있을 수 있기 때문이다.
예를 들어 갑의 회사 연구팀 5명과 을의 회사 연구팀 4명 이 공동으로 연구하고, 중간중간에 외부 용역기관에 관련 연구를 맡긴 후 최종 결과물이 완성되었다면, 이론상으로는 연구인원 9명은 물론 외부 용역. 기관의 연구원까지도 발명자가 될 수 있다. 게다가 공동연구개발의 결과물이 직무발명에 해당할 경우에는 발명자 개인 뿐만 아니라 그 소속 회사 또한 발명에 대해 일정한 권리를 보유하게 된다.
공동연구개발의 결과물에 대해 일방이 상대방의 실시에 대한 로열티를 지급받기로 하는 경우도 있다. 대학이 결과 물에 대한 특허를 소유하되, 기업에게 일정 기간 전용실시 권 혹은 통상실시권을 허락하는 경우가 그 전형적인 예이다.
이 경우 실시권자인 기업은 공동연구개발에 기여한 바를 주장하여 실시료를 조정하는 것이 보통이며, 무료인 경우도 있고 조건부 무상 실시권을 설정받아 수익이 발생하면 일정 비율을 기술료로 지급하는 경우도 있다.
공동연구개발의 결과물에 대해 특허를 출원할 것인지 여부, 누가 그런 의사결정을 내릴 것인지, 출원하고 등록받는 데 필요한 비용은 누가 부담할 것인지도 상세하게 정하는 것이 좋다. 비용은 공동연구개발에서 당사자의 역할 분담이 나 결과물의 소유권을 누가 가지는지, 아니면 결과물에 대 한 지분의 대소에 따라 조정되는 것이 보통이다.
“특허 출원 비용은 공동으로 부담한다”거나 “상호 협의하에 결정한다”는 정도로 간단히 정하는 경우가 있는데, 만약 A는 특허출원을 하고 싶은데, B는 영업비밀로서 보유하고자 한다면 당사자간에 분쟁이 발생하게 된다. 또 A는 한국에만 출원하고 싶은데, B는 미국, 중국, 일본 등 해외 국가에도 출원하고 싶어하는 경우에도 분쟁이 발생하게 된다.
특히 해외 출원에는 상당한 비용이 발생하게 마련인데, 일 방 당사자가 그 비용을 부담스러워 하는 경우가 적지 않다. 일방이 원하지 않는 국가에 상대방은 특허를 출원하고자 한다면, 비용을 부담하는 당사자가 해당 국가에서의 실시권을 독점하는 방식으로 조정이 가능할 것이다. 특허 출원 비용 에 관해서만 정해두지 말고, 특허료 등 향후 관리 비용에 관 해서도 명시적으로 정해두어야 함은 물론이다.
공동연구개발의 결과물은 당사자들의 기존 기술을 이용하 여 개량되는 경우가 많기 때문에, 그 결과물을 실시하기 위 해서는 필연적으로 상대방의 기존 기술을 실시할 수밖에 없는 경우가 흔히 있다. 만약 계약서에 이와 관련된 내용을 정해두지 않으면 상당한 비용과 시간을 투자하여 개발한 결과물을 실시할 수 없게 되는 상황에 처할 수도 있다. 상대방의 기존 기술을 실시할 수 있는 것으로 정한다면, 그에 대한 실시료는 무상으로 할지, 기간의 제한을 둘 것인지 등에 관 해서도 양자간에 미리 합의를 해두는 것이 바람직하다.
마지막으로 공동연구개발은 상호 신뢰 관계를 전제로 하 는 것이기는 하지만, 그 과정에서 비밀유지에 관해 항상 세심한 주의를 기울여 불필요한 분쟁을 막는 것이 중요하다.
비밀로서 보호할 필요가 있는 자료에 대해서는 항상 ‘비밀표시’를 분명히 해두는 것은 기본이고, 회의석상에서 구두로 제공된 정보에 대해서도 필요하다면 회의를 마친 후에 기록을 정리하면서 비밀로 유지해 둘 부분을 표시하여 상대방에게 동의를 구해두어야 한다. 또 상대방이 비밀유지의무를 위반할 경우에는 계약을 해지하고, 손해배상을 청구할 수 있음을 분명히 해두어야 한다.