대 법 원

판 결

원 심 판 결

서울고등법원 2011. 12. 22. 선고 2011나33513 판결

판 결 선 고

2014. 5. 16

주 문

상고를 기각한다.
상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 ‘상고보충이유서’의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 할 것이다.

원심은, 원고는 2003년경 1개의 휴대폰 단말기에 2개 이상의 전화번호를 부여하여 사용할 수 있는 이른바 ‘투폰 서비스’ 시스템을 개발하고, 2007. 1. 22. 그 서비스를 내용으로 하는 발명에 관하여 특허출원을 하였으나, 동일한 발명에 관한 선출원을 이유로 보정명령을 받아 청구항 제1항을 삭제한 채 2008. 6. 18. ‘다중 번호 휴대폰의 멀티유저 인터페이스 지원 방법’에 관하여 특허등록을 마친 사실, 한편 피고는 2008. 3. 6. ‘다중번호 서비스를 위한 다중 인터페이스를 갖는 이동통신단말기 및 그 제어방법’에 관하여 특허등록(이하 ‘이 사건 특허’라 한다)을 마친 사실을 인정하였다. 나아가 원심은, 이 사건 특허발명은 원고가 출원할 권리를 가지고 있는 것인데 원고가 피고에게 그 발명을 기초로 한 사업을 제안하면서 발명의 내용을 알려준 것을 계기로 피고가 원고로부터 출원할 수 있는 권리를 양도받은 사실 없이 무단으로 출원하여 특허등록결정을 받은 것이므로 피고는 원고에게 이 사건 특허권을 반환(이전등록)하여야 할 의무가 있다는 원고의 주장에 대하여, 설령 원고가 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자이고 피고는 무권리자라고 하더라도, 원고로서는 이를 원인으로 이 사건 특허에 관하여 등록무효심판을 제기하여 이 사건 특허를 무효로 하는 확정 심결을 받고 일정한 기간 내에 특허출원을 함으로써 출원일 소급을 인정받는 방법으로 자신의 정당한 권리를 회복하여야 하고 이 사건 특허에 관하여 피고에게 직접 이전을 구할 수는 없다고 보아, 원고의 주장을 배척하였다. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 특허권이전등록에 관한 법리오해나 사실오인 등의 위법이 없다.

그리고 상고이유에서 들고 있는 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 특허출원을 한 후 그 권리를 다른 사람에게 양도하고 그에 따라 양수인 명의로 출원인 명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받았는데 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 사안에서 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 본 것으로서, 사안이 달라 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관 의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장  대법관    김소영

           대법관    신영철

주 심   대법관    이상훈

         대법관    김용덕