대 법 원

제 1 부

판 결

원 심 판 결

특허법원 2012. 8. 17. 선고 2011허11828 판결

판 결 선 고

2014. 7. 10.

주 문

상고를 기각한다.
상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 보정각하 요건에 관한 상고이유 주장에 대하여

가. 2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법 부칙 제3조와 그 개정 전의 구 특허법 제174조에 의하여 구 특허법 제173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용되는 특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 위 규정에서 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 그 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 보면, 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 보정각하 요건에 관한 상고이유 주장에 대하여 살펴본다.
원고가 명칭을 ‘삼중 절첩식 유모차’로 하여 이 사건 출원발명(출원번호 생략)의 특허출원을 한 것에 대하여, 심사관은 2008. 9. 29. ‘그 특허청구범위 중 제1항 내지 제11항과 제12항 내지 제23항은 1특허출원의 요건에 위배되고, 또한 제1항 내지 제11항은 그 기재가 불명확하다’는 이유로 거절이유통지를 하고, 원심 판시 이 사건 제1항 출원발명 등도 그 기재가 불명확하여 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고는 2009. 8. 27. 특허심판원에 거절결정 불복심판을 청구하고, 2009. 9. 25. 이 사건 제1항 출원발명을 원심 판시 이 사건 제1항 보정발명으로 정정하는 등의 내용으로 이 사건 보정을 하였다. 그러자 심사관은 2009. 11. 3. ‘이 사건 제1항 보정발명은 원심 판시 비교대상발명에 의해 진보성이 부정되는 것이고, 이는 이사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유’라는 이유로 이 사건 보정각하결정을 하면서, 이 사건 출원발명에 대한 거절결정을 유지하였다. 또한 특허심판원 역시 2011. 10. 12. 같은 이유로 이 사건 보정각하결정 및 위 거절결정이 적법하다고 판단하였다. 그런데 원심이 인정하고 있는 이 사건 제1항 출원발명과 이 사건 제1항 보정발명의 특허청구범위 기재내용을 대비하면, 이 사건 제1항 보정발명은 이 사건 제1항 출원발명의 구성 간의 결합관계를 한정하여 더 구체화한 것으로 보일 뿐, 그 청구항이 보정으로 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경된 경우에 해당한다고 보이지는 아니한다.

그렇다면 이 사건 제1항 보정발명에 대한 심사 결과 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 이는 이 사건 보정에 따라 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 오히려 위와 같은 진보성 부정의 거절이유를 원고에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하였어야한다.

따라서 이 사건 보정각하결정이 위법하다고 본 원심은 위에서 본 법리에 따른 것으로서 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 보정각하 요건에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 이 사건 심결이 결론에 있어 정당하다는 상고이유 주장에 대하여

특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절 결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 ‘보정 전의 특허출원’에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 그 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.
이 부분 상고이유 주장은 이와 다른 견해를 전제로, 이 사건 보정각하결정이 위법하다고 하더라도 이 사건 제1항 보정발명의 특허청구범위 역시 불명확하여 이 사건 제1항 출원발명과 마찬가지로 특허받을 수 없는 것인 이상 이 사건 보정 이후의 특허출원도 거절되어야 할 것이어서 거절결정 불복심판청구를 기각한 이 사건 심결을 취소하여서는 아니 된다는 것이나, 위 법리에 비추어 받아들일 수 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장  대법관    조희대

           대법관    양창수

주 심   대법관    고영한

         대법관    김창석