법무법인 다래
특허법원 2017. 3. 24. 선고 2016허2379 판결【등록취소(상)】[각공2017상,277] 판시사항
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- 125
- 작성일
- 2017.05.23
판시사항
갑 등이 신발 등을 지정상품으로 하는 등록상표
의 상표권자 을을 상대로 등록상표가 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당한다는 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, 거래통념상 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는
표장이 을에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었다는 이유로 등록상표가 위 조항에 해당하지 않는다고 한 사례
의 상표권자 을을 상대로 등록상표가 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당한다는 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, 거래통념상 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는표장이 을에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었다는 이유로 등록상표가 위 조항에 해당하지 않는다고 한 사례판결요지
갑 등이 신발 등을 지정상품으로 하는 등록상표
의 상표권자 을을 상대로 등록상표가 구 상표법(2016.2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호 에 해당한다는 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, 등록상표는 영문자 “SABRINA”와 단순히 음역한 한글 “사브리나”가 이단으로 병기되어 있는 문자 상표인데, 을이 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 실제 사용하였던 
표장은등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 형태라는 점에서는 차이를 보이나, 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면 등록상표 중 상단의 영문자 부분과 하단의 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘서양 여자 이름’ 정도로 관념될 뿐 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 등록상표의 영문자 부분 “SABRINA”는 굳이 한글 음역 부분이 없어도 “사브리나”로 호칭될 것이며 소문자로 사용되더라도 마찬가지일 것이어서 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 위표장 역시 국내 일반 수요자나 거래자에게 등록상표 그 자체와 동일한 호칭 및 관념으로 받아들여질 것이므로 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 표장이 사용되었다고 보기에 충분하고, 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 표장이 을에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었음이 인정되는 이상 등록상표가 같은 법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 않는다고 한 사례.
의 상표권자 을을 상대로 등록상표가 구 상표법(2016.2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호 에 해당한다는 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, 등록상표는 영문자 “SABRINA”와 단순히 음역한 한글 “사브리나”가 이단으로 병기되어 있는 문자 상표인데, 을이 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 실제 사용하였던 표장은등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 형태라는 점에서는 차이를 보이나, 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면 등록상표 중 상단의 영문자 부분과 하단의 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘서양 여자 이름’ 정도로 관념될 뿐 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 등록상표의 영문자 부분 “SABRINA”는 굳이 한글 음역 부분이 없어도 “사브리나”로 호칭될 것이며 소문자로 사용되더라도 마찬가지일 것이어서 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 위표장 역시 국내 일반 수요자나 거래자에게 등록상표 그 자체와 동일한 호칭 및 관념으로 받아들여질 것이므로 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 표장이 사용되었다고 보기에 충분하고, 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 표장이 을에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었음이 인정되는 이상 등록상표가 같은 법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 않는다고 한 사례.참조법령
구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호 ( 현행 제119조 제1항 제3호 참조), 제4항( 현행 제119조 제3항 참조)
전문
【원 고】 원고 (소송대리인 특허법인 부◇ 담당변리사 ▽성진)
【피 고】 피고 1 외 1인CID : E99F-75D8-7250-4559-A392-1059-6616-08B3
【변론종결】2017. 3. 10.
【주 문】1. 특허심판원이 2016. 3. 18. 2014당3316 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.2. 소송비용은 피고들이 부담한다.
【청구취지】주문과 같다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 원고의 이 사건 등록상표(갑1호증)
1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 1996. 3. 18./ 1997. 8. 20./ 2007. 12. 13./ 제372771호
2) 구성: 
3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 신발, 신발의 부품 및 부속품, 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 골프화, 깔창, 단화, 등산화,레이스부츠, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌들, 숙녀용 부츠, 슬리퍼, 신발용 철제장식, 앵글부츠, 운동화, 유아용 신발 및 부츠
나. 이 사건 심결의 경위
1) 피고들은 2014. 12. 23. 특허심판원에 원고를 상대로, “이 사건 등록상표는 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제73조 제1항 제3호 에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.”고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대하여 상표등록의 취소심판을 청구하였다.
2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2014당3316 사건으로 심리하여, 2016. 3. 18. “원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품중 어느 하나에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 못하였고, 이를 사용하지 않은 데에 정당한 이유가 있었음을 증명하지도 않았으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하여 그 등록이취소되어야 한다.”는 이유를 들어 피고들의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결(갑3호증)을 하였다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
가. 원고의 주장 요지원고는 이 사건 취소심판청구일인 2014. 12. 23.부터 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 ‘신발’에표시하여 사용한 사실이 있으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 않는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.
나. 판단
1) 인정 사실갑4~14호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2014. 1. 9.부터 5. 30.까지 사이에 신발 제품에다가 아래 사진과 같이 굵은 글씨로 된 “sabrina”와 그 아래 “Comfort Shoes”라고 표시하여 아래 표와 같이 판매한 사실을 인정할 수 있다.
가) 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항 은 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 않은 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할수 있도록 규정하고 있다. 위와 같은 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다. 특히 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서,그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다.
나) 그런데 위 인정 사실에 의하면, 이 사건 등록상표는
와 같이 영문자 “SABRINA”와 이를 단순히 음역한 한글 “사브리나”가 이단으로 병기되어 있는 문자 상표인데, 원고가 이 사건 취소심판청구일인 2014. 12. 23. 전 3년 이내에국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 실제 사용하였던 표장은
와 같이 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 형태라는 점에서는 다소 차이를 보이고 있다. 그러나 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분과 하단의 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘서양여자 이름’ 정도로 관념될 뿐, 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 이 사건 등록상표의 영문자 부분 “SABRINA”는굳이 그 한글 음역 부분이 없어도 “사브리나”로 호칭될 것이며, 이는 이 사건 등록상표의 영문자 부분이 소문자로 사용되더라도마찬가지일 것이다. 그 결과 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 위 표장 역시 국내 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭 및 관념으로 받아들여질 것이어서, 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼수 있는 표장이 사용되었다고 보기에 충분하다.
다) 한편 등록상표의 일부 지정상품들에 대한 등록취소심판 청구가 있는 경우, 해당 지정상품은 불가분의 일체로 취급되어 전체가 하나의 청구로 간주되고, 상표권자는 취소심판이 청구된 복수의 지정상품 중 어느 하나에 대하여만 사용을 입증하면 된다. 따라서 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 표장이 상표권자인 원고에 의하여 이 사건 취소심판청구일전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었음이 인정되는 이상, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 않는다고 보아야 한다.
와 같이 영문자 “SABRINA”와 이를 단순히 음역한 한글 “사브리나”가 이단으로 병기되어 있는 문자 상표인데, 원고가 이 사건 취소심판청구일인 2014. 12. 23. 전 3년 이내에국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 실제 사용하였던 표장은와 같이 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 형태라는 점에서는 다소 차이를 보이고 있다. 그러나 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분과 하단의 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘서양여자 이름’ 정도로 관념될 뿐, 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 이 사건 등록상표의 영문자 부분 “SABRINA”는굳이 그 한글 음역 부분이 없어도 “사브리나”로 호칭될 것이며, 이는 이 사건 등록상표의 영문자 부분이 소문자로 사용되더라도마찬가지일 것이다. 그 결과 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 위 표장 역시 국내 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭 및 관념으로 받아들여질 것이어서, 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼수 있는 표장이 사용되었다고 보기에 충분하다.다) 한편 등록상표의 일부 지정상품들에 대한 등록취소심판 청구가 있는 경우, 해당 지정상품은 불가분의 일체로 취급되어 전체가 하나의 청구로 간주되고, 상표권자는 취소심판이 청구된 복수의 지정상품 중 어느 하나에 대하여만 사용을 입증하면 된다. 따라서 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 표장이 상표권자인 원고에 의하여 이 사건 취소심판청구일전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었음이 인정되는 이상, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 않는다고 보아야 한다.
3. 결론
그렇다면 이 사건 등록상표가 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 본 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 피고들에 대한 청구는 이유 있다.
판사 이정석(재판장) 김부한 이진희