[2] 상표권은 등록국법에 의하여 발생하는 권리로서 등록이 필요한 상표권의 성립이나 유⋅무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하고, 그에 관한 준거법 역시 등록국 또는 등록이 청구된 국가의 법으로 보아야 한다.

[3] 미국 워싱턴 디시(Washington D.C.)에 위치한 ○○대학교 ‘AMERICANUNIVERSITY’를 운영하는 甲이 지정서비스업을 ‘대학교육업, 교수업’ 등으로 하여로 구성된 서비스표를 등록출원하였는데, 특허청 심사관이 출원서비스표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당한다는 이유로 상표등록을거절하는 결정을 한 사안에서, 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진정도, 포털사이트에서 검색되는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용내역 등에 비추어 볼 때, 출원서비스표는 ○○대학교육업 등과관련하여 미국 유학준비생 등 수요자에게 甲이 ○○대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고볼 수 있고, 따라서 출원서비스표가 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있으며 나아가 ○○대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다고 한 사례.

【주 문】

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 가. 현저한 지리적 명칭․그 약어 또는 지도만으로 된 상표 또는 서비스표(이하 이 둘을 줄여 ‘상표’라고만 한다)는 등록을 받을 수 없다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호. 현행상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 입법 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 위 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용 될 수 있다. 그러나 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다

( 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다종다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다.

대법원은 종래 이러한 태도를 취하고 있었다고 볼 수 있다. 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283판결은 위 법리를 기초로라는 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 판단한 원심판결을 유지하였다. 원심은 그 이유의 하나로위 상표는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 ‘대학교’가 결합하여 단순히 ‘서울에 ○○대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 ○○대학교’라는 새로운 관념을 형성하고 있다는 점을들고 있다. 대법원판결은 원심판결 이유를 인용하면서 위조항에 관한 법리를 오해하지 않았다고 판단하고 있는데, 위에서 본 법리에 배치된다고 볼수 없어 이를 변경할 이유가 없다.

나. 상표권은 등록국법에 의하여 발생하는 권리로서 등록이 필요한 상표권의 성립이나 유․무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하고( 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판결 등 참조), 그에 관한 준거법역시 등록국 또는 등록이 청구된 국가의 법으로 보아야 한다. 따라서 원고가 미국 법인이라고 하더라도 우리나라에서 서비스표를 등록받아 사용하기 위하여 우리나라에 등록출원을한 이상 그 등록출원의 적법 여부에 관한 준거법은 우리나라 상표법이다.

(1) 원고의 이 사건 출원서비스표(출원번호 생략)는 지정서비스업을 ‘대학교육업, 교수업’ 등으로 하여 라고 구성되어 있다. 그중 ‘AMERICAN’부분은 ‘미국의’ 등의 뜻이 있어 수요자에게 미국을 직감하게 하는 현저한 지리적 명칭에해당하고, ‘UNIVERSITY’ 부분은 ‘대학’ 또는 ‘대학교’라는 뜻이 있어 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 ‘대학교육업, 교수업’과의 관계에서 기술적 표장에 해당한다.

(2) 이 사건 출원서비스표는 원고가 ○○대학교(이하 ‘이 ○○대학교’라 한다)의 명칭이기도 하다. 이 ○○대학교는 미국 워싱턴 디시(Washington D.C.)에 위치한 ○○대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 교명으로 사용하고 있다.

(3) 이 ○○대학교는 50개 이상의 학사학위․석사학위와 10개 이상의 박사학위과정 등을 개설․운영하고 있고, 도서관, 박물관, 미술관, 방송국, 아시아학센터, 세계평화센터 등의부속시설을 운영하고 있다. 이 ○○대학교의 재학생 수는 1만여 명에 이르고, 한국 학생도2008~2009년에 123명이 입학한 것을 비롯하여 매년 꾸준히 입학하고 있다. 이 ○○대학교는 ○○대학교, ○○대학교, ○○대학교와 해외연수프로그램을 운영하고, ○○대학교, ○○대학교와 공동으로 복수학위 과정을 운영하고 있다.

(4) 이 ○○대학교는 2003년부터 2012년까지 매년 미화 18,150,000달러 이상을 광고비로지출하였고, 이 ○○대학교의 웹사이트(www.american.edu) 방문 횟수는 2012년도에 8,500,000회정도 된다. 이 ○○대학교는 2013년 ‘유에스 뉴스 앤드 월드 리포트’(U.S. News & WorldReport)가 발표한 ○○대학 순위에서 77위에 올랐고, 특히 국제업무 분야가 유명하여 여러매체로부터 상위권으로 평가받고 있다.

(5) 인터넷 포털사이트인 네이버(www.naver.com)에서 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 검색하면, 2013. 6. 17. 기준으로 59,761건의 블로그 검색결과, 22,770건의 카페 검색결과, 5,876건의 지식인 검색결과가 나타난다. 그 대부분은 이 ○○대학교와 관련된 내용으로서 해외유학 등에 관심이 있는 사람들이 이 ○○대학교에 관한 정보 등을 얻기 위하여‘AMERICAN UNIVERSITY’를 빈번하게 검색하고 있음을 알 수 있다.

(6) 이 ○○대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이 트에서검색되는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용내역 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표는 ○○대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생 등 수요자에게 원고가 운영하는 이 ○○대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있다.

(7) 따라서 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 ○○대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다.

나. 원심의 판결 이유에 부적절한 점이 있으나, 이 사건 출원서비스표가 그 지정 서비스업과 관련하여 서비스표로 등록될 수 있다고 본 결론은 옳다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결 결과에영향을 미친 잘못이 없다.

이 판결에는 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견과대법관 조희대의 별개의견이 있는 외에는 관여 법관의 의견이 일치되었고, 다수의견에 대한 대법관 김소영, 대법관 박상옥, 대법관 김재형, 대법관 박정화의 보충의견과 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견에 대한 대법관 김창석의 보충의견이 있다.

가. (1) 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 따라서 현저한 지리적 명칭과 식별력이 없는 다른 표장이 결합되어 있는 상표는 등록을 받을 수 없다는 결론이 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 문언으로부터 당연히 도출되는 것은 아니다.확립된 판례에 의하면, 현저한 지리적 명칭에 식별력이 없는 다른 표장이 결합되어 있는경우 상표등록을 받을 수 없는 것이 원칙이다. 그러나 예외적으로 현저한 지리적 명칭에식별력이 없는 다른 표장이 결합되어 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭을떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.그러므로 현저한 지리적 ○○대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 상표로 등록을받을 수 있는지 여부는 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있느냐에 달려있다.

(2) 그런데 앞서 본 바와 같이 다수의견은 이러한 판단 기준을 전제하면서도, 현저한 지리적 ○○대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 상표로 등록을 받을수 있는지 여부에 관한 구체적 검토에 이르러서는 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있느냐 하는 점에 관하여 살펴보지 아니한다. 오히려 이 사건 출원서비스표가 그 ○○대학교육업 등과 관련하여 수요자들에게 원고가 운영하는 이 ○○대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져있다고 볼 수 있느냐 하는 점에 관하여 살펴보고, 이를 근거로 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제된다는 결론을 내린다.그러나 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제되는 판단 기준으로서의 식별력은,현저한 지리적 명칭에 식별력 없는 다른 표장이 결합되어 표장의 구성 자체에 의하여 새로운 식별력이 형성되었느냐 하는 점을 의미하는 것이지, 상표를 사용한 결과 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 수요자들이 인식하게 되었느냐 하는 점을 의미하는 것이아니다. 구 상표법 제6조 제1항 제4호 해당 여부의 판단 기준이 되는 표장의 구성에 의한식별력은 표장 그 자체의 ‘본질적인 식별력’으로서 같은 조 제2항이 규정하고 있는 ‘사용에의한 식별력’과 명확히 구분된다. 다수의견은 이 점을 혼동하고 있다.

(3) 구 상표법 제6조 제2항은 “제1항 제4호에 해당하는 상표라도, 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표 등록을 받을 수 있다.”라고규정함으로써 ‘사용에 의한 식별력’을 인정하여 상표 등록을 허용하고 있다. 다수의견의 주장과 같이 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업과 관련하여 수요자들에게 원고가 ○○대학교의 명칭으로 상당한 정도 알려짐으로써 식별력을 갖게 되었다면, 이는 구 상표법제6조 제2항이 규정한 ‘사용에 의한 식별력’을 갖게 되었다는 것을 의미한다. 따라서 ‘그상표를 사용한 상품에 한정하여’ 상표등록을 받을 수 있다는 점도 그 당연한 결과이다.이처럼 다수의견은 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 요건의 충족을 전제로 같은 조항이 규정한 법적 효과를 인정하고 있을 뿐임에도, 같은 요건의 충족을 전제로 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제된다고 주장한다. 구 상표법 제6조 제2항이 제1항 제4호의적용 배제요건을 정하고 있는 것이 아니고 별개의 등록 요건을 정하고 있는 것인 이상, 이는 설명하기 어려운 모순이라고 할 수밖에 없다. 다수의견은, 판단 기준으로서 표장의 구성자체에 의한 ‘본질적인 식별력’이 문제되는 영역에 ‘사용에 의한 식별력’이라는 판단 기준을 혼합함으로써 적용 영역과 법적 효과가 다른 두 규정의 구별을 불가능하게 한다. 그리고 이러한 해석은 사용에 의한 식별력이 인정되는 경우 구 상표법 제6조 제2항에 의해서상표등록을 받을 수 있는 한편, 제1항에 의해서도 상표등록을 받을 수 있다는 결과를 초래한다. 이는 구 상표법 제6조 제1항과 제2항의 문언에 명백히 어긋나는 것으로 도저히 받아들일 수 없는 해석이다. 또한 다수의견과 같이 ‘사용에 의한 식별력’이라는 판단 기준을 적용하는 한 현저한 지리적 ○○대학교를 의미하는 단어의 결합에 의하여 ‘본질적인 식별력’을 가질 수 있다는 다수의견이 전제하는 판단 기준은 실제로 아무런 역할도 하지 못하게 된다.

(4) 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 ‘본질적인 식별력’에 관한 것으로서 그 식별력의 유무는 표장의 구성 자체에 의하여 객관적으로 판단하여야 하고, 표장의 사용 상황이나 그에따른 수요자들의 인식 정도는 같은 조 제2항의 ‘사용에 의한 식별력’ 취득 여부에서 고려하는 것이 조문체계에 부합한다. 즉, 구 상표법 제6조는 표장의 구성 자체에 의하여 ‘본질적인 식별력’이 인정된다면 제1항 제4호의 적용이 배제되어 상표등록이 허용되고, ‘본질적인 식별력’이 인정되지 아니하여 제1항 제4호에 해당하더라도 그 상표가 사용의 과정을 거쳐 수요자들 사이에 특정인의 상품출처표시로 인식되기에 이르렀다면 제2항에 의하여 예외적으로 상표등록이 허용된다는 것으로 이해하여야 한다.그러므로 현저한 지리적 ○○대학교를 의미하는 단어의 결합에 의하여 그 구성 자체만으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 ‘본질적인 식별력’을 형성한다면, 구 상표법 제6조 제2항에 의하여 예외적으로 상표등록이 허용되는 경우와는 달리, 더 이상 ‘상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시

(5) 나아가 현저한 지리적 명칭에 식별력이 없는 ‘대학교’라는 표장이 결합되면 본래의현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 식별력을 형성하는지 살펴본다.예컨대, “ ○○대학교”라는 명칭은 ‘ ○○대학교’가 실재하고 있는 한, 법령의 제한으로 인해 같은 명칭을 사용하는 ○○대학교가 존재할 수 없고 장래에도 존재할 수 없다. 그 결과 ‘제주’라는 현저한 지리적 명칭과 ‘대학교’라는 식별력 없는 표장이 결합되어 ○○대학교를 표상하는 명칭이 되고, 수요자들도 당연히 ○○대학교들로부터 그 ○○대학교를 구별하는 명칭으로 인식하게 된다.또한 지리적 ○○대학교를 의미하는 단어가 ○○대학교 명칭을 구성하는 사례가국내외에 걸쳐 흔히 존재하므로, 지리적 ○○대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에대해서는 수요자들이 그것을 지리적 의미로 인식한다기보다는 그 구성 부분이 불가분적으로 결합된 전체로서 ○○대학교의 명칭으로 인식하거나 특정인의 상품출처표시로 직감할가능성이 매우 높다. 

나. 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭․그 약어 또는 지도만으로 된상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다.따라서 현저한 지리적 명칭이 포함된 표장이라고 하더라도 특정 개인에게 독점을 허용하여도 무방할만큼 독점적응성이 매우 높고, 경쟁업자의 자유로운 사용을 보장할 필요가 거의없는 경우라면, 그러한 표장에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 해석하더라도 위 규정의 취지에 반하지 않는다.대학교를 설립하기 위해서는 시설․설비 등 일정한 설립기준을 갖추어 교육부장관의 인가를 받아야 하는 등 그 설립ㆍ운영 등에 관한 엄격한 법령의 제한이 있고, 이러한 제한으로 인해 사실상 동일한 명칭을 ○○대학교가 존재하거나 새로 설립될 수 없다.

다. (1) 다수의견은, 지리적 ○○대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 그 표장을 교명으로 하는 ○○대학교가 수요자들에게 상당한 정도로 알려져 있는지를 기준으로 상표등록 여부를 판단하고 있다.

그런데 그러한 판단 기준에 따를 경우 ○○대학교의 알려진 정도에 따라 상표등록 여부가 달라져 부당한 결과를 초래할 수 있고, 외국에서 널리 ○○대학교라고 하더라도 국내의 수요자들에게 알려지지 않았다는 이유로 상표등록을 거절하게 될 경우 ○○대학교간의 형평에도 반하는 문제가 발생할 수 있다.