판시사항

특허청 심사관이 甲 주식회사의 출원상표

"”가 선등록상표 , "  " , 선등록국제상표 “ ”와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하자 甲 회사가 특허

심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원이 출원상표가구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 새로운 거절이유를 통지하고 심판청구를 기각한 사안에서, 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하고, 심판과정에 절차상 위법도 없다고한 사례

판결요지

특허청 심사관이 甲 주식회사의 출원상표 “ ”가 선등록상표 “ ”, 선등록국제상표 “”와의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항제7호에 해당한다는 이유로 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하자 甲 회사가 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원이 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다는 새로운 거절이유를 통지하고 심판청구를 기각한 사안이다.

출원상표를 구성하는 영문자 ‘EARTH’, ‘FRIENDLY’ 및 ‘PRODUCTS’는 우리나라의영어 보급수준에 비추어 볼 때 비교적 쉬운 단어들로서 그 일련의 결합으로 이루어진 문자상표인 출원상표가 전체적으로 ‘지구(환경) 친화적인 제품’ 등의 의미로 해석, 관념될 수 있는 것이므로, 지정상품인 ‘눈 및 얼음 용해용 화학제, 세탁용 세제’ 등에 출원상표가 사용될 경우에는 상품들이 ‘지구(환경) 친화적인 제품’ 내지 ‘친환경 제품’이라는 등의 의미로 직접적으로 인식되는 등 일반 수요자로 하여금 지정상품의 품질이나효능 등을 직감하게 하며, 출원상표의 위와 같은 해석, 관념에 해당하는 ‘친환경 제품’이 상품의 품질이나 효능 등을 나타내는 데 널리 사용되고 있는 거래사회의 실정 등을 감안할 때, 출원상표는 지정상품의 품질, 효능 등을 직접적으로 표시하는 기술적표장으로서 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란할 뿐만 아니라, 동종의 거래업계에 종사하는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표장으로서 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하고, 거절결정에 대한 불복심판에서 새로운 거절이유를 들어 심결하는 것은 원칙적으로 허용되는바, 위 심결은 심판과정에서 새로운 거절이유에 대한 통지를 하여 출원인 甲 회사에 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 준 다음 이루어진 것 이므로심판과정에 절차상 위법도 없다고 한 사례이다.

전 문

【원 고】 비×스 □□□토리즈, 인크.(◇◈◈us L◇◈◈ratories, □▣c.)

(소송대리인 리앤목 특허법인 담당변리사 장원주)

【피 고】 특허청장

【변론종결】 2018. 5. 17.

【주 문】

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】

특허심판원이 2018. 1. 4. 2016원4682 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

【이 유】

1. 기초 사실

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원일/ 출원번호: 2015. 8. 6./ (출원번호 생략)

(2) 표장:

(3) 지정상품: [별지]와 같다.

나. 이 사건 심결의 경위 등

(1) 원고의 이 사건 출원상표에 대하여, 특허청 심사관은 2016. 1. 4. “이 사건 출원상표는 타인의 선등록상표 (등록번호 1 생략)의 ‘  ’, 선등록국제상표 (등록번호2 생략)의 ‘ ’와 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 구 상표법(2016.2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제7호에 해당할 뿐만 아니라, 그 일부지정상품의 상품명이 부적합하여 구 상표법 제10조제1항에도 해당하므로, 그

등록을 받을 수 없다.”는 거절이유를 통지하였다.

(2) 원고는 2016. 4. 1. 위 거절 이유에 대한 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2016. 5. 16. “원고의 의견서 및 보정서에 의하여 재심사하더라도 거절이유 중 구상표법 제7조 제1항 제7호 부분이 해소되지 않았다.”는 이유로 거절결정을 하였다.

(3) 이에 원고는 2016. 8. 9. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 위 심판청구를 2016원4682호로 심리하던 중 2017. 9. 7. “이 사건 출원상표‘ ’는 ‘지구(환경) 친화적인 제품’ 등의 의미로 인식되어그 지정상품의 성질(원재료, 품질, 효능 등)을 표시할 뿐만 아니라 표장 전체로서도 식별력이 없으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 의하여 등록을 받을 수 없다.”는 새로운 거절이유를 통지하였다.

(4) 그 후 특허심판원은 2018. 1. 4. “이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 ‘기술적 표장’에 해당할 뿐만 아니라, 같은 항 제7호의 ‘누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지를 식별할 수 없는 상표’에도 해당하므로, 그 등록을 받을 수 없다.”는 이유로,원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

(5) 한편 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판 청구 전인 2016. 8. 5. 특허심판원에 당초 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 거절이유로 지적되었던 선등록상표 및 국제등록상표(지정상품 중 “toys for domestic pets” 부분)에 대하여 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판을 각 청구(2016당2361, 2016당2364)하였고, 그 각 인용심결이 2017. 4. 22. 및 2017.4. 18. 확정된 바 있다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지(심결취소사유)

다음과 같은 이유로 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

(1) 이 사건 심결에는 그 심판과정에서 새로운 거절이유를 들어 심결한 절차상위법이 있다.

- 거절결정에 대한 불복심판과정에서 새로운 거절이유를 들어 심결하는 경우 종전 거절결정의 이유를 보완하는 측면에서 이루어졌어야 할 것임에도, 이와 달리 식별력 흠결이라는 새로운 거절이유통지를 함으로써, 심사 및 심판과정에서 원고가 두 번 심사받을 기회를박탈하였고, 최초 거절이유와 관련된 선등록상표들에 대하여 취소심판까지 청구하면서 그거절이유를 극복하려 한 원고의 노력을 무의미하게 만들었으며, 식별력 흠결의 새로운 거절이유와 관련된 일부 상품을 삭제 보정함으로써 거절이유를 극복할 수 있는 기회를 원천적으로 박탈한 이 사건 심결은 절차적으로 위법하다.

(2) 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않음에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

- 이 사건 출원상표 “ ”는, 그 구성 단어들의 의미상 ‘지구와 친한 제품', ‘지구에 친절한 제품' 정도의 의미로 해석되어야 하는 것으로서, 이를이 사건 심결과 같이 ‘지구(환경) 친화적인 제품’으로 해석하는 것은 자연스럽지 않고 어법적으로도 올바른 해석이 아니며, 설령 그와 같이 해석된다고 하더라도 이는 그 지정상품의품질, 효능 등 성질을 암시하는 정도에 불과할 뿐 이를 직감시키는 정도에 이른다고 보기는 어려우므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

- 이 사건 출원상표는 일반적으로 널리 사용되고 있는 상표가 아니고, 원고가 지난 50년이상 사용해 온 결과 일반 수요자들에게 원고의 상품표지로 널리 알려져 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제7호에도 해당하지 않는다.

나. 절차상 위법 여부

원고는, “거절결정에 대한 불복심판과정에서 새로운 거절이유를 들어 심결하는 경우 종전 거절결정의 이유를 보완하는 측면에서 이루어졌어야 할 것임에도, 이와 달리 식별력 흠결이라는 새로운 거절이유를 통지하고 이에 근거하여 이루어진 이 사건 심결에는 그 심판과정에 절차상 위법이 있다.”는 취지로 주장한다. 그러나 구 상표법 제23조 제2항은 “심사관은 상표등록거절결정을 하려는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.”, 같은 조 제4항은 “제2항 후단에 따른 기간 내에 의견서를 제출하지 아니한 출원인은 그 기간의 만료일부터 2개월 이내에 상표에관한 절차를 계속 진행할 것을 신청하고, 그 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할수 있다.”라고 규정하고 있고, 같은 법 제81조 제1항, 제3항은 거절결정에 대한 불복심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 위의 규정을 준용하도록 되어 있다.

이들 규정은 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 확보하지 아니하면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 거절 결정에 대한 불복심판에서 종래의 거절결정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결하면서 출원인에게의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 이는 위법하지만, 거절결정의 이유는 거절이유통지서의 기재이유와 그 주된 취지가 부합하면 족하고, 거절결정에 대한 불복심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 거절이유의 통지는 필요하지 아니하다( 대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결 등 참조).

위와 같은 규정 및 법리에 의하면, 거절결정에 대한 불복심판과정에서 새로운 거절이유를 들어 심결하는 경우 종전 거절결정의 이유를 보완하는 측면에서 이루어져야 한다는 원고의 주장은 그 새로운 거절이유에 대한 통지가 이루어지지 않은 경우에만 절차적 위법사유로서 그 의미를 가질 수 있는 것이다. 즉, 거절결정에 대한 불복심판에서 새로운 거절이유를 들어 심결하는 것은 원고의 주장과 달리 원칙적으로 허용되는 것이고, 다만 이 경우출원인에게 의견서 제출의 기회를 주기

위한 통지가 필요한 것일 뿐이다.

그런데 이 사건 심결은 앞서 본 바와 같이 그 심판과정에서 새로운 거절이유에 대한 통지를 하여 출원인인 원고에게 그 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 준 다음 이루어진것이므로, 이 사건 심결에 원고 주장과 같은 절차상 위법이 있다고 할 수 없다.

따라서 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

다. 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 해당 여부

(1) 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야한다( 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조).

구 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인 가를 식별할 수 없는상표”를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래 사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데,사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다 ( 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

(2) 판단

이 사건 출원상표 “ ”는 영문자 ‘EARTH’, ‘FRIENDLY’ 및 ‘PRODUCTS’의 세 개의 단어가 병기되어 구성된 문자상표이다. 그런데 이 사건 출원상표를 구성하는 영문자 ‘EARTH’, ‘FRIENDLY’ 및 ‘PRODUCT

S’는우리나라의 영어 보급수준에 비추어 볼 때 비교적 쉬운 단어들로서 그 일련의 결합으로 이루어진 문자상표인 이 사건 출원상표는 전체적으로 ‘지구(환경) 친화적인 제품’ 등의 의미로 해석, 관념될 수 있는 것이므로, 그 지정상품인 ‘눈 및 얼음 용해용 화학제, 세탁용 세제, 공기 탈취제, 종이제 수건’ 등에 이 사건 출원상표가 사용될 경우에는 그 상품들이 ‘지구(환경) 친화적인 제품’ 내지 ‘친환경 제품’이라는 등의 의미로 직접적으로 인식되는 등일반 수요자로 하여금 지정상품의 품질이나 효능 등을 직감하게 한다.

게다가 을 제6, 10 내지 13호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일 내지 유사한 상품군인 ‘세제’, ‘샴푸’, ‘세탁제’, ‘플라스틱 제품’ 등에서 ‘친환경제품’이라는 용어가 상품의 품질이나 효능을 표현하는 용어로 다수 사용되는 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 출원상표의 위와 같은 해석, 관념에 해당하는 ‘친환경 제품’이 상품의 품질이나 효능 등을 나타내는 데 널리 사용되고 있는 것이 거래사회의 실정임을 알수 있다.

위와 같은 이 사건 출원상표의 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안할 때, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 효능 등을 직접적으로 표시하는 기술적 표장으로서 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란할뿐만 아니라, 동종의 거래업계에 종사하는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표장으로서 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다.

(3) 원고의 주장에 대한 판단

(가) 원고는, “이 사건 출원상표 ‘’는, 그 구성 단어들 중 ‘FRIENDLY'가 하이픈(-)에 의해 앞에 오는 ‘EARTH'와 결합되어 복합 형용사로 쓰이지 않는 이상 ‘지구 친화적인 제품’과 같은 의미가 도출될 수 없고,

이러한 어법은 매우 높은 수준의 영어지식을 요하는 어려운 내용으로서 일반 수요자들이 쉽게 직감한다고 보기어려우며, ‘EARTH'는 ‘환경’의 의미도 아니므로, 전체적으로 ‘지구(환경) 친화적인 제품’의의미로 해석될 수 없다. 설령 그와 같이 해석된다고 하더라도, 그 의미는 구성 단어들로부터 직감되는 자연스러운 해석이라기보다 구성 단어들에 대해 심사숙고하였을 때 나올 수있는 2차적 관념에 불과할 뿐만 아니라 매우 추상적인 의미로서 지정상품의 품질, 효능 등성질을 직접적으로 나타내는 표시로 보기 어렵다.”는 취지로 주장한다.

그러나 갑 제6호증의 2, 5, 을 제4호증의 각 기재에 의하면 ‘FRIENDLY’는 “(흔히 합성형용사에서) &- 친화적인”(네이버 영어사전), ‘EARTH-FRIENDLY'는 “지구(환경) 친화적인”(네이버 영어사전), ‘EARTH FRIENDLY'는 “지구에 친화적인, 환경에 해를 끼치지 않는”(다음 영어사전)이라는 사전적 의미를 가지는바, 위 내용을 종합하면 ‘FRIENDLY’가 ‘ &- 친화적인’의 의미로 사용되는 경우 ‘흔히’ 합성 형용사로 사용되기는 하지만 원고의 주장과 같이 반드시 하이픈(-)으로 결합되어 복합 (합성) 형용사로 사용될 경우에만 ‘ &- 친화적인’의의미로 해석될 수 있는 것은 아니고 하이픈(-) 없이 사용되더라도 ‘ &- 친화적인’의 의미로해석될 수 있는 것이며, 나아가 ‘EARTH-FRIENDLY' 및 ‘EARTH FRIENDLY' 양자 모두‘환경’의 의미를 포함하는 ‘지구(환경) 친화적인’의 의미로 해석될 수 있음을 알 수 있다.

따라서 이 사건 출원상표 “”는 전체적으로 ‘지구(환경) 친화적인 제품’의 의미로 해석되는 것이 어법상 올바르고도 자연스러운 해석이고, 이와같이 ‘지구(환경) 친화적인 제품’의 의미로 관념되는 이 사건 출원상표가 그 지정상품인‘눈 및 얼음 용해용 화학제, 세탁용 세제, 공기 탈취제, 종이제 수건’ 등에 사용될 경우에는그 상품들이 ‘지구(환경) 친화적인 제품’ 내지 ‘친환경 제품’ 등의 의미로 직접적으로 인식되는 등 일반 수요자로 하여금 지정상품의 품질이나 효능 등을 직감하게 함은 앞서 본 바와 같으므로, 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

(나) 원고는, “이 사건 출원상표와 구성이 유사한 상표들이 국내에 다수 등록되어 있을뿐만 아니라 이 사건 출원상표가 외국에서 이미 등록된 바도 있으므로, 이 사건 출원상표는 그 식별력이 인정되어 등록되어야 한다.”는 취지로 주장한다.

그러나 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없는 것이며( 대법원2006. 5. 12. 선고 2005후353 판결 등 참조), 출원상표의 등록 가

부는 우리 상표법에 의하여그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다( 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조). 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장도 이를 받아들일 수 없다.

(다) 원고는, “미국에서 1967년 창업한 이래 50년 이상 약 200개 제품에 대하여 이 사건출원상표를 사용해 왔고, 특히 이 사건 출원상표와 동일한 명칭의 계열사인 ‘Earth FriendlyProducts'에서 적극적으로 사업을 담당해 왔으며, 국내에도 2011년부터 상당량의 원고 제품을 수출해오고 있는 등 이 사건 출원상표는 원고의 상표로서 높은 인지도를 확보하고 있어식별력을 갖춘 표장에 해당하므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.”는 취지로 주장한다.

그러나 구 상표법 제6조 제1항 제7호는 상표의 본래적 식별력이 없거나 미약하다는 점을이유로 한 것이므로, 혹시 원고 주장의 인지도가 인정된다고 하더라도 이는 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력 취득으로 등록될 수 있게 되는 것에 불과할 뿐 그와 같은사유로 당초 없거나 미약했던 본래적 식별력이 다시 인정되어 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않게 되는 것은 아니다.

설령, 원고의 위 주장을 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는것으로 선해한다고 하더라도, 외국에서의 상표 사용이 그 상표의 국내에 서의 인지도에 직접적인 영향을 미치는 것이 아닌 점, 구 상표법 제6조 제2항은 원래 식별력이 없거나 미약하여 등록을 받을 수 없는 상표여서 특정인에게 독점 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은상표에 대하여 특정인이 상당한 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 그 상표를 사용한 결과일반 수요자나 거래자에게 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표 등록을 인정하여 대세적권리를 부여하는 것이므로, 상표가 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우라고 인정하기 위해서는, 상표가 품질․효능 등을 직접적으로 표시하는 강도, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산․판매량 및 시장점유율, 광고․선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다는 점이 증거에 의하여 명확히 인정되어야 하는 점( 특허법원_2016허2508">특허법원 2016. 8. 19. 선고 2016허2508 판결 등 참조) 등에 비추어 볼 때, 원고가 제출한 갑 제12 내지 15호증의 각 기재 및 영상만으로는 이 사건 출원상표가 그 지정상품에 사용된 결과 국내 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었음을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수도 없다.

따라서 원고의 위 주장 역시 이를 받아들일 수 없다.

라. 이 사건 심결의 위법 여부

결국 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하므로 (같은 조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수도 없다) 상표등록을 받을 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이한 것으로서 그 심판과정에 절차상 위법도 없으므로 적법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이제정(재판장) 나상훈 이지영

[별 지] 이 사건 출원상표의 지정상품: 생략