판 시 사 항
[1] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조 제1항에 따라 주지표지에 관한
부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에 표지의 사용권자 등 표지의 사용에 관하여
고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자가 포함되는지 여부(적극)
[2] 조합체를 구성하지 않는 여러 사람이 상표권 설정등록이 이루어지지 않은 주지표지를 공동으로
보유하는 경우, 공동보유자 지분 과반수의 결정으로 타인에게 주지표지에 관한 사용권한을 부여할 수
있는지 여부(원칙적 적극) 및 한때 상표권이 발생하였던 주지표지라고 하더라도 상표권이 소멸한
경우까지도 그 표지의 사용허락에 상표법 제93조 제3항에서 규정한 공유자 전원의 동의가 필요한지
여부(소극)

 

판 결 요 지
[1] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라고 한다) 제4조 제1항은
부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위를
하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정한다.
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 국내에 널리 인식된 상품표지에 관한 부정경쟁행위로
인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있어 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 따라
그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는 그러한 표지의 보유자뿐만 아니라 사용권자 등 그
표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다.
[2] 조합체를 구성하지 않는 여러 사람이 상표권 설정등록이 이루어지지 않은 주지표지를 공동으로
보유하는 경우 그 공동보유자가 타인에게 주지표지에 관한 사용권한을 부여하는 행위는 주지표지의
관리행위에 해당하므로, 공동보유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 민법 제265조 본문을
유추적용하여 공동보유자의 지분의 과반수로써 이를 결정할 수 있다. 한때 상표권이 발생하였던
주지표지라고 하더라도 그 상표권이 소멸한 이상 그 표지의 사용허락에 상표법 제93조 제3항에서
규정한 공유자 전원의 동의가 필요하다고 볼 수는 없다.

 

참 조 조 문
[1] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목, 제4조 제1항 [2] 부정경쟁방지
및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목, 민법 제265조, 상표법 제93조 제3항

 

재 판 경 과
대법원 2024. 7. 11 선고 2023다216302 판결
서울고등법원 2023. 2. 2 선고 2022나2020403 판결

 

참 조 판 례
[1] 대법원 1997. 2. 5. 자 96마364 결정(공1997상, 859), 대법원 2023. 12. 28. 자 2022마5373
결정(공2024상, 274)

 

전 문
【원고, 상고인】 주식회사 ○○산업 외 3인
(소송대리인 변호사 서영철)
【피고, 피상고인】 주식회사 △△△(변경 전 상호: □□컨셉트 가구 주식회사)
(소송대리인 변호사 손천우 외 1인)
【피고보조참가인】 피고보조참가인 1 외 1인
【원심판결】 서울고법 2023. 2. 2. 선고 2022나2020403 판결
주 문
원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.
이 유
상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유서 기재는 상고이유를 보충하는
범위에서)를 판단한다.

 

1. 사안의 개요
원심판결 이유와 기록에 의하면, 다음과 같은 사실을 알 수 있다.
가. 이 사건 표장 “(표장 생략)”은 주식회사 □□가구(이하 '구 □□가구'라고 한다)가 1973년경
설립되었을 때부터 구 □□가구의 상품표지로 사용되었다. 이 사건 표장은 1978년경 이미 국내에서
일반 거래자나 수요자들 사이에 널리 인식된 상태에 있었고 원심 변론종결일 무렵까지도 그와 같은
상태가 유지되었다.
나. 구 □□가구는 1986. 8. 13. 이 사건 표장에 관하여 상표권 설정등록을 받았다(이하 '이 사건
등록상표'라고 한다).
다. 구 □□가구는 2002. 4. 18. 이 사건 등록상표의 상표권 중 28.5% 지분에 관하여 소외 1
앞으로, 26.5% 지분에 관하여 소외 2 앞으로, 각 22.5% 지분에 관하여 소외 3, 소외 4 앞으로
지분이전등록를 마쳤다. 그 후 여러 차례에 걸쳐 상표권 지분이전등록이 이루어졌고, 2016. 8. 13.
이 사건 등록상표의 상표권은 소외 1이 28.5%, 소외 2가 26.5%, 피고보조참가인 1이 11.25%,
소외 5가 6.25%, 소외 6이 5%, 소외 7이 6.25%, 소외 8이 5%, 소외 9가 11.25%의 각 비율로
공유하고 있었다. 이 사건 등록상표의 상표권은 2016. 8. 14. 존속기간 만료로 소멸하였다.
라. 피고는 온라인 쇼핑몰에서 침대 등 가구를 판매하면서 판매 제품에 '□□가구'라는 표장을
부착하고, 판매 제품의 광고에 이 사건 표장과 '□□가구'라는 표장을 표시하였다.
마. 원고들은 이 사건 표장이 원고들의 상품표지로 국내에 널리 인식되었거나 원고들이 이 사건
표장의 사용권자라는 전제에서 피고의 이 사건 표장 사용행위가 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에
관한 법률」(이하 '부정경쟁방지법'이라고 한다) 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고
주장하며 부정경쟁방지법 제4조에 따라 피고를 상대로 이 사건 표장 사용행위의 금지 등을 구하는 이
사건 소를 제기하였다.

 

2. 이 사건 표장이 원고들의 상품표지로 국내에 널리 인식되었는지 여부
가. 원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다. 원고들은 이 사건 표장의 보유 주체이던 구
□□가구로부터 이 사건 표장을 승계하지 않았으므로 이 사건 표장에 화체된 주지성이 원고들에게
승계되었다고 볼 수 없다. 원고들은 이 사건 표장을 자신의 독자적 상품표지로서 표시한 것이 아니라
사용권자 또는 그로부터 사용허락받은 자의 지위에서 표시하여 왔을 뿐이므로 원고들이 스스로 이
사건 표장의 주지성을 취득하였다고 볼 수도 없다. 이 사건 표장이 원고들의 상품표지로 국내에 널리
인식되었음을 전제로 하여 원고들이 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권자에 해당한다는 주장은
받아들일 수 없다.
나. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이
주지성의 귀속 및 승계 등에 관한 법리를 오해하거나 판결의 이유에 모순이 있는 등으로 판결에
영향을 미친 잘못이 없다.

 

3. 원고들이 이 사건 표장의 사용권자인지 여부
가. 원심의 판단
원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다. 이 사건 표장의 상표권이 소멸하였더라도 상표법
제93조 제3항을 준용 또는 유추적용하여 그 공동보유자 전원의 동의를 받지 아니하면 이 사건 표장에
관한 정당한 사용권을 취득할 수 없다. 원고들은 이 사건 표장의 공동보유자 전원으로부터 사용허락을
받지 못하였음을 자인하고 있으므로 원고들에게 이 사건 표장의 사용권이 인정되지 않는다. 이 사건
표장의 정당한 사용권자가 아닌 이상 원고들은 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권을 행사할 수 있는
자에 해당하지 않는다.
나. 대법원의 판단
위와 같은 원심의 판단은 그대로 수긍하기 어렵다.
1)부정경쟁방지법 제4조 제1항은 부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될
우려가 있는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을
청구할 수 있다고 규정한다.부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목소정의 국내에 널리 인식된
상품표지(이하 '주지표지'라고 한다)에 관한 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이
침해되거나 침해될 우려가 있어부정경쟁방지법 제4조 제1항에 따라 그 행위의 금지 또는 예방을
청구할 수 있는 자에는 그러한 표지의 보유자뿐만 아니라 그 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여
고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다(대법원 1997. 2. 5. 자 96마364 결정, 대법원
2023. 12. 28. 자 2022마5373 결정 등 참조).
한편조합체를 구성하지 않는 여러 사람이 상표권 설정등록이 이루어지지 않은 주지표지를 공동으로
보유하는 경우 그 공동보유자가 타인에게 주지표지에 관한 사용권한을 부여하는 행위는 주지표지의
관리행위에 해당하므로, 공동보유자 사이에 특별한 약정이 없는 한민법 제265조본문을
유추적용하여 공동보유자의 지분의 과반수로써 이를 결정할 수 있다. 한때 상표권이 발생하였던
주지표지라고 하더라도 그 상표권이 소멸한 이상 그 표지의 사용허락에상표법 제93조 제3항에서
규정한 공유자 전원의 동의가 필요하다고 볼 수는 없다.
2) 원심판결 이유를 위와 같은 법리에 비추어 살펴본다.
가) 원고들의 대표이사 내지 사내이사인 소외 7, 피고보조참가인 1 등 8인이 이 사건 등록상표의
상표권을 지분에 따라 공유하던 중 그 상표권이 존속기간 만료로 소멸하였더라도 이 사건 표장의 보유
지분까지 변경된다고 할 수는 없으므로, 소외 7과 피고보조참가인 1 등 8인은 상표권 소멸 후에도 이
사건 표장을 그 지분에 따라 공동으로 보유한다고 볼 수 있다. 이 사건 표장에 관한 지분의 취득
경위와 이 사건 표장의 공동보유자 사이의 관계 등을 고려하면 이들이 조합체로서 이 사건 표장을
보유한다고 보기는 어렵다.
나) 이 사건 표장은 국내에 널리 인식된 상품표지로서 주지표지이고, 상표권이 소멸함에 따라
상표미등록 상태로 된 주지표지인 이 사건 표장의 공동보유자들이 타인에게 그 사용권한을 부여하는
행위는 이 사건 표장의 관리행위에 해당하므로, 민법 제265조 본문을 유추적용하여 이 사건 표장의
공동보유자들은 공동보유자 지분 과반수의 결정으로 이 사건 표장에 관하여 타인에게 사용권한을
부여할 수 있다. 그런데 이 사건 표장의 사용 경위에 비추어 보면 원고들은 그와 같은 결정으로 그
사용권한을 부여받았을 여지가 크다.
다) 원심으로서는 원고들이 원심 변론종결일을 기준으로 이 사건 표장의 공동보유자 지분 과반수의
결정으로 이 사건 표장의 사용을 허락받았는지 여부 등을 살펴 원고들이 이 사건 표장의 사용에
관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자로서 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권자에
해당하는지 심리ㆍ판단하였어야 한다.
3) 그런데도 원심은 이 사건 표장의 사용에 관하여 원칙적으로 공유상표권의 사용권 설정에 관한
상표법 제93조 제3항이 준용 또는 유추적용된다고 전제한 다음, 이 사건 표장의 공동보유자 전원의
동의를 받지 못한 원고들은 이 사건 표장의 정당한 사용권자가 아니라는 이유만으로 원고들이
부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권자에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는
수인이 공동으로 보유하는 주지표지의 사용허락 요건 및 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권자에
관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

 

4. 결론
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시
심리ㆍ판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이
판결한다.
대법관 엄상필(재판장) 노정희 이흥구(주심) 오석준