창업기업 겸직교원의 직무발명

최근 창업 열품에 힘입어 대학교수의 창업이 이어지고 있다. 이 경우 대학교수가 대학에서 사직을 하는 경우도 있으나, 대학교수와 창업기업의 임직원의 지위를 겸직하는 사례도 많다. 이렇게 대학교수가 창업한 창업한 기업(이하 ‘창업기업’이라 한다)의 많은 경우에 대학교수가 대학에서 연구한 연구성과(이하 ‘대학성과’라 한다)를 기초로 창업을 하고 또 대학성과를 기초로 연구개발을 계속한 개량발명을 이용하여 사업을 하고 있다.

이때 대학교수가 창업기업의 임직원의 지위를 겸직하면서 한 발명은 대학의 직무발명에 해당하는지, 창업기업의 직무발명이 되는지 여부가 논란이 되고 있다. 이하에서는 창업기업의 임직원의 지위를 겸직하는 대학교수(이하 ‘겸직교수’라 한다)의 직무발명의 귀속에 대해서 검토하기로 한다.

발명진흥법에 따르면, 직무발명은 종업원등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하는데, 이러한 직무발명의 정의를 대학교수에 적용하면, 대학교수가 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 대학의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 대학교수의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 직무발명이라 할 수 있다.

대학교수는 일반적으로 대학과 체결한 교수 임용계약에 따라 학생을 교육, 지도하며 연구업무를 수행하는 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 발명진흥법상 “종업원등”의 지위에 있으며, 그 연구업무는 대학 및 교수의 직무범위에 속하게 되므로, 대학교수의 발명이 직무발명인지 여부는 “대학교수의 현재 또는 과거의 직무에 속하는지 여부”, 즉 “직무관련성 여부”가 쟁점이 된다.

대학교수의 발명과 직무관련성을 판단함에 있어서, 일반적으로 해당 대학교수의 전공분야를 기준으로 판단할 수 있으나, 대학교수는 헌법상 보장되는 학문의 자유가 있어 자신이 연구할 주제를 직접 선정하여 연구를 수행할 수 있다는 점, 대학교수가 반드시 소속 학과의 전공에만 한정하여 연구를 수행하지 않는 경우도 많으며, 학계의 동향을 살펴보면 인문학과 물리학 간의 공동연구 등 학제간의 융복합연구까지 다양하게 이루어지는 등 대학교수의 연구분야가 관련분야까지 확대되고 있는 점, 판례가 직무관련성의 의미에 대해서 “직무발명에 관한 규정인 구 특허법 제17조 제1항의 “그 발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것”이라 함은 피용자가 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조)”라고 판시하고 있는 점 등을 고려하면, 이때의 “전공분야”라 함은 해당 대학교수의 소속학과나 담당하고 있는 교수과목의 의미가 아니라, 해당 대학교수가 교수의 지위에서 수행할 수 있는 연구분야를 모두 포괄하는 것이라 할 수 있다.

따라서 대학교수가 한 발명의 직무관련성을 판단함에 있어서, 단순히 해당 대학교수가 속해 있는 학과 및 교수의 전공에만 한정해서 해석·판단하는 것은 타당하지 않으며, 해당 대학교수가 수행하는 것이 기대되는 연구분야 또는 연구업무를 기준으로 하는 것이 필요하다.

또한, 발명진흥법 제2조 제2호의 해석상, 대학교수 등이 현재에 연구하고 있는 성과는 물론이고 과거에 연구한 발명도 직무발명에 해당할 수 있으므로, 대학교수가 과거에 연구한 내용, 해당 연구와 관련한 기술의 변화 추세, 해당 대학교수가 대학에 재직한 기간에 체득할 수 있었던 지식과 경험 등을 종합하여 과거의 연구 성과가 현재의 발명의 완성에 상당한 역할을 하였다면 이에 대해서 직무관련성을 인정하고 직무발명으로 인정할 수 있을 것으로 보인다.

판례도 교수의 직무발명과 관련하여, 아래에서 보는 바와 같이, 교수라는 지위 및 학교로부터 연구의무가 부여된 학문과의 연관성을 기초로 직무발명 여부를 판단하고 있는 것으로 보인다.

(ⅰ) 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합503394 판결 : (피고는 이 사건 발명의 특허와 관련된 내용으로 어느 곳에서도 연구비를 지원받지 않았으며, A대학교 연구시설을 이용하여 연구하지도 않았으므로, 이 사건 발명은 피고의 직무에 관하여 발명된 것이 아니라고 주장하는 사건) 아래와 같은 점을 종합해 보면, 피고가 한 이 사건 발명은 피고가 A대학교 교수로서 그 직무에 관하여 발명한 것으로서 발명진흥법 제2조 및 이 사건 지식재산권 규정 제3조 제2호 ‘가’목이 규정한 직무발명에 해당한다고 봄이 상당하다.

① 피고는 A대학교 농학과(C과) 교수로서 A대학교로부터 전임교수의 지위와 연구실을 제공받으며 이와 관련한 연구와 강의 업무를 부여 받았다.

② 이 사건 발명은 ‘오미자 과즙의 신맛과 쓴맛을 약하게 하고, 맛과 빨강색의 기호도를 높이기 위하여 천연생물소재를 탐색하여 여러 작물의 열매 중 오디과즙을 적정 비율로 혼합한 것이 기호도가 높고 항산화성의 혼합효과 및 저장성이 높았다’는 연구 결과를 토대로 한 것이다.

③ 그런데 피고의 강의 학문인 작물생리학은 ‘작물의 생장과 발육과정에서 일어나는 모든 생리현상, 그리고 품종·환경 및 재배방법에 따라 변화하는 현상의 원인을 규명하는 학문’이므로, 여러 작물의 특성에 대한 이해를 배경으로 한 이 사건 발명과 밀접한 관련이 있다.

④ 농촌진흥청이 2004년 A대학교를 약초특화사업 수행자로 선정하자 피고는 위와 같은 학문적 연관성으로 인해 G사업단 단장을 맡으면서 그 무렵부터 이 사건 발명의 주요원료인 오미자에 관하여 선행 연구를 할 수 있는 기회가 주어졌고, 그 중 농촌진흥청 특화품목 연구개발비 및 H사업단 연구개발비의 지원에 의해 “I”등 연구를 수행하였다. 피고는 위 연구과정에서 오미자 가공상품의 품질 향상을 위해 오미자의 색깔을 내는 화합물에 대해 분석을 실행하였고, 그 과정에서 복분자, 흑미, 검정콩, 크랜베리, 오디, 블루베리를 실험대상으로 하였다.

⑤ 이 사건 지식재산권 규정은 ‘교직원 등이 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받고 연구과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명’도 직무발명에 포함됨을 명시하고 있고(제3조 제2호 ‘나’목), 이는 교원의 발명이 교직원의 직무에 속하는 발명의 범주를 구체화해 놓은 것이라 할 것인데, 이 사건 발명은 위 연구과제 수행의 직접적인 결과는 아니라 할지라도, A대학교 교수라는 지위 및 A대학교로부터 연구의무가 부여된 학문과의 연관성에 의해 부여된 선행 연구에 상당부분 기반한 연구라고 보인다.

⑥ 발명진흥법 제2조가 규정하는 ‘발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속한다’는 의미는 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻하는데(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조), 앞서 인정한 사실관계에 의하면, 피고의 이 사건 발명은 A대학교가 원고에게 부여한 직무내용과 책임범위로 보아 발명이 기대되는 범위라고 볼 수 있다.

(ⅱ) 대전지방법원 2008. 11. 6 선고 2007가합2699 판결 : (원고는 소속 교수를 임용할 때 ‘과학기술원 재직중의 모든 발명 및 발견사항에 대하여 과학기술원 또는 그 지정인에게 이를 공개하며 또한 양도할 것에 동의하고, 그 절차에 협력한다.’는 내용의 교수임용계약서를 작성, 원고는 직무발명으로 인한 특허권 등의 권리귀속에 관하여 다음과 같은 직무발명규정을 두고 있다. 제3조 (권리의 승계) ① 과학기술원은 이 규정이 정하는 바에 따라 발명의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한다. ② 교직원 등 이외의 자와 공동으로 이루어진 직무발명의 경우 관련 규정 및 상호간의 협약에 의하여 그 권리를 결정한다.) 살피건대, 원고는 과학기술연구와 수행 등을 목적으로 설립되었고, 소속 교수 등에게 연구업무에 집중할 수 있도록 그 시설을 지원하여 직무발명의 상용화를 위한 창업이 제도화된 점, 원고 소속 교수 등의 직무발명으로 인한 특허권 등은 대부분 원고 명의로 출원되고, 이는 교수임용계약서와 직무발명규정에 명시되어 있는 점, 김○국은 원고 소속 교수로서 생명과학 분야의 연구에 대한 직무상 책임이 있어 이 사건 발명과 같은 연구를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우라고 보이는 점, 1차 발명은 생명과학분야에서 생리활성물질의 상호작용에 탐색 시스템에 관한 발명으로서 김○국의 직무범위에 속하고, 원고 소속 연구원 및 장비 등의 지원으로 발명된 점 등에 비추어 보면, 1차 발명은 성질상 원고의 업무에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 김○국의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것이므로 직무발명에 해당한다.

(ⅲ) 특허법원 2017. 11. 24 선고 2017나1995 판결 : 피고는 1991. 3. 1. 충청대학교 기계설계과 조교수로 임용된 이후 2014. 9. 12.까지 충청대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직하였던 사실, 이 사건 특허발명은 ‘세안용 이지 클렌징 티슈’에 관한 발명으로 일회용 물티슈로 사용되는 스킨 티슈용 펄프지에 세안액과 피부 컨디셔닝제 등을 함침하여 세안하도록 하는 것을 기술적 특징으로하는 것이어서 기술분류상 섬유나 화학 분야, 용도상으로 화장품 분야에 속하는 발명인 사실은 앞서 인정한 바와 같은바, 위 인정사실을 종합하면, 피고가 교수로서 수행하는 연구 또는 강의 업무와 관련하여 피고가 기계 분야에서 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것은 당연히 예정되거나 기대되는 경우라고 볼 수 있으나, 피고가 섬유나 화학 또는 화장품 분야에까지 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

이상의 점을 종합할 때, 발명진흥법상 직무발명이 성립하기 위한 요건으로서 대학교수의 직무관련성은, 해당 대학교수의 연구 및 강의 학문 분야를 기초로 그에 관한 연구내용 및 성과나 학문적 지식이 쟁점 발명을 도출하는 데 상당한 영향을 주었거나, 기술적·학문적 관련성이 있는 경우로서 쟁점 발명의 창출을 기대할 수 있는지 등을 기준으로 판단하는 것이 타당하다.

그런데, 대학교수가 창업기업에 겸직하는 경우, 해당 겸직교수는 창업기업의 종업원으로서의 지위와 대학의 종업원으로서의 지위를 겸하게 되고, 해당 겸직교수의 발명이 창업기업의 직무발명에 속하는 것인지, 아니면 대학의 직무발명에 해당하는지 여부가 문제된다.

겸직교수가 한 발명의 경우에도 위에서 본 바와 동일하게 직무발명 여부를 판단할 수 있을 것이다. 겸직교수의 발명이 대학교수의 직무에 대해서만 직무관련성이 인정되는 경우에는 해당 대학의 직무발명에 해당하고, 겸직교수의 발명이 창업기업의 종업원으로서의 직무에 대해서만 직무관련성이 인정되는 경우에는 창업기업의 직무발명에 해당하며, 만약 겸직교수가 한 발명이 대학교수의 직무와 창업기업의 종업원으로서의 직무와 각각 직무관련성이 있는 경우에는 대학과 겸직기관 모두의 직무발명으로 인정될 수 있다.

따라서 겸직교수의 직무발명이 대학교수의 직무에 대해서만 직무관련성이 인정되는 경우에는 그 직무발명에 대한 권리는 소속 대학의 직무발명 규정에 따라 해당 대학 산학협력단에 귀속되고, 창업기업의 직무에 대해서만 직무관련성이 인정되는 경우에는 그 직무발명에 대한 권리는 창업기업의 직무발명 규정에 따라 해당 창업기업에 귀속된다.

만약 겸직교수의 직무발명이 대학교수의 직무와 창업기업의 종업원으로서의 직무와 각각 직무관련성이 인정되는 경우에 그 직무발명에 대한 권리는 대학과 창업기업 사이의 별도의 협의가 없는 경우에는 대학과 창업기업의 공유로 귀속된다.

발명진흥법 제14조는 직무발명이 제3자와 공동으로 행해진 경우 사용자등은 그 발명에 대한 종업원등이 가지는 권리의 지분을 가진다고 규정하고 있는데, 겸직교수의 직무발명에 대해서 둘 이상의 기관이 공유하는 경우에 위 규정들을 유추적용할 수 있다 할 것므로, 결국 대학과 창업기업의 해당 직무발명의 창출에 대한 기여도에 따라 각자가 승계하는 지분이 결정되어야 할 것이다. 이때 각 기관의 기여도는 겸직교수의 각 기관에서의 소속 정도, 발명이 완성되는 과정에서의 각 기관의 기여 정도를 고려하여 최종적으로 특허를 받을 수 있는 권리의 지분이 정해지게 될 것이다, 만약 양 기관의 기여도를 결정할 수 없거나 별도의 협의가 없는 경우에는 민법 제262조에 따라 대학과 창업기업의 각 지분은 균등한 것으로 추정된다.