법무법인 다래
효율적인 거절이유(OA) 대응방법
- 조회수
- 925
- 작성일
- 2024.04.22
박진석 파트너 변리사
특허출원을 진행하다 보면 대개 1회 이상의 거절이유(OA: Office Action)을 특허청 심사관으로부터 통지된다. 이러한 거절이유에 대해 답변 기한 이내에 보정서 또는 의견서를 제출하지 않으면 해당 특허출원은 최종 거절결정을 받게 된다.
이러한 심사관의 거절이유에 올바른 대응을 하지 않으면 특허등록을 받을 수 없을 뿐 아니라 설령 등록을 받는다 하더라도 권리범위가 매우 제한되거나 좁은 특허를 받게 될 것이다.
이하에서는 심사관의 거절이유에 어떻게 대응하는 것이 특허 획득에 바람직한지와 관련하여 몇 가지 방안을 제안한다.
먼저, 심사관의 거절이유를 읽고 의도를 정확히 파악할 필요가 있다. 이를 위해 거절대상이 된 청구항과 거절이유를 비교하여야 한다. 즉, 심사관이 지적한 부분을 중심으로 신규성, 진보성 등에 기초하여 거절의 근거한 된 선행 문헌의 내용을 파악하고 해당 청구항과 인용 선행문헌의 구성을 구체적으로 대비하여야 한다. 출원인 입장에서는 선행문헌에 개시되지 않은 사항을 중심으로 청구항을 보정할 수 있도록 선행문헌과 차별화되는 출원발명의 기술적 특징을 찾도록 노력하여야 한다. 이 경우, 심사관이 지적하지 않은 선행문헌의 내용을 언급할 필요는 없으며, 판례 등 법리적 주장보다는 기술적 쟁점에 대한 주장을 중심으로 의견을 개진하는 것이 좋다. 또한, 필요한 경우, 과학적 사실자료, 실험 데이터 등을 추가 증거로 제출할 수도 있다.
보정서와 같이 제출되는 의견서에는 심사관의 판단이 잘못되었다는 내용을 중심으로 객관적으로 사실 위주로 작성하는 것이 바람직하다. 보정에 의한 신규사항(new matter) 추가에 유의하여야 하는데 특히 유럽특허청(EPO)의 경우, 신규사항이 매우 엄격하게 적용되므로 유의하여야 한다.
드물기는 하지만 심사관이 OA에 대해 보정안을 제안하는 경우도 있다. 이러한 심사관의 보정안에 동의하는 경우, 특허등록 결정으로 이어지는 경우가 대부분이다. 다만, 심사관의 제안에 동의하지 않는다면 여전히 심사관의 판단에 오류가 있음을 구체적이고 논리적으로 주장할 필요가 있다.
해외 출원에 대한 OA 대응시에는 현지 대리인과의 협력이 필수적이다. 즉, 비용 문제 때문에 현지의 법리를 잘 아는 현지 대리인의 도움없이 모든 것을 국내의 판단으로 해결하려 하는 경우, 오히려 불필요한 OA의 추가 발생으로 비용이 추가되는 사례가 발생할 수도 있다. 따라서, 출원 대상국가의 특허법과 제도에 밝은 현지 전문가를 신뢰하고 최종 보정안 및 워딩은 현지 대리인이 체크하도록 하되, 선행문헌과의 기술적 차이점 등 진보성 주장의 근거 제공은 국내에서 하는 방식으로 역할분담을 하는 것이 좋다. 또한, 현지 대리인에게 출원인이 사업화하려는 구체적 제품이나 경쟁자의 제품을 알려주면 이를 기초로 청구항의 보정안에 반영할 수 있다. 이처럼 현지 대리인과 국내 출원인 간의 협력을 통해 불필요한 거절이유를 줄이면 시간과 비용을 절감하고 중복된 노력을 방지할 수 있어 효율적이다.
만약, 출원인이 출원에 대해서 심사관과 상담을 원할 경우, 심사관 면담을 신청할 수 있다. 면담은 대면 면담, 영상 면담, 전화 등의 방식이 있는데 아무래도 대면 면담이 효율적이며, 간단한 사안에 대해서는 전화를 통해 출원인(대리인)과 심사관 간의 협의를 진행할 수 있다. 일반적으로 심사관 면담이 권장되는 경우란, 출원인이 특정 상황에서 절차의 진행 방식 등과 같은 절차상의 문제에 대한 질문이 있는 경우, 특정 쟁점에 대하여, 혼동이 있는 경우, 기재 불비 관련 거절 이유를 극복하기 위한 보정안에 대해 논의하고자 하는 경우 등이 있을 것이다.
마지막 한가지 주의할 점은, 심사관의 거절이유에 대응하여 의견서, 보정서를 제출하는 과정에서 출원인의 의견서 상의 서면 주장이 추후 침해소송 등에서 특허권의 권리범위를 제한하거나 특정한 영역의 권리를 의도적으로 포기한 것으로 간주되는 소위 금반언으로 해석될 여지가 있다는 점이다. 이를 염두에 두고, 보정서, 의견서 작성 시에는 심사관이 인용한 선행기술과의 차별성에 초점을 맞추되, 거절이유 극복과는 상관없는 불필요한 주장으로 인해 추후 권리가 제한 해석되는 일이 없도록 유의하여야 할 것이다.
위에서 살펴본 바와 같이, 심사관의 부정적인 특허성 의견에도 실망하지 않고 선행기술과 차별화되는 보정서와 이를 뒷받침하는 설득력 있는 의견서를 작성하여 제출한다면 심사관의 기존 거절이유는 극복될 것이고 특허등록을 받게 될 것이다.