법무법인 다래
특허법원 2023. 7. 18. 선고 2022허6556 판결 - 김창균 변리사
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- 394
- 작성일
- 2023.12.18
1. 사건 개요
이 사건의 원고는 분수장치를 시공하는 업체입니다. 원고는 약 15년 전에 모 지자체에서 발주하는 공사(*** 분수장치가 공사의 일부로 포함)에 낙찰된 업체의 하청을 받아 *** 분수장치를 시공하였습니다. *** 분수장치의 설계는 발주처인 지자체의 의뢰로 제3의 설계전문기관이 수행했고, 지자체는 발주 당시 설계도를 제공했으며, 원고는 지자체로부터 제공받은 설계도에 근거하여 시공했습니다. *** 분수장치가 준공된 지 몇 개월 후에 원고는 *** 분수장치에 적용된 기술과 상당히 유사한 기술에 대하여 특허출원을 하여 특허등록을 받았습니다(이하 ‘이 사건 특허’라고 합니다).
이 사건 특허의 출원일로부터 약 15년이 경과한 후에 원고는 이 사건의 피고에 대해 이 사건 특허에 근거하여 권리범위확인심판을 청구하였습니다.1)
피고는 이에 대응하여 이 사건 특허에 대한 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 피고의 청구를 받아들여 이 사건 특허를 무효로 한다는 심결을 하였습니다. 특허심판원에서 이 사건 특허가 무효라는 결론에 이른 주요 근거는 이 사건 특허가 원고가 특허출원 전에 시공한 *** 분수장치와 별다른 차이가 없다는 것이었습니다. 원고는 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원에서는 아래와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하였습니다.
2. 쟁점 및 특허법원의 판단
이 사건의 쟁점은 원고가 특허출원 전에 시공한 *** 분수장치에 대한 입증여부였습니다. 원고의 홈페이지에는 *** 분수장치가 자신의 시공실적이라고 기재되어 있었고 준공된 연도도 기재되어 있었으므로 *** 분수장치가 이 사건 특허의 출원 전에 원고에 의해 시공된 것임에는 다툼의 여지가 없었습니다.
다만, 이 사건 특허는 분수장치의 세부 구조에 대한 것이고, 원고가 시공한 *** 분수장치는 준공된 지 약 15년이 지나 시공 당시의 구체적인 구조를 입증할 자료가 충분하지 않다는 것이 쟁점이었습니다.
피고는 *** 분수장치의 시공 당시에 촬영된 공사 현장 사진을 입수해 증거로 제출했고, 원고는 증거로 제출된 사진에는 공사명, 공사기간, 촬영일자 등에 대한 정보가 없으므로 선행발명으로 삼을 수 없다는 취지의 주장으로 대응했습니다. 이에 피고는 사진의 배경에 보이는 일부 특이점들을 활용해서 증거 사진들이 *** 분수장치의 공사 당시 사진임을 입증하려고 노력했습니다.
예를 들어, 증거 사진의 배경에 보이는 건물, 증거 사진에 나타난 공사 현장의 공터 형상 및 주변 나무들의 배치 형태 등에 기초하여 당시 공사 현장의 위치를 찾아냈고, 해당 위치를 방문하여 증거 사진이 찍힌 구도와 유사한 구도로 사진을 촬영한 후 증거 사진과 대비하였습니다. 증거 사진과 유사한 구도로 촬영할 때는 배경으로 보이는 물길의 형태, 산봉우리와 산골짜기의 특징이 대비되도록 했고, 배경으로 보이는 건물이나 큰 바위 등과 같이 특이한 형태의 구조물이 있는 경우 이 또한 잘 대비되도록 했습니다. 이런 방식으로 증거 사진 중에서 배경이 보이는 사진들은 현재의 사진과 대비하면서 증거사진이 *** 분수장치가 설치된 호수 인근에서 촬영된 것임을 밝힐 수 있었습니다.
특허법원에서는 증거 사진에 대해 ‘원고는, 피고가 선행발명 8의 공사 과정에서 촬영되었다고 주장하면서 이 사건 심결에서 또는 이 법원에 제출한 사진들은 공사명, 공사기간, 촬영일자 등에 관한 정보가 없어 *** 분수장치 설치공사에 관한 사진이라고 볼 수 없으므로, 선행발명 8이 이 사건 등록발명의 출원 전에 공지되거나 공연히 실시되었음을 뒷받침하는 증거로 사용할수 없다는 취지로 주장하나, ① 영상에 나타난 현수막에 표시된 *** 분수장치 설치공사의 시행기간, 시행청, 시공자 등의 내용이 입찰 결과와 일치하는점, ② 위 영상 중 일부에는 *** 분수장치가 설치된 주변에 위치한 건물, 산봉우리나 산골짜기 등이 나타나 있는 점에 비추어 위 영상은 *** 분수장치가 위치한 호수 인근에서 촬영한 것으로 보이는 점, ③ 각 영상에 나타난 분수대는 본체 또는 본체 일부의 형태가 일치하는 점, ④ 원고는 *** 분수장치 설치공사에 참여하였음에도 시공 당시 모습이 위 영상과 다르다는 것을 뒷받침할 만한 별다른 자료를 제출하지 않고, 달리 피고가 위 사진들을 위․변조하였다고 볼만 한 아무런 자료도 없는 점 등을 종합하면, 피고가 제출한 위 사진들은 *** 분수장치 설치공사 관련 사진이라고 확인된다.’라는 취지로 판시하며 피고가 제시한 사진들에 대해 선행발명으로서의 적격성을 인정하였습니다.
3. 맺음말
원고는 특허법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고하였으나 원고의 상고는 기각되어 특허법원의 판결은 확정되었습니다.
이 사건에서 원고는 자신이 직접 설계한 것도 아니고 발주처인 지자체에서 제공한 설계도에 근거하여 시공한 것임에도 불구하고 공사가 완료된 후 해당 기술에 대해 특허출원하고 등록받은 후 15년이 지나 이 특허를 활용하여 경쟁사인 피고에 권리를 행사하려고 한 것으로 보입니다.
피고는 *** 분수장치의 시공 당시의 자료를 최대한 수집하려고 하였으나 시간이 오래 지난 관계로 증거 자료의 수집이 원활하지는 않았습니다. 그러나 피고는 입수된 공사현장 사진 내에 나타난 배경의 특이점들을 최대한 활용하여 증거 사진이 *** 분수장치의 공사 당시의 사진임을 입증하려고 노력한 반면, 원고는 *** 분수장치를 자신이 시공했음에도 불구하고 시간이 오래지나 자료가 모두 소실되었다는 이유로 별다른 반박 자료를 제출하지 않으면서 피고가 제출한 증거 사진의 증거력이 부족하다는 취지로만 대응한 점 등이 판결에 고려된 것으로 보이는 바, 이 사건은 증거 자료에 다소 부족한 부분이 있더라도 사실관계를 밝히기 위해 노력을 다한 것이 재판 결과에 긍정적인 영향을 미친 사례로 볼 수 있습니다.
이 사건의 승소는 이러한 노력을 통해 피고가 특허권자의 부당한 권리행사에 의해 피해를 입는 것을 막았다는 점에서 의의가 있다 할 것입니다.
1) 원고가 청구한 권리범위확인심판은 확인대상발명의 특정 미비를 이유로 심결 각하되었고, 원고는 권리범위확 인심판의 심결에 대해서는 불복하지 않았습니다.
변리사 김창균